זכות קניינית מול זכות חוזית


פסק דין

1. כללי

התובעת מזה והנתבעים מזה עושים שימוש בשם ובסימן המסחרי "ROTANA" (להלן גם: סימן המסחר). בתביעה ובתביעה שכנגד מבקש כל אחד מהצדדים ליתן לו את השימוש הבלעדי בסימן המסחר. התובעת היא בעלת הסימן המסחרי הרשום בישראל והנתבעים הם בעלי הסכם הפצה עם בעלת הסימן המקורי (הזהה) בערב הסעודית.


שנינו במשנה (בבא מציעא, פרק א', דף ב', א' משנה):



"שנים אוחזין בטלית, זה אומר אני מצאתיה וזה אומר אני מצאתיה, זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי, זה ישבע שאין לו בה פחות מחציה וזה ישבע שאין לו בה פחות מחציה, ויחלוקו ".


השאלה היא מה הדין בתביעה שבפניי, האם זכות השימוש נתונה לשני הצדדים "ויחלוקו" או שמא רק לאחד מהם.


2. עיקרי העובדות שלעניין

התובעת והנתבעת שכנגד (להלן: התובעת) היא תאגיד ישראלי העוסק בייצור ושיווק קלטות שמע (אודיו), והיא בעלת הזכויות בסימן המסחר הרשום בישראל "ROTANA" המשמש לסימון הקלטות ותקליטורי השמע שהיא מייצרת (להלן: סימן המסחר הרשום). הנתבעת 1 גם היא תאגיד העוסק בייצור קלטות שמע, כאשר הנתבע 2 הנו מנהלה. הנתבעים והתובעים שכנגד (להלן: הנתבעים) עושים שימוש בסימן המסחר "ROTANA" מכח הסכם הפצה שכרתה הנתבעת 1 עם החברה הסעודית "רותנא, חברה לקלטות וידאו, אודיו לפרסומת ופרסום בע"מ" (להלן: חברת רוטנא הסעודית או החברה הסעודית).


קלטות השמע שמייצרת התובעת נמכרות תחת הסימן המסחרי "ROTANA" החל משנת 1996. אריזות הקלטות מאופיינות בשילוב סימן המסחר "ROTANA" בצורת כינור עם המילים "ROTANA" באנגלית ובערבית. התובעת הגישה בקשה לרישום סימן המסחר ביום 30.7.1997, כאשר הסימן אושר לרישום כסימן 113937 על פי תעודה מיום 7.9.1999. סימן המסחר הרשום על שם התובעת זהה לחלוטין לסימן המסחר שבבעלותה של חברת רוטנא הסעודית.


ביום 12.7.2001 הוצא כנגד הנתבעים צו מניעה זמני, לפיו נאסר עליהם לעשות כל שימוש בסימן המסחר. ביום 30.10.2001 הגישו הנתבעים בקשה לביטול צו המניעה הזמני ובקשה זו נדחתה על ידי בהחלטה מיום 8.1.02. במסגרת קדם משפט שהתקיים ביום 23.4.02 הגיעו הצדדים להסכמה דיונית לפיה יבוטל צו המניעה הזמני שניתן נגד הנתבעים.


השאלה המשפטית בתיק זה היא כאמור, האם רשאים שני הצדדים לעשות שימוש בסימן המסחר "ROTANA" או שהזכות נתונה רק לאחד הצדדים.


הצדדים התבקשו לסכם בכתב בשאלה משפטית זו, בנתונים הבאים: לתובעת סימן מסחר רשום "ROTANA" בישראל; לנתבעת זכויות הפצה מכח הסכם עם החברה הסעודית; לחברה הסעודית סימן מסחר "ROTANA" רשום בסעודיה.


3. טענות הצדדים

3א. טענות התובעת

התובעת טוענת שבהתנגשות בין הזכות הקניינית שלה כבעלת סימן המסחר הרשום לבין הזכות החוזית של הנתבעים, ידה של הזכות הקניינית על העליונה.


בנוסף, טוענת התובעת כי השימוש של הנתבעים בסימן המסחר מהווה הפרה של זכותה הקניינית בסימן המסחר, שכן מדובר בשימוש בסימן מסחר זהה לחלוטין לעניין מוצרים מאותו הגדר, קלטות השמע.


עוד התובעת טוענת כי לחברה הסעודית עצמה, על ההסכמים עמה נסמכים הנתבעים, אין מעמד מבחינה משפטית על פי פקודת סימני המסחר, מאחר ולא רשמה את סימן המסחר שלה בישראל. מוסיפה התובעת וטוענת כי שיטת סימני המסחר בארץ הנה שיטה טריטוריאלית המאפשרת רישום סימן מסחר הזהה לסימן מסחר של חברה בינלאומית, אלא אם מדובר בסימן מסחר מפורסם. לטענתה, על פי המבחנים הנהוגים בעולם, סימן המסחר של החברה הסעודית אינו סימן מפורסם בעל אופי גלובאלי ולכן אינו מזכה את החברה הסעודית, ובוודאי שלא את הנתבעים, בהגנה כלל עולמית.


התובעת מוסיפה שבמקרה זה לא מתקיימות נסיבות המצדיקות להעניק לנתבעים זכות שימוש בסימן המסחר במקביל לתובעת, כדרישת סעיף 30(א) לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], תשל"ב-1972 (להלן: פקודת סימני מסחר או הפקודה). זאת בעיקר לאור העובדה שאף אם החברה הסעודית עצמה היתה מגישה את התביעה, דינה היה להידחות על הסף.


בנוסף, טוענת התובעת כי ייפוי הכח שניתן לנתבעים מאת החברה הסעודית לשם ניהול הליכים משפטיים כנגד התובעת מוגבל ליצירה אחת בלבד, ורק לגביה הנתבעים רשאים לנהל הליכים משפטיים במקום החברה הסעודית.


3ב. טענות הנתבעים

הנתבעים טוענים כי על פי סעיף 48 לפקודת סימני מסחר, רשאית החברה הסעודית להעביר את זכויותיה בסימן המסחרי לנתבעת 1 ולהתיר לה לעשות בהן שימוש.


הנתבעים טוענים שלתובעת, לעומת זאת, מעולם לא היתה זכות לעשות שימוש בסימן המסחר הרשום וכי הרישום נעשה בתרמית ושלא כדין. לטענתם, הרישום מטעה את קהל הצרכנים בכך שהוא גורם להם לחשוב שהקלטות מיוצרות על ידי התובעת בעוד שהיצרנית האמיתית היא חברת רוטנא הסעודית. לכן, טוענים הנתבעים כי הם הגישו בקשה למחיקת סימן המסחר הרשום, הליך התלוי ועומד בפני רשם סימני המסחר.


הנתבעים מוסיפים וטוענים כי היעדר זכותה של התובעת לעשיית שימוש בסימן המסחר מושתתות על פני קשת רחבה של דינים כלליים: ראשית, מדובר בהלכות מסחר בלתי הוגנות כמשמעותן בחוק העוולות המסחריות, התשנ"ט-1999 (להלן: חוק העוולות המסחריות). שנית, השימוש בסימן המסחר מהווה הפרת זכויות יוצרים ומבצעים של החברה הסעודית, בניגוד לפקודת זכויות יוצרים, לחוק זכויות יוצרים 1911 ולחוק זכויות מבצעים ומשדרים, תשמ"ד-1984. שלישית, מעשי התובעת מהווים גזל ושקר מפגיע על פי סעיפים 52 ו-58 לפקודת הנזיקין.


הנתבעים אינם חולקים על כך שבעלות בסימן מסחר רשום מהווה זכות קניינית, אלא שהם טוענים שהפגיעה בזכות הקניינית של התובעת בענייננו, עומדת בפסקת ההגבלה שבסעיף 8 לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. שכן, ההגבלות המוטלות בחוק היסוד על זכות הקניין נועדו למנוע פגיעה בערכים ובזכויות הנתונים לאחרים. לכן, אף אם רישום סימן המסחר היה נעשה כדין, הרי שיש להגביל את זכות התובעת מלעשות שימוש בזכות הקניינית שרכשה מאחר והוא פוגע בזכויותיו הקנייניות המוכחות של אחר. קל וחומר כאשר זכות הקניין נרכשה שלא כדין.


הנתבעים טוענים שבמידה ובית המשפט לא ימצא הצדקה להגביל את זכות התובעת בסימן המסחר, יש לאפשר לנתבעים שימוש מקביל בסימן המסחר עד לבירור הבקשה למחיקת סימן המסחר. לטענתם, בתי המשפט בארץ כבר הכירו בזכות יבואן לעשות שימוש מקביל בסימן מסחר רשום, כל עוד מדובר במסחר "סחורה אמיתית", וזכותם לעשות שימוש מקביל בסימן המסחר נובעת גם משיקולי שוק חופשי, חופש העיסוק ומניעת מונופול.


4. מהותו של סימן המסחר

שימוש בסימני מסחר נעשה בכל שלבי המסחר. יצרנים ומשווקים מזה וצרכנים מזה עושים שימוש בסימן המסחר לזהות, להזמין, לפרסם, לרכוש ולקנות מוצרים ושירותים. סימן מסחר מבחין בין מוצריו של בעת סימן המסחר לבין המוצרים המתחרים (באותו ענף וגם, כפי שאפרט, בענפים אחרים). רישום סימן המסחר מאפשר לבעל סימן המסחר להגן על המוניטין שייצר למוצרים מתוצרתו. סעיף 1 לפקודת סימני המסחר קובע זאת בהגדירו סימן מסחר כך: "סימן המשמש או המיועד לשמש לאדם לעניין הטובין הוא מייצר או סוחר בהם". מטרתו של סימן המסחר היא להביא את ציבור הצרכנים, בעת החשפו לסימן, לקשר את הסימן לסחורה ממקור מסוים, בעל איכויות מסוימות. כפי שציינה פ' פרידמן, במאמרה "גניבת עין: הגנתו (החלקית) של המתחרה המסחרי כנגד פרסומת כוזבת של יריבו", הפרקליט, ל"ה, 338 ,333) כי:



"הגישה המודרנית הינה שהסימן בא לציין לפני הלקוחות שהמוצר שלפנינו בא ממקור - שיכול להיות אנונימי לקונה - אשר ממנו הגיעו טובין אחרים שנשאו את אותו סימן מסחר, והסימן למעשה בא לזהות את היות הטובין האלה משביעי רצון מבחינת הלקוח, או לסמל עבורו באופן תמציתי את מפרט התכונות והאיכויות שהמוצר עשוי לכלול, בצרוף הכח המצטבר של הפרסומת שהושקעה במוצר".


הערך הכלכלי של סימן המסחר נובע מכך שציבור הצרכנים נוטה לייחס לסימן המסחר משמעות בנוגע לטיבו איכותו וערכו של המוצר המזוהה ע"י סימן המסחר. סימן המסחר מגלם את תדמיתו של המוצר ומרמז על מכלול התכונות הטמונות במוצר. צרכנים נוטים לפתח נאמנות למוצרים המוכרים להם ולהסתמך על סימן המסחר מבלי לבחון מחדש בכל פעם את תכונות המוצר ולהשוותו למוצרים דומים. הסימן מקל על הצרכן להתמצא בשוק המוצרים, ולהתבסס על בדיקות קודמות שערך (ראו: A. Firth, Trade Marks. The new Law (UK, 1995), par. 1.11, P. 4 ( להלן: A. Firth, Trade Marks; עוד ראו: ע' פרידמן, סימני מסחר (תל-אביב, 1998), סעיף 1.2, עמ' 26 (להלן: ע' פרידמן, סימני מסחר)).


ה-European Court of Justice עמד על החשיבות שבסימן המסחר המאפשר לצרכנים להבחין בין מוצרים בעלי מקורות ואיכויות שונים, ומכאן הצורך כי רק ליצרן או למפיץ של אותם מוצרים תהיה הזכות לעשות שימוש בסימן המסחר.


בפסק הדין SA-Cnl Sucal v. Hag [1990] 3 CMLR 571` [1991] FSR 99, נאמר:


“Consequently, as the court has stated on many occasions, the specific subject matter of a trade mark right is to grant the owner the right to use the trade mark…. To determine the exact effect of this exclusive right which is granted to the owner of the mark, it is essential to take account of the essential function of the mark, which is to give the consumer or final user the guarantee of the identity of the origin of the marked product by enabling him to distinguish, without any possible confusion, that product from others of a different provenance.”



בעבר, טרם הסדרת תחום זה של סימני המסחר בחקיקה ייחודית, נעשה שימוש בעוולה של גניבת עין בתחילת התפתחותה כדי להגן על השימוש בסימן מסחר. המטרה הייתה זהה – לאפשר לבעל סימן מסחר שטרח בביסוס המוצר והמוניטין לו, ליהנות מפרות עמלו ולא לאפשר למתחרים לעשות שימוש בלתי הוגן באותו סימן מסחר (להיסטוריה של ההגנה על סימני מסחר, ראו: A. Firth, Trade Marks, ch. 3, P. 27). על מנת להגביר את הוודאות בתחום השימוש בסימני מסחר, על מנת לשפר את ההגנה על בעלי סימנים מסחריים ועל מנת לאפשר יצירת סימן מסחר ע"י רישומו, נקבעה שיטה לרישום סימנים מסחריים בפקודת סימני המסחר (יש לציין כי ישנן שיטות משפט בהן ניצן לרשום רק סימני מסחר שהוכח כי המבקש עשה בהם שימוש מסחרי, ויש אחרות כשיטתנו המאפשרות יצירת סימן מסחרי ע"י רישום. ראו לעניין זה: בג"צ 296/85SEAH SEAK ANTHONY HOW נ' רשם הפטנטים, פ"ד מ (4), 770 ,עמ' 777 שם נאמר: "הפקודה אינה מיועדת, כמו החוקים האנגליים שקדמו לה, לרישום סימנים קיימים, שנוצרו על-ידי שימוש בפועל, אלא ליצירת סימנים על-ידי רישומם").


מטעם זה, היינו, הטרחה שטרח בעל סימן המסחר בפיתוח המוניטין וזיהוי בין סימן המסחר לתוצרתו, וכן לאור הערך הכלכלי הרב הנלווה לסימן המסחר נקבע באנגליה ולאחר מכן גם בארץ, כי הן הזכות למוניטין, הן הזכות בסימן המסחר, הרשום והבלתי רשום (אם עמד בתנאים המתאימים) היא זכות קניינית (ראו: בג"צ 228/65 פרומין נ' פרו-פרו ביסקוויט בע"מ, פ"ד יט(3) 337; בג"צ 296/85 סיאה סיאק האו (אנתוני) נ' רשם הפטנטים, פ"ד מ (4) 770). בבג"צ 460/87FUJI ELECTRONICS MFG. CO . נ' רשם הפטנטים, פ"ד מב(1), 485 ,עמ' 491-492, חזר על כך בית המשפט העליון וקבע: "זכות בסימן מסחר כמוה כזכות בעלות או זכות קניינית" (לסיכום ההלכה בעניין זה ראו: ע' פרידמן, סימני מסחר, סעיף 1.2, עמ' 25).


יתרונו של רישום סימן המסחר הוא בכך שהתובע על פיו לא נדרש להוכיח מוניטין בסימן או סכנת הטעיה של הציבור.


י' וח' קלדרון בספרם, חיקויים מסחריים בישראל (תשנ"ז-1996) (להלן: ספרם של י' וח' קלדרון), בעמ' 141-142, מסבירים את ההבדל בין סימן מסחר רשום לסימן מסחר בלתי רשום כך:


"ההבדל בין השניים מתבטא בכך שבהפרת סימן מסחר רשום התובע לא נדרש להוכיח את זכותו היות שהזכות מגובשת, לכאורה, בתעודת הרישום בעוד שבגניבת עין על התובע להוכיח את זכותו המבוססת על המוניטין שרכש ואת אפשרות ההטעיה של ציבור הלקוחות"....יש חשיבות לרישום הסימן שנבחר עבור העסק היות שבמקרה כזה קמה לעסק זכות מיידית בסימן ואילו הזכות בסימן מסחר בלתי רשום אינה מתגבשת אלא לאחר עבירת זמן ממושכת ועקב שימוש נרחב, הטעונים בכל מקרה של תביעה הוכחה בראיות".


היינו, סימן המסחר מקנה לבעליו זכות שימוש ייחודית בו, ללא צורך להוכיח מוניטין במוצר או סכנה להטעיית הצרכנים של המוצר המתחרה.


5. סימני המסחר בעידן הגלובאלי: הסחר הבינלאומי והמסחר המכוון

אנו נמצאים כיום בעידן המכונה "העידן הגלובלי". כתוצאה מטכנולוגיות חדישות בדמות הלווין, הטלוויזיה, הכבלים המחשב ובעיקר רשת האינטרנט, חשופים הצרכנים, כמעט בכל מקום על פני הגלובוס למוצרים מתוצרת של חברות שונות, שפעמים רבות אינן מפיצות את המוצרים בארץ בה נחשף להם הצרכן. בעידן זה, גם כאן כתוצאה מאותן התפתחויות טכנולוגיות, אנו עדים למסחר בינלאומי נרחב גם בין צרכנים פרטיים וכן בשימוש הולך וגובר במסחר המכוון. השאלה היא, האם בעידן זה, בו נחשפים הצרכנים לסימני מסחר מכל העולם, ואף רוכשים מוצרים הנושאים את אותו סימן מסחר, יש להתחשב בכך כאשר אנו שוקלים רישומו של סימן מסחר או בוחנים את ההגנה שיש להעניק לסימן מסחר שנרשם בארץ.


אמנם, פקודת סימני המסחר היא טריטוריאלית, וחלה על שימוש בסימני מסחר במדינת ישראל (לאחרונה הוחלה גם בשטחי הרש"פ) אולם, הן בעולם, באמנות וחוקים מקומיים, הן הפקודה, הן הפסיקה בנוגע למוניטין בכלל וסימני מסחר בפרט נוטה להתחשב בהתפתחויות הטכנולוגיות הגלובליות בהקשר זה.


5א. סימן מסחר מפורסם

בעולם הכירו בכך כי בשל החשיפה לאמצעי התקשורת, לאינטרנט, והניידות של אנשים בעולם, נחשפים צרכנים מארץ אחת לסימני מסחר ומוצרים הרשומים, מופצים ונמכרים בארצות אחרות. לצורך כך הוכר הצורך, בארגונים בינלאומיים, להגנה בינלאומית על סימני מסחר. כך למשל, במסגרת אירגון הסחר העולמי שישראל חברה בו, נחתמה אמנת פריס בדבר הגנת הקניין התעשייתי, הקובעת כי מדינות חברות יאמצו חקיקה המגינה על סימני מסחר מפורסמים. הגנות נוספות אומצו באמנת מדריד וכן בדירקטיבות של השוק האירופי המשותף (לפירו האמנות והדירקטיבות וניתוחם ראו: A. Firth, Trade Marks, p. 123).


בהקדמה לספר:F.W. Mostert, Famous and Well-Known Marks (London, 1997) (להלן: Mostert, Famous Marks), כותב Proffesor J. T. McCarthyכי כיום קיים צורך בהגנה והכרה בינלאומיים של סימני מסחר:


“ With an increasing volume of global trade and technological advances facilitating international communications, the commercial world is becoming smaller and smaller…The international law doctrine of well-known marks was first incorporated into the Paris Convention in 1925. But the doctrine is especially needed in today’s world of increased global merketing and advertising. Creating a global brand has become much easier with the advent of new, less costly and more accessible lomg-distance communication device…Television broadcasting (and the brand advertising that pays for it) is bcoming more global with the appearance of the sattelite television…Advertising of goods and services on the computer Internet is much less costly and easier… the Internet opens up global advertising to even the smallest merchant…”



לאור ההתפתחויות הללו, המסחר החוצה גבולות פוליטיים ומחסומים פיסיים, הדוקטרינה של סימן המסחר הטריטוריאלי, על אף שהיא מעוגנת בחקיקה המדינתית, הופכת אנכרוניסטית. כיום יש להתרכז, לאור ההתפתחויות עליהן עמדתי דווקא בהגנה הבינלאומית על סימן המסחר .


כאמור, מעל מאה מדינות הכירו בכך בהצטרפן לאמנת פריס להגנה על הקניין התעשייתי. המדינות שהצטרפו לאמנה תיקנו את החקיקה המדינתית, כדי ליתן הגנה לסימני מסחר מפורסמים.


כך למשל, באנגליה חוק סימני מסחר החדש מ-1994 (סעיף 56 ל-Trade Marks Act 1994) קובע לעניין זה כי מי שהוא בעל סימן מסחר המוכר באנגליה, גם אם לא נרשם באנגליה, ואף אם המוצר אינו נמכר באנגליה, זכאי להגנה על סימן המסחר שלו (לניתוח הסעיף באמנה, בדירקטיבות של השוק האירופי המשותף ובחוק האנגלי ראו: A. Firth, Trade Marks, sec. 12.25, p. 119).


בארץ תוקנה הפקודה מאוחר יותר (רק לפני ארבע שנים בשנת תש"ס) וקובעת הגנה לבעל סימן מסחרי המוכר היטב. סעיף 46א לפקודת סימני מסחר קובע לעניין זה:


"46א. שימוש ייחודי בסימן מסחר מוכר היטב [תיקון: תש"ס]



(א) סימן מסחר מוכר היטב אף אם אינו סימן מסחר רשום, יזכה את בעליו בשימוש ייחודי בסימן לענין טובין שלגביהם הוא מוכר היטב בישראל או לענין טובין מאותו הגדר."



סימן מסחרי מוכר היטב מוגדר כך בפקודה:


""סימן מסחר מוכר היטב" - סימן המוכר היטב בישראל בסימן שבבעלות אדם שהוא אזרח מדינה חברה, תושב קבוע בה או שיש לו בה מפעל עסקי תעשייתי פעיל, ואפילו הסימן אינו סימן מסחר רשום בישראל או אין משתמשים בו בישראל; לענין קביעתו של סימן מסחר כסימן מוכר היטב בישראל יילקחו בחשבון, בין השאר, המידה שבה הסימן מוכר בחוגי הציבור הנוגע לענין, והמידה שבה הוא מוכר כתוצאה ממאמצי השיווק."



הסעיף הוסף בשל הצטרפות ישראל לארגון הסחר העולמי ואמנת פריס. הפקודה מגדירה מדינה חברה כ: "מדינת האיגוד או מדינה שהיא חברה בארגון הסחר העולמי" ו"מדינת האיגוד" - מדינה שהיא חברה באיגוד להגנת הקניין התעשייתי מכוח אמנת פריס בדבר הגנת הקניין התעשייתי 2, לרבות שטחי ארץ שהאמנה הוחלה עליהם מכוח סעיף 16 שני לאמנה."ארגון הסחר העולמי" - ארגון הסחר העולמי שהוקם בהסכם שנחתם במרקש ביום 15 באפריל 1994.


כלומר הפקודה מקנה למי שהוכיח כי בבעלותו סימן מסחר "מוכר היטב" את אותו שימוש ייחודי שמקנה הפקודה לבעל סימן מסחר רשום.


בנוסף, הפקודה מונעת רישום סימן מסחרי מוכר היטב על ידי מי שאינו בעל הסימן המסחרי או פועל בשמו או מטעמו. באותה שנה תוקן סעיף 11 והוספו בו מקרים נוספים בהם לא יענה רשם סימני המסחר לבקשה לרישום סימן מסחר:


11. סימנים שאינם כשרים לרישום [תיקון: תש"ס]



סימנים אלה אינם כשרים לרישום:

......
(13) סימן שהוא זהה או דומה עד כדי להטעות לסימן מסחר מוכר היטב אף אם אינו סימן מסחר רשום, לענין טובין שלגביהם מוכר הסימן היטב או לגבי טובין מאותו הגדר;



(14) סימן שהוא זהה או דומה לסימן מסחר מוכר היטב שהוא סימן מסחר רשום, וזאת אף לגבי טובין שאינם מאותו הגדר, אם יש בסימן המבוקש לרישום כדי להצביע על קשר בין הטובין שלגביהם מבוקש הסימן לבין בעל הסימן הרשום ובעל הסימן הרשום עלול להיפגע כתוצאה משימוש בסימן המבוקש.;



ככל שיפרשו את המונח "מוכר היטב" באופן רחב יותר במדינות השונות או מונחים דומים שמטרתם הגנה על מוניטין בינלאומי, תגבר ההגנה הבינלאומית על סימני המסחר תוך התחשבות בעידון הגלובאלי. אין ספק כי סימני מסחר ושמות כמו "קוקה קולה" או "מרצדס" יוכרו כשמות או סימני מסחר שיש להגן עליהם בכל מקום. השאלה היא עד כמה יכירו בכך לגבי סימנים פחות מפורסמים, כמו סימן המסחר "רוטנא" במקרה שלפניי. המגמה בפסיקה הישראלית היא להתחשב בכך. ככל שהניידות, החשיפה, והמסחר הבינלאומי הופכים נחלת הכלל, סביר כי יכירו ביותר סימני מסחר כמוכרים לצורך כך, לפחות בתחום המוצרים אותו הם מייצרים.


עוד קודם לחקיקה זו, וכמובן לאחריה, הגנה הפסיקה על בעלי סימנים מסחריים או מוניטין בינלאומיים שלא רשמו סימן מסחרי בארץ, ובמקרים מסוימים אף לא הפיצו את מוצריהם בארץ. בתי המשפט מנעו שימוש בשמות או סימני מסחר מקבילים בארץ, אף בתחומים שונים, וזאת כדי לא לפגוע בקניינן של החברות בעלות המוניטין. בית המשפט העליון חזר וקבע כי אין בעובדה שהחברה בעלת המוניטין או סימן המסחר אינה משווקת את מוצריה בארץ כדי ליתן אפשרות ליצרן מקומי לנצל את המוניטין או סימן המסחר המוכר (או הרשום בארץ אחרת), שהוא קנייה של אותה חברה. בכך אמץ, למעשה, בית המשפט העליון מבט רחב יותר, בינלאומי, בנושא זה.


כך למשל, בבג"צ 476/82 אורלוגד בע"מ נ' רשם הפטנטים, פ"ד לט(2) 148 (להלן: עניין אורלוגד), קבע בית המשפט כי אין לרשום את סימן המסחר " "Du Pont" לשם שיווק שעונים, וזאת לאור התנגדות המשיבה - חברה צרפתית ששיווקה מוצרים שונים תחת השם "S.T. Dupont". אי כשרות הסימן נבעה מעיקר מכך שבבחירת הסימן התכוונה חברת אורלוגד ליהנות מן המוניטין שרכשה החברה הצרפתית ברחבי תבל ובישראל. בית המשפט, בעמ' 156-157 לפסק הדין, קבע:


"לא היה הסבר משכנע, מדוע בחרה המערערת בסימן שכולו לועזי לציון סחורה שהיא מיובאת ועמדה להימכר בישראל והיא לא יועדה ליצוא. על כורחך אינך יכול להגיע אלא למסקנה אחת ויחידה, והיא, שהכוונה הייתה ליהנות מן המוניטין אשר רכשה המשיבה ברחבי תבל ובישראל. לא זו אף זו, כפי שכבר צוין לעיל, גם צורת הסימון דומה עד כדי זהות כולל צורת האותיות, והדבר עולה בבירור תוך עיון בפירסום הרשמי מיום כ"א בחשון תשמ"א (31.10.80) בדבר בקשת הרישום של המערערת. אמת, שלפי אותו פירסום מותנה הרישום בכך שבשימוש הסימן בישראל ייווספו לו ציונים ברורים בשפות עברית או אנגלית בדבר ארץ מוצאן של הסחורות, אך אין בכך כדי לפגום במסקנה, כי אכן השם זהה למרכיב המאפיין והעיקרי של שמה של המשיבה - S.T. Dupont, והרוכש סחורות הנושאות שם זה יטעה לחשוב, שאלו סחורותיה של המשיבה. כיוון שכך, מסקנתו הסופית של הרשם המלומד, כי הסימן המבוקש אינו כשר לרישום לפי הסעיפים 6)11)ו-12 לפקודה, נראית לנו, ושיקול-דעתו מקובל עלינו. היינו תמהים, אילו הגיע למסקנה אחרת" (ההדגשות שלי – מ.א.ג.).


כך גם נקבע בבג"צ 67/71 מתפרות הדרום נ' LEE, פ"ד כב(2) 189. חברת LEE לא מכרה בישראל מכנסיים, כל שהיה לה בישראל הוא פרסום מזערי, אך הוכח שיש לה מוניטין במדינות המערב. בעל הבקשה המתחרה ייצר בישראל במשך 4 שנים תחת סימן המסחר LEE. בית המשפט קבע שהיצרן המקומי נטל את סימן המסחר בחוסר תום לב מאחר ואין כל סיבה הגיונית לבחירת סימן המסחר על ידו.


במקרים אחרים מדובר היה בשימוש בשם ולא בסימן המסחר, ובתי המשפט מנעו זאת כתחרות בלתי הוגנת (להלן).


5ב. תחרות בלתי הוגנת בשוק הבינלאומי

בעידן הגלובלי התחרות קשה יותר ומעורבים בה, מטבע הדברים, גורמים מארצות שונות ובעלי זכויות שונות. המחוקקים ובתי המשפט בארץ ובעולם מבססים את דיני התחרות העסקית על שני אדנים. הראשון, ההכרה בחשיבות השוק החופשי והתחרות החופשית. השני, מניעת חוסר הגינות בתחרות (ראו לעניין זה מ' דויטש, עוולות מסחריות, עמ' 23).


המשפט הישראלי מגן בפני תחרות בלתי הוגנת הן בין חברות מקומיות, הן בהתייחס לחברות בינלאומיות. כיום נוסף נדבך חשוב בהגנה זו עם חקיקת חוק העוולות המסחריות, תשנ"ט-1999 (להלן: חוק העוולות המסחריות).


חוק העוולות המסחריות עצמו וכן פקודת הנזיקין מגנים בפני תחרות בלתי הוגנת בעניינים שונים (ראו בהרחבה ספרו המקיף של מ' דויטש, עוולות מסחריות וסודות מסחר, תשס"ב–2002 - להלן - מ' דויטש, עילות מסחריות). עמ' 43). בהקשר שלנו גם פקודת סימני המסחר עוסקת במניעת תחרות בלתי הוגנת.


בפקודת סימני המסחר נקבע כי לא יירשם או שיימחק סימן מסחר היכול לגרום לתחרות בלתי הוגנת או להטעיית הציבור. סעיף 11 לפקודת סימני המסחר, שכותרתו "סימנים שאינם כשרים לרישום", עליו עמדתי לעיל, קובע בס"ק (6) כי:


"סימנים אלה אינם כשרים לרישום:


(6) סימן שיש בו כדי להטעות את הציבור, סימן המכיל ציון מקור כוזב וסימן המעודד התחרות בלתי הוגנת במסחר;"



סעיף 12 לפקודת סימני המסחר קובע:


"הרשם רשאי לסרב לבקשת רישומו של סימן מסחר הזהה עם שמו של אדם אחר או של עסקו או הדומה לאותו שם, לרבות שם עסקו, או המכיל שם זהה או דומה כאמור, אם יש בסימן כדי להטעות את הציבור או לגרום התחרות בלתי הוגנת".


בנוסף, הפסיקה פיתחה איסור כללי מפני תחרות בלתי הוגנת מכוח דיני עשיית עושר ולא במשפט, אך זאת ערב חקיקת חוק העוולות המסחריות (רע"א 5768/94 א.ש.י.ר יבוא יצור והפצה נ' פורום אביזרים, פ"ד נב(4), 289 (להלן: עניין א.ש.י.ר)".


(1) הגנה מפני שימוש בשמות מותגים בינלאומיים

לענייננו, בתחום של קניין רוחני דנה הפסיקה במקרים שונים של שימוש בשם של חברות בינלאומיות לקידום מוצרים מקומיים. בתי המשפט דחו ניסיונות אלו (זאת בנוסף לאיסור לעשות שימוש בסימן מסחרי מפורסם כפי שפורט לעיל).


בתי המשפט, במסגרת ההגנה על הלכות המסחר הראויות ומניעת תחרות בלתי הוגנת, לא התמקדו בתחרות בתחום גבולות המדינה, אלא התייחסו גם למעמד ולזכויות של הצדדים במדינות אחרות, ולמעשה הרחיבו את האיסור על תחרות הבלתי הוגנת למישור הבילאומי. בתי המשפט מנעו מיצרנים או משווקים מקומיים לעשות שימוש בשמות בינלאומיים לקידום תוצרתם.


כך למשל, בת"א (ת"א) 1769/83 The Boeing Company נ' בואינג נסיעות ותיירות בע"מ, פ"מ תשמ"ט (ג) 108 (להלן: ענייין בואינג), בעמ' 123, נדון מקרה בו סוכנות נסיעות בחרה לעשות שימוש בשמה של יצרנית המטוסים "בואינג". נקבע:



"חיקוי שמה המיוחד של התובעת נעשה שלא בהיסח דעת, ועל-כך ניתן לעמוד מן הזהות המלאה באיות השם באנגלית. איות זה מיוחד במינו, ומקורו בשמו הפרטי של מייסדה של התובעת – William Boeing. הנתבעת משתמשת בשם הזה, ובכך היא מאמצת לעצמה, תוך היצג כוזב, את המוניטין שדבקו בה, כתוצאה מפעילותה העסקית הממושכת של התובעת. (ההדגשות שלי – מ.א.ג.)"



באופן דומה בת.א. (ת"א) 147/94 Cartier Inc. נ' סנוקרסט, תק-מח 94(1), 115 (להלן: עניין קרטייה), ביקשה חברת קרטייה, המייצרת תכשיטים, למנוע מחברת הגלידות לעשות שימוש בשמה לחטיף גלידה מתוצרתה. כב' השופט שטרוזמן קבע כי חברת סנוקרסט ניסתה להיבנות מן המשמעות שניתנה למילה "קרטייה", המייצגת יוקרה ואיכות ומן המוניטין שיצרה חברת "Cartier" למוצריה.


דוגמא נוספת, היפה לעניננו ניתן למצוא בת"א 2070/90 (ת"א Chanel נ' סילואט (לא פורסם) (להלן: עניין Chanel) השופט ד"ר ג' קלינג הטיל אחריות בתביעה של גניבת עין, שהגישה חברת Chanel הצרפתית נגד משווקים של תיקים, הנחזים להיות מבית היוצר של Chanel, וזאת למרות שחברת Chanel משווקת תיקים מתוצרתה אך ורק מחוץ לישראל. בית המשפט פסק כי עוולת גניבת עין (סעיף 59 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש]) חלה גם כאשר לתובע אין מוניטין על המוצר בישראל והצרכן אינו נחשף למוצר דווקא בישראל, וזאת בגלל החשיפה המרובה של צרכנים ישראלים למוצרים המשווקים מחוץ לגבולות המדינה.


ובת"א 490/90 ת"ה 2792/90 הארד רוק קפה נ. פיצריות רימיני (לא פורסם), קבע השופט שטרוזמן דברים דומים:



"אף אם נצא מתוך הנחה (רק לצורך דיון בנושא הנוכחי) כי המבקשת אכן לא שיווקה את מוצריה בישראל, הרי יש לה מוניטין בינלאומי. יש שמות שהפכו לשם - דבר בעולם כולו. קוקה-קולה, פריג'ידר או אדידס. שמות כאלה יש להם פרסום עולמי (ובעולם התקשורת המודרני, כאשר לווינים מובילים מידע בזמן אמיתי על פני כל התבל - הדבר הופך להיות נחלת הכלל אף בארצות שאין המוצרים משווקים בפועל). מוניטין זה יכול לשמש חברה כזו או שם מסחרי כזה אף במקום שאין היא משווקת עדיין את תוצרתה. ישנם מוצרים או שמות מסחריים שאינם מופצים או משווקים בארץ ושנפוצים בארץ על פי הידע של הלקוח הישראלי המקובל מבקוריו בחו"ל, למשל: השם מקדונל'ס ומסעדות למוצרי המבורגר" [הדגשות שלי – מ.א.ג.]



השופט שטרוזמן עומד על ההשלכות שיש להתפתחויות הטכנולוגיות על שאלת התחרות הבלתי הוגנת.


בע"א 6181/96 - יגאל קרדי נ' Bacardi & Company Limited, פ"ד נב(3), 276, 282 אימץ כב' השופט י' אנגלרד את פסיקת בתי המשפט המחוזיים בעניין זה וקבע כי שימוש בסימן מסחר מוכר או במוניטין של חברה זרה, גם אם סימנה אינו רשום בארץ, ואף אם אינה משווקת בארץ את תוצרתה, מהווה תחרות בלתי הוגנת, האסורה על היצרן הישראלי מכוח החוק הישראלי. לדבריו (בעמ' 282):


"מפסקי הדין שהובאו לעיל עולה ההכרה במוניטין בינלאומי, וזאת אף לגבי מוצרים שכלל אינם משווקים בישראל. כן מתבררת ההכרה בזכותו של בעל סימן מסחר מפורסם למנוע ניצול המוניטין שלו ללא הסכמתו לצורך קידום מכירות של יצרנים אחרים."



(2) הגנה כללית בפני תחרות בלתי הוגנת

בפרשת א.ש.י.ר התבסס בית המשפט העליון על עקרונות של עשיית עושר ולא במשפט כדי להגן בפני תחרות בלתי הוגנת. בית המשפט באותו עניין דן בשלושה מקרים של העתקת המוצרים עצמם (ללא העתקת השם המסחרי). בכל אותם מקרים לבעל הזכות לא הייתה הגנה קניינית מכוח דיני הקניין הרוחני (לא נרשם מדגם או פטנט כיוון שבעל הזכות לא נקט בהליך זה או משום שהמוצר לא התאים לכך). אמנם היה מדובר בהעתקה בשוק המקומי, אך ההלכה שנקבעה יפה לעניננו. בית המשפט בעניין א.ש.י.ר קבע כי מכוח דיני עשיית עושר זכאי מי שמפתח רעיון, מוצר, מייצר או משווק אותו, להגנה בפני העתקה או שימוש באותו מוצר, גם אם אין בידיו זכות קניינית הנתונה לו מכוח חוקי הקניין הרוחני.


כב' השופט ברק קבע בעניין א.ש.י.ר, בעמ' 356, כי:


"לדעתי, יזכה יצרן של מוצר - שאינו בעל קניין רוחני בו על פי דיני הקניין הרוחני הסטטוטוריים - בזכות להשבה על פי חוק עשיית עושר ולא במשפט, כנגד אדם שהפיק טובת הנאה מחיקוי או העתקה של המוצר, אם פעולת החיקוי או ההעתקה - הגם שאינה מהווה "גניבת עין" או פגיעה ביחסי אמון או בסוד מסחרי - נעשתה תוך הפרת עיקרון תום הלב (האובייקטיבי). דבר זה יקרה, בסוג העניינים שלפנינו, אם החיקוי או ההעתקה נעשו בנסיבות של תחרות לא הוגנת, וזאת גם אם התחרות הבלתי הוגנת טרם הפכה לעוולה בשיטת המשפט הישראלי" (ההדגשות שלי - מ.א.ג.).


פסק דין זה התבסס, בין השאר על הצעת חוק לאיסור תחרות לא הוגנת, תשנ"ו - 1996, שהוותה את הבסיס לחוק העוולות המסחריות, בה הוצע לקבוע איסור כללי על תחרות בלתי הוגנת. לאחר דיונים הוחלט להשמיט סעיף זה מחשש לפגיעה גוברת בתחרות. שאלה מעניינת היא האם כיום, לאחר פסק דין א.ש.י.ר וחקיקת חוק העוולות המסחריות יראו בתחרות בלתי הוגנת עוולה בפני עצמה, או שמא תזכה תחרות כזו להגנה, על פי עקרונות פסק דין א.ש.י.ר, מכוח דיני עשיית עושר.


חוק העוולות המסחריות לא אימץ, כאמור, עוולה כללית האוסרת על תחרות בלתי הוגנת. באיזון העדין בין האינטרסים המתנגשים – התחרות ההוגנת וזכויותיהם ציפיותיהם של המתחרים בשוק מזה, והתחרות החופשית מזה, העדיף המחוקק את התחרות החופשית. על כן מתמקד חוק העוולות המסחריות בשלושה עניינים מרכזיים – תיאור כוזב, התערבות לא הוגנת וגזל סוד מסחרי. בארה"ב למשל, ב-Restatment Unfair Competition וכן באמנת פריס כן נקבעה קטגוריה שיורית של תחרות בלתי הוגנת.


עופר גרוסקופף בספרו המקיף בסוגיה זו – הגנה על כללי תחרות באמצעות דיני עשיית עושר ולא במשפט (המכון למחקרי חקיקה ומשפט השוואתי ע"ש סאקר, האוניברסיטה העברית, ירושלים, תשס"ב-2002 – להלן- ע' גרוסקופף, הגנה על כללי תחרות) – סבור כי אחד מתפקידיו המרכזיים של המשפט בתחום העסקי-מסחרי, הוא למנוע תחרות בלתי הוגנת. לגישתו, גם כאשר מדובר באינטרס שלגביו אין לתובע זכות קניינית, ולעיתים גם לא זכות אישית אלא ציפייה בלבד, יש לקבוע כללי תחרת הוגנים לפיהם יש להעדיף את המתחרה ההוגן (שם, בעמ' 219).


ע' גרוסקופף עומד על כך כי: "הזרז העיקרי לפיתוחו של תחום זה [התחרות הבלתי הוגנת – מ.א.ג.] הייתה ההתפתחות הטכנולוגית המואצת אשר העמידה בפני עולם המשפט שלל מצבים ובעיות עמם לא נאלץ להתמודד בעבר." (שם, בעמ' 235) והוא מוסיף (בעמ' 236):


"תופעה חדשה מעמידה בפני המשפט שתי ברירות: הראשונה היא לדבוק בקטגוריות המסורתיות, ולצמצם את ההגנה המשפטית הניתנת למתחרים במסגרתן, השנייה להכיר בחדשנות הסיטואציה, ובצורך לפתח כלים מיוחדים על מנת להתמודד עמה. בטווח הארוך, רק שיטת משפט שתדע לפעול בדרך השנייה תצליח לשמש כגורם המעודד התפתחות כלכלית, ןתמנע מלהוות גורם שמרני המעכב את גלגלי הקדמה."



כפי שהראתי הפסיקה בישראל החלה לצעוד בדרך זה ע"י מתן הגנה, באמצעים שונים לתחרות במישור הבינלאומי המתאפשרת כתוצאה מההתפתחויות הטכנולוגיות עליהן עמדתי. ניתן בהחלט לסכם ולומר כי בתי המשפט בהגדרת תחרות בלתי הוגנת בהחלט התייחסו להתפתחויות הטכנולוגיות והניידות הרבה החושפות את הצרכן הישראלי למוצרים וסימני מסחר שאינם משווקים בארץ.


לענייננו, בעל סימן מסחר ידוע, או סימן מסחר הרשום בארץ אחרת, גם אם אין הוא זכאי להגנה מכוח פקודת סימני המסחר, יוכל לטעון, כפי שעשו התובעים שכנגד במקרה שלפניי, כי השימוש בסימן ע"י היצרן המקומי מהווה תחרות בלתי הוגנת האסורה כיום בין מכוח חוק העוולות המסחריות, בין מכוח פקודת הנזיקין, בין מכוח הלכת א.ש.י.ר (שנפסקה, כאמור, לפני חקיקת החוק) ובין כמגמה להתפתחות עתידית של הפסיקה.


(3) דוקטרינת הדילול

בחלק מהדוגמאות לעיל ראינו שבתי המשפט לא אפשרו לעשות שימוש במוניטין, שם או סימן מסחרי של חברות שאינן משווקות את מוצריהן בארץ, ואינן רשומות כבעלות סימן מסחר בארץ. בחלק מהמקרים, כפי שניתן לראות מדובר במוצרים מתחום אחר מתחום העיסוק של החברה בעלת הקניין הרוחני. כך ראינו כי בית המשפט אסר לשווק גלידות בשם "קרטייה" על אף שעיסוקה של חברה זו הוא בתחום התכשיטים, השעונים והאופנה; כך אסר בית המשפט לסוכנות נסיעות לעשות שימוש בשם של יצרנית מטוסים בשם בואינג. כפי שראינו עשו בתי המשפט שימוש בכלים משפטיים שונים לצורך כך. לעיתים היה הדיון במסגרת העוולות הקנייניות בפקודת הנזיקין, לעיתים מכוח פקודת סימני המסחר.


דוקטרינה משפטית נוספת בה נעשה שימוש כדי למנוע שימוש בסימן מסחרי או מוניטין במוצר אחד לצורך הפצה ושיווק של מוצר אחר היא דוקטרינת הדילול הנגזרת מדוקטרינת המוניטין הבינלאומי. גם דוקטרינה זו התפתחה עם החשיפה הגוברת של צרכנים בכל העולם למוצרים וסימני מסחר מכל העולם.


המגמה המודרנית היא להכיר בדוקטרינת המוניטין הבינלאומי, ממנה הסתעפה דוקטרינת הדילול ( DILUTION). דוקטרינה זו אומצה בארה"ב בתיקון לחוק סימני המסחר הפדרלי משנת 1996 ובאנגליה בסעיף 5 של ה- Trade Marks Act, 1984. בספרם של י' וח' קלדרון לעיל, בעמ' 189, מוסברת דוקטרינת הדילול באופן הבא:



"דילול מוגדר כמצב בו נעשה שימוש בסימן מסחר חזק בלא רשות בעליו וללא יצירת הטעיה, המביא לשחיקה וטשטוש של התדמית הייחודית והאיכותית שהסימן הצליח להעביר לצרכניו, וכתוצאה מכך נפגמת תדמיתו החיובית של סימן המסחר בקרב קהל הצרכנים ונגרעת ייחודיותו. שחיקה בתדמיתו של סימן מסחר בקרב קהל הצרכנים גורמת אף לגריעה מערכו המסחרי של סימן המסחר, וזאת בעקבות ירידה בכושר (או בכח) המכירה הטמון בו".


עוד ראו לעניין זה: מ' דויטש, עוולות מסחריות, עמ' 29, בעיקר פס"ד הנזכרים שם, בה"ש 41.


במשפט הישראלי דוקטרינת הדילול זכתה להתייחסות חיובית בפסיקה. כך, למשל, בעניין בקארדי נקבע כי המונח "תחרות בלתי הוגנת" שבסעיף 11 לפקודת סימני המסחר, כולל בתוכו את היסודות שבבסיס דוקטרינת המוניטין הבינלאומי ודוקטרינת הדילול. כב' השופט אנגלרד קבע שם, בעמ' 282:


"אמנם בסעיף 11 לפקודה אין התייחסות ישירה לדוקטרינת "המוניטין הבינלאומי" או לדוקטרינת "הדילול", אך לדעתי ניתן לשלב את הרעיונות העומדים מאחורי דוקטרינות אלה לתוך המושג של "תחרות בלתי הוגנת". השימוש במוניטין של עסק מפורסם, שפרסומו חוצה גבולות, על ידי גורם זר לשם קידום עסקיו שלו הוא בבחינת תחרות בלתי הוגנת. סימני מסחר, אשר רכשו לעצמם הכרה בינלאומית ומוניטין בעלי עצמה כה גדולה עד שהם חורגים מעבר למוצרים הספציפיים בהם עוסק בעל סימן המסחר, ראויים להגנה בדין. השימוש בסימן המפורסם אינו הוגן משני היבטים לפחות - ראשית, המשתמש בסימן המסחר קוצר פירות של מוניטין עליהם לא הוא טרח. הוא נהנה, ללא הצדקה, מהיתרון שמקנה לו השימוש בסימן המסחרי המפורסם. שנית, ניצול המוניטין טומן בחובו פגיעה אפשרית בבעליו החוקיים של סימן המסחר, בגלל פיחות ודילול המוניטין ושחיקת הייחודיות של סימן המסחר. לאור דברים אלה ברי, כי אין לשים את הדגש על מניעיו הסובייקטיביים של המשתמש בסימן המפורסם; די בהוכחה כי השימוש בסימן המסחר המפורסם עשוי לקדם את עסקיו של המשתמש בשל המוניטין של בעל הסימן המפורסם. ההנחה היא, כי בהגברת השימוש בסימן מסחר מפורסם וייחודי לצורכי עסקים אחרים יש משום שחיקה ודילול בייחודיות העסק של בעל סימן המסחר." (ההדגשות שלי – מ.א.ג.).


בארה"ב תובע המעונין למנוע שימוש בסימן מסחר שבבעלותו בהסתמך על עילת הדילול, חייב להוכיח כי לסימן המסחר קיים כח מכירה חזק בשל היותו מפורסם או ייחודי (ראו: ספרם של י' וח' קלדרון, עמ' 192). פסיקת בתי המשפט בארץ הנוגעת לסימנים מפורסמים, לא הטילה נטל כבד על התובעים להוכיח את המוניטין של הסימן בארץ. הדבר קיבל ביטוי קיצוני בעניין Chanel להלן, שעל אף שנציגי החברה הצהירו כי אין בכוונתם לשווק את המוצרים בארץ ועל אף שסימן המסחר של החברה נמחק מפנקס סימני המסחר מחוסר שימוש, בית המשפט העניק לחברת Chanel צו מניעה קבוע.


יש חשיבות לדוקטרינות אלו כיון שהצדדים, כפי שיפורט ריכזו את טיעוניהם בזכותה של החברה הסעודית לזכויות מכוח דוקטרינות ההגנה הבינלאומית.


ומכאן, לסכסוך שלפניי.


6. תחרות בין התובעת לתובעים שכנגד בשימוש בסימן המסחר

מדובר במקרה זה בתחרות בין זכויות. מחד זכותה של התובעת לעשות שימוש בסימן Rotana מכוח סימן מסחר שרשמה בארץ, ומאידך זכותה של הנתבעת לעשות שימוש באותו סימן עצמו מכוח הסכם הפצה שכרתה עם בעלת סימן המסחר המקורי, חברת רוטנא הסעודית או זכותה של החברה הסעודית עצמה לעשות שימוש בסימן המסחרי הרשום על שמה בסעודיה, באמצעות ייפוי הכוח שנתנה לשם כך לתובעים שכנגד.


כדי להכריע ידו של מי על העליונה בתחרות זו יש תחילה לסווג את זכויות הצדדים בסימן המסחר לאור הדברים הכללים שנאמרו לעיל.


6א. סיווג זכויות התובעת בסימן המסחר

התובעת נרשמה אצל רשם סימני המסחר כבעלים של סימן המסחר "ROTANA", כפי שתואר לעיל. סעיף 46 לפקודת סימני מסחר קובע כדלקמן:


"רישומו התקף של אדם כבעל סימן מסחר יזכה אותו לשימוש ייחודי בסימן המסחר על הטובין שלגביהם נרשם הסימן ובכל הנוגע אליהם, בכפוף לכל תנאי וסייג הרשומים בפנקס."

כאמור, הזכות שמקנה רישומה של התובעת כבעלת סימן המסחר הנה זכות לשימוש ייחודי. המונח "שימוש ייחודי" מגלם בתוכו את אופיה הקנייני-אישי של הזכות בסימן מסחר. רישום הסימן מהווה ראיה לכאורה לקיום הזכות הקניינית, כפי שנקבע בסעיף 64 לפקודת סימני מסחר:


"בכל הליך משפטי בדבר סימן מסחר רשום תהא העובדה שפלוני רשום כבעל סימן המסחר ראיה לכאורה לתוקף הרישום המקורי של סימן המסחר ולכל העברותיו שלאחר מכן."



כאמור לעיל מדובר בזכות קניינית של התובעת.


6ב. סיווג זכויות הנתבעים (התובעים שכנגד) בסימן המסחר

לנתבעים הוקנו זכויות שימוש בסימן המסחר מכח הסכמים תקפים עם חברת רוטנא הסעודית שהיא בעלת הסימן בערב הסעודית. בנוסף, הקנתה החברה הסעודית לנתבעים זכות תביעה בשמה בכל הנוגע לשימוש בזכויות היוצרים וסימן המסחר. תביעתם של הנתבעים מבוססת אמנם גם על זכותם הם מכוח ההסכמים, אולם, בעיקר על זכויותיה של החברה הסעודית בשמה הם תובעים. במאמר מוסגר יש לציין כי כתב התביעה שכנגד אינו מגלה על פניו כי התביעה מוגשת ע"י התובעים שנגד גם בשם החברה הסעודית, אולם, כיוון ששני הצדדים טענו בהרחבה לעניין זכויותיה של החברה הסעודית, אדון בזכויות הנתבעים מכוח ההסכמים, ולאחר מכן בזכויותיה של החברה הסעודית, זכויות שנתנה לתובעים שכנגד יפויי כוח להגן עליהן.


לנתבעים זכות שימוש בסימן המסחר בין החברה הסעודית לבין הנתבעים נכרתו שורה של הסכמים לתקופה קצובה. העתק ההסכמים והתרגום שלהם צורפו כנספחים ח', ט' ו-י' לתצהיר העדות הראשית של הנתבע 2.


ההסכם הראשון בין החברה הסעודית לבין הנתבעים נכרת ביום 5.7.1999. בסעיף הראשון להסכם נקבע:


"הצד הראשון מעניק לצד השני זכות הדפסת והעתקת והפצת התוצרת אמנותית שלו על סרטי קסטות תוך תקופת החוזה הזה בתוך גבולות מדינת פלסטין בלבד..., וכן הדפסת העטיפות והפוסטרים המיוחדים בכל הפקה אמנותית מהפקות הצד הראשון".


המשמעות של המילה "פלשתין" כוללת את שטחי הרשות הפלסטינית, יהודה ושומרון, ירושלים וכל שטחי מדינת ישראל כפי שהיו בשנת 1948. זאת על פי המסמך שצורף כנספח טו לתצהיר העדות הראשית של הנתבע 2, בו הצהיר מנהל החברה הסעודית כי:


"המילה פלשתין פירושה בשבלנו ולצד השני חברת מאסטר קאסיט ומנהלה ראמי פתיאני בכל תחומי הרשות הפלשתינית ושטחי יהודה ושומרון כולל ירושלים ורצועת עזה וכל שטחי פלשתין באזורי ארבעים ושמונה".


בסעיף השביעי להסכם נקבעה במפורש התחייבות הנתבעים לשימוש בסימן המסחר של החברה הסעודית:


"הצד השני מתחייב להדפיס שם וסימן הצד הראשון על כל הפקה אמנותית שידפיס ויפיץ הצד השני וכן על הפוסטרים וחומרי הפרסום אשר יבצע הצד השני על כל סרט קסטה מהמעשים שהוסכם עליהם לפי חוזה זה".


תוקפו של ההסכם נקבע לשנה אחת, אולם הוא חודש פעמיים על ידי כריתת הסכמים חדשים. בתאריך 25.7.2000 ההסכם חודש לשנה נוספת, ובסיומה חודש שוב לשנה נוספת, כך שתוקפו היה אמור לפוג בתאריך 26.7.02. עם זאת נאמר כי ההסכם יחודש שוב ופס"ד ניתן בהנחה זו.


לכל אחד מן ההסכמים צורף מסמך לפיו החברה הסעודית מעניקה לנתבעת 1 זכות בלעדית להפצת מוצריה בארץ (נספחים יג ו-יד לתצהיר העדות הראשית של הנתבע 2).


הנוסח המופיע במסמך הנו כדלקמן:


"...חברת מאסטר קאסיט הינה החברה היחידה בעלת הזכות להדפסת והפקת סרטים אלה בכל רחבי פלסטין..."



מן ההסכמים עולה כי תמורת זכויות ההפצה האמורים שילמה הנתבעת 1 לחברה הסעודית סכומים שנתיים הנעים בין 2,000$ - 7,000$ ארה"ב לכל קלטת מאסטר.


מתצהיר העדות הראשית של הנתבע 2 עולה שההסכם מתבצע באופן בו החברה הסעודית מעבירה לנתבעת 1 את ההקלטה המקורית, בעותק אחד של כל זמר/ת אשר היא רוכשת את זכויותיהם, בצירוף עיצוב העטיפה הכולל את סימן המסחר. הנתבעת 1 מדפיסה ומעתיקה את הקלטת בעותקים על פי דרישה ומצרפת אליהם עטיפות זהות לאלו שנשלחו עם קלטת המאסטר.


הנתבעים רכשו מחברת רוטנא הסעודית זכויות הפצה של מוצריה עם סימן המסחר. כלומר, הנתבעים הם בעלי זכות שימוש בלעדית בזכויות היוצרים ובסימן המסחר של חברת רוטנא הסעודית בארץ. זכות השימוש של הנתבעים בסימן המסחר אינה רשומה בפנקס סימני המסחר, שכן סימן המסחר של חברת רוטנא הסעודית אינו רשום בפנקס בישראל.


רשות השימוש בסימן המסחר היא חוזית ולא קניינית (על הסכמים שונים בעניין זה והשאלה הקניינית, ראו: N.J. Wilkof, Trade Mark Licensing (London, 1995) ch. 2, p. 19). ההלכה לפיה מדובר בזכות חוזית ולא קניינית, נקבעה הן לגבי זכות שימוש רשומה והן לגבי זכות שימוש שאינה רשומה. בע"א 364/74 דוידוביץ נ' מירומית מפעלי מתכת אשקלון, פ"ד כט(1), 703 ,עמ' 707-708, נקבע כי: "אין בפקודה דבר וחצי דבר המצביע על כך שבעל רשות רשומה רוכש זכויות קניניות בסימן מסחר." ובע"א 650/80 אמפיסל (ישראל) בע"מ נ' נעימי, פ"ד לז(3), 780 (להלן: עניין אמפיסל) ,עמ' 789-790, נקבע: "הסכם בין בעלת הסימן לבין המורשה יכול להקים זכויות חוזיות גרידא".


בעניין אמפיסל נדון הסכם רשות שימוש בסימן מסחר, כאשר רשות השימוש לא נרשמה. מהעדר הוראה לגבי אופייה הקנייני של הזכות, הסיק השופט ברנזון כי רשות השימוש אינה קניינית. עוד נקבע בעניין אמפיסל, כי יתכן שבעל סימן המסחר יכול לייפות את כוחו של בעל הרשות לתבוע בשמו של בעל הסימן, אך גם אז היריבות היא בין בעל הסימן לבין מי שהפר את סימנו.


מצד שני, מובאת בעניין אמפיסל, בעמ' 783, דעתו האחרת של ד"ר זליגסון הנוטה לראות בזכותו של המורשה להשתמש בסימן מסחר זכות קניינית (ראו: זליגסון, דיני סימני מסחר ודינים קרובים להם (ירושלים, תשל"ג) 113). אולם, כאמור, ההלכה היא כי זכותו של בעל רשות שימוש בסימן מסחר, בין אם רשומה ובין אם לאו, אינה זכות קניינית אלא זכות חוזית גרידא.


מדובר למעשה על פיצול הזכויות בסימן המסחר, הדומה לפיצול הזכויות בנכס. זכות הבעלות בסימן המסחר הנה זכות קניינית, ואילו הזכויות הנגזרות ממנה אינן בהכרח קנייניות.


היטיבה להסביר זאת נ' כהן במאמרה "הגנתו של בעל רשות שימוש בסימן מסחר", הפרקליט לו תשמ"ד, עמ' 288 (להלן: מאמרה של נ' כהן):


"קיימים שני סוגים של פיצול זכויות בנכס. הסוג האחד הוא פיצול המבוסס על שוויון, כגון כאשר נכס נמצא בבעלות של מספר צדדים. הסוג האחר, והוא המעניין אותנו, הוא כאשר הפיצול יוצר זכויות בלתי שוות בנכס. למעשה כל הזכויות בנכסי הזולת (שכירות, משכנתא, זיקת הנאה וכו') מניחות, כי קיימת זכות עליונה או מקורית בנכס, היא זכות הבעלות, ובצידה זכות הנגזרת ממנה. אולם פיצול הזכויות אינו מוגבל למישור הקנייני. פיצול הזכויות בנכס או לגבי נכס קיים, למשל, גם כאשר מול בעל הזכות העליונה עומד בעל זכות חוזית."



הנתבעים טוענים כי על פי סעיף 48 לפקודת סימני המסחר רשאית חברת רוטנא הסעודית להעביר להם את זכויותיה בסימן המסחר שלה.


סעיף 48 לפקודה קובע:


"(א) סימן מסחר רשום ניתן להעברה על ידי בעל הסימן ויכול לעבור מכוח הדין, בין יחד עם המוניטין של העסק בטובין שלגביהם רשום הסימן ובין בנפרד ממנו, ואולם רשאי הרשם לסרב לרשום העברה כאמור אם השימוש בסימן בידי הנעבר יש בו לדעת הרשם כדי להטעות את הציבור או אם ההעברה נוגדת לדעתו את תקנת הציבור. "



אכן, סעיף 48 לפקודה מאפשר העברת סימן המסחר, אך לא ברור האם הסעיף מתייחס גם להעברה של סימן מסחר שלא נרשם בארץ. וממילא, העברת סימן מסחר טעונה רישום בפנקס.


סעיף 49 לפקודה עוסק ברישום ההעברה, וקובע:


"(א) זכה אדם בסימן מסחר רשום מכוח העברה או מכוח הדין, יגיש לרשם בקשה לרשום את זכותו, ולאחר שהוכחה זכותו של המבקש להנחת דעתו של הרשם - ירשום אותו כבעל הסימן וירשום בפנקס, בדרך שנקבעה, את דבר ההעברה או כל מסמך הנוגע לאותה זכות."



הנתבעים לא רשמו את ההעברה בפנקס סימני המסחר, ולכן כל מה שיש בידיהם היא רשות לשימוש בסימן המסחר. וזו, כאמור, היא זכות חוזית ולא קניינית.


יכולה להישמע הטענה כי לנתבעים זכות קניינית במוניטין שהם יצרו לסימן המסחר בארץ, באמצעות פעולות ההפצה שלהם. שכן, בחקיקה ובפסיקה בישראל הוגדר המוניטין כ"נכס" או כקניין בעליו. כך, למשל, קבע כב' הנשיא זוסמן בע"א 238/73 שרעבי נ' חמצני, פ"ד כח(1) 85:


"הכל מסכימים שמוניטין שיצאו לסוחר בחזקת קנין המה. אדם יכול למכור את המוניטין ביחד עם עסקו, או להשאירם בידו כשהוא מוכר את העסק. הוא יכול למשכנם ואף להנחילם לזולת בדרך צוואה . מוניטין של אדם אינם בבחינת קנין מוחשי אבל הם קניינו האישי".


טענה כזו לא תתקבל משום שאף בהנחה שיצליחו הנתבעים להוכיח קיומו של מוניטין, הלכה היא כי המוניטין אינו קניינו של המפיץ או הזכיין, אלא של היצרן.


ברע"א 371/89 ליבוביץ נ' א. את י. אליהו בע"מ, פ"ד מד(2), 309 (להלן: עניין ליבוביץ), בעמ' 317-318, קבע כב' הנשיא שמגר:


מוניטין המקומי של המוצר נבנה, אם כן, במידה רבה, על ידי מאמצי השיווק והמכירה של המפיץ הבלעדי. עם זאת, אין פירושו של דבר כי זכות הקניין במוניטין זה היא של המפיץ. זכות הקניין במוניטין של המוצר, אף זה אשר נבנה על ידי המפיץ, שייכת ליצרן של המוצר... הקניין במוניטין של המוצר הוא של היצרן. המוניטין של המוצר דבק במוצר עצמו. המוצר מזוהה, בדרך כלל, עם היצרן אשר מייצר אותו, ולא עם המפיץ אשר משווק אותו. המפיץ פועל, אמנם, לשם בנייתו של מוניטין זה ולשם טיפוחו. אך בכך בלבד אין כדי להקנות לו את זכות הקניין במוניטין מן הסוג האמור, להבדיל מן המוניטין שלו כסוחר או כסוכן, אשר שייך לו ונשאר בידו." (ההדגשות שלי – מ.א.ג.).


בע"א 687/76 בלייויס נ. מאיר , פד"י ל"ב(2) 721, דן בית המשפט בטענה כי מפיץ, אשר חוזה ההפצה עמו הופר על ידי היצרן, זכאי לפיצוי בגין הפקעת המוניטין של המוצר, אשר, לפי הטענה שהושמעה שם, נבנה על ידי המפיץ והיווה קניינו. הטענה נדחתה על ידי בית המשפט. להלן דבריו של כב' השופט עציוני באותו עניין, בעמ' 725:


"יש להפריד בין מקרהו של אדם אשר מוכר את עיסקו לאחר, והאחרון משלם לו בעבור המלאי העסקי המצוי בעסק, ובעבור המקרקעין שבהם שוכן העסק, ובנוסף על כך גם עבור המוניטין שרכש העסק במשך השנים, ובין מקרהו של אדם המנהל עסקיו באמצעות סוכן, שתפקידו המוצהר הוא להשיג לקוחות בעבור העסק, ולאחר זמן מפסיק קשריו עם הסוכן. כאשר המערער הפסיק לעבוד עבור המשיבה מס' 2, הרי ממילא לא קיים עוד עיסקו של הסוכן המייצגה, ואם היו לו מוניטין כסוחר או סוכן יישארו לו אלה לעסקיו האחרים. ואילו החברה לא תשתמש במוניטין שלו כסוכן אם תמכור בעצמה ישירות ללקוחות את השמיכות, או אפילו תעבוד באמצעות סוכנים אחרים, שכן לאלה יש עסקים השונים מעיסקו של המערער, ומוניטין שונים לטוב או לרע מאלה שלו.
ואם תאמר כי המערער הוציא כסוכן החברה מוניטין לשמיכותיה, הרי זה היה תפקידו כסוכן ועל כך קיבל שכר, ומוניטין אלה כשנרכשו - לתוצרת החברה נרכשו ולא לסוכניה. אשר על כן גם דין טענה זו להידחות".


בע"א 442/85 זוהר נ' מעבדות טרבנול (ישראל), פ"ד מד(3), 661 ,עמ' 681-682, נקבע:


"ואכן, כמו בסוכנות כך גם בהפצה (בלעדית או אחרת) זכות קנין אינה מתישבת עם טיב הקשר של המפיץ עם היצרן. הקשר אינו יוצר זכויות הפצה קניניות אלא זכויות חוזיות." (ההדגשה שלי- מ.א.ג.)



כך אף בענייננו. סימן המסחר רוטנא מזוהה בארץ עם חברת רוטנא הסעודית. מפיצי הקלטות בארץ, הנתבעים, אמנם מורשים להשתמש בסימן המסחר בארץ, אך עובדה זו בלבד אין בה כדי להקים להם את הזכות הקניינית בסימן המסחר.


מהפסיקה הקובעת כי זכות השימוש בסימן המסחר אינה זכות קניינית, וכי המוניטין שייך ליצרן ולא למפיץ, מתבקשת התוצאה כי הנתבעים אינם זכאים למנוע מהתובעת שימוש בסימן המסחר בעילה של נטילת קניינם. זאת, מן הטעם הפשוט שאין הקניין הנטען שייך להן כי אם ליצרנית ולבעלת סימן המסחר, חברת רוטנא הסעודית. הזכויות של הנתבעים בנכס הן זכויות חוזיות גרידא. זכות הנתבעים לתבוע את התובעת בתביעה שכנגד או לנהל הליכים משפטיים מולה נובעת אך ורק מייפוי הכוח שהוענק לה על ידי חברת רוטנא הסעודית.


6ג. זכויותיה של חברת רוטנא הסעודית

במקביל להסכמים בין הנתבעים לחברה הסעודית, נתנה החברה הסעודית לידי הנתבעת 1 יפוי כח מיוחד מטעמה לרשום את סימן המסחר בישראל (נספח יא' לתצהיר העדות הראשית של הנתבע 2). כמו כן, נתנה החברה הסעודית לנתבעת 1 יפוי כח מטעמה לנקוט בכל הליך על מנת להגן על זכויות החברה הסעודית בסימן המסחר (נספח יב' לתצהיר העדות הראשית של הנתבע 2). אין לקבל את טענת התובעת כי ייפוי הכוח לניהול הליכים משפטיים בשם חברת רוטנא הסעודית מוגבל ליצירה אחת בלבד, מאחר וייפוי הכוח המצורף כנספח יב' לתצהיר העדות הראשית של הנתבע 2 הנו ייפוי כח כללי. יפויי הכוח קובע כדלקמן:


"אני...בהיותי המנכ"ל בחברת רוטנא..., ממנה בזאת את חברת מאסטר קאסיט בפלסטין כדי לייצג את חברת רוטנא...כדי להתנגד לרישום סימן המסחרי שלנו בירושלים ע"י חברת ניו סאונד...וממנה את חברת מאסטר קאסיט כדי להתנגד במקומינו בפני רשם הסימנים המסחריים בירושלים ובפניה לבתי המשפט הנוגעים בדבר...כמו כן ממנים אותה כדי לפעול בכל ההליכים הדרושים כדי לדרוש כל הפסד או נזק שנגרם לחברה שלנו...ולחברת מאסטר קאסיט הזכות להגיש התביעות המשפטיות הדרושות בעניין זה".


לאור זאת, יש לדון בזכויותיה של החברה הסעודית.


אין מחלוקת כי לחברת רוטנא הסעודית סימן מסחר רשום בסעודיה הזהה לחלוטין לסימן המסחר שרשמה התובעת בישראל. סימן מסחר זה מעניק לתובעת בסעודיה זכויות דומות לאלו המוענקות מכוח רישום סימן מסחר בארץ. השאלה היא האם לחברה הסעודית, מכוח היותה הבעלים של סימן המסחר בסעודיה, זכויות לשימוש בסימן המסחרי גם בארץ, בעיקר לאור זכותה הקניינית של התובעת. שאלה שנייה היא האם שימוש כזה של החברה הסעודית יהיה במקביל לשימוש התובעת בסימן המסחר או שמא בכוחה של החברה הסעודית לשלול מהתובעת את הזכות לעשות שימוש בסימן שרשמה. אלו השאלות המרכזית בתביעה זו.


7. זכותה של החברה הסעודית (ושל התובעים שכנגד מכוחה) לעשות שימוש בסימן המסחר בישראל

7א. שימוש של היצרן המקורי בסימן המסחר במקום בו רשום סימן מסחר

השיקולים של חשיפה בינלאומית ותחרות בשוק גלובאלי, צריכים להילקח בחשבון בשאלה האם זכותה של החברה הסעודית לעשות שימוש בסימן המסחר בארץ (בשלב זה במקביל לשימוש התובעת). כפי שציינתי מחומר הראיות עולה כי החברה הסעודית מפיצה את מוצריה גם בתחנות הטלוויזיה בארצות ערב הנקלטות בארץ באמצעות הלווין. כך נחשף ציבור הצרכנים הרוכש קלטות אלו למוצריה של החברה הסעודית ולסימן המסחר שלה. אין זה סביר כי העובדה שגם התובעת נחשפה למוצרים של הנתבעים, ראתה את הפוטנציאל השיווקי הטמון בהם, ומיהרה לרשום סימן מסחר, זהה לחלוטין לשני הסימנים בהם עשתה החברה הסעודית שימוש, יימנע מהחברה הסעודית לעשות שימוש בקניינה הרוחני.


כפי שציינתי בפתח הדברים לסימן המסחר, ובעיקר סימן מסחר ידוע, ערך כלכלי רב. החשיפה של סימני המסחר, השמות והעיצובים של כלל המוצרים בטכנולוגים המתקדמות היא עצומה. קל ליצרן של מוצר לבחון ולבדוק ולהעתיק שמות וסימני מסחר שהוא סבור שיוכל לנצל את היתרון הכלכלי שבהם. יתרון כלכלי הנובע מקניינו הרוחני של אחר. מנגד, מרבית דיני הקניין הרוחני הם דינים, לפחות מבחינה פורמלית, טריטוריאליים, וליצרן, קשה ויקר לרשום סימן מסחר בכל העולם, כאשר בשלב נתון כלשהו לא ברור לו האם יהיה מעונין בעתיד להיכנס לשוק המוצרים באזור זה או אחר. נתונים אלו מחייבים כי כאשר יצרן של מוצר ובעל הקניין הרוחני במוצר, בשמו ובסימן המסחרי בו, יחליט לשווק את מוצריו בארץ מסוימת, הוא יהיה רשאי לעשות כן. זאת, גם אם יצרן מקומי הקדימו ברישום סימן המסחר, בין בתום לב ובין שלא בתום לב. לשאלת תום ליבו של היצרן המקומי תהייה חשיבות, כפי שציינתי, בשאלה האם היצרן המקומי יוכל להמשיך ולהשתמש בסימן המסחר. ייתכן כי אם רשם את הסימן בתום לב, טרח בפיתוח המוניטין, ויצר לו שם בשוק המקומי, יאפשר לו רשם סימני המסחר, בהתאם לפקודה, לעשות שימוש מקביל בשם. אם רשם את הסימן בחוסר תום לב, כאשר כל מטרתו היא ליהנות ממוניטין של אחר ולהתעשר על חשבונו, אז לא יהיה מקום להתיר את השימוש המקביל, והרשם יורה על מחיקת הסימן המסחרי.


אולם, בכל מקרה יש לאפשר ליצרן המקורי, לבעל סימן המסחר המקורי לעשות שימוש בשמו הוא, בכל מקום בו הוא מעונין לשווק את תוצרתו.


מתאימים במיוחד לענייננו הדברים שקבע כב' הנשיא א' גורן בה"פ (תל-אביב) 227/91 נאש יבוא ושווק נ' ST. IVES, תק-מח 92(1), 512 (להלן: עניין נאש) ,עמ' 514:


"אף אם תתקבל טענת המבקשת כי בשעה שהחלה בשיווק מוצריה לא היו מוצרי המשיבה מוכרים בארץ כלל ועיקר, וכי המוניטין המקומי של "הנוסחה השויצרית" נבנה בלעדית על ידי המבקשת - לא יצדיק הדבר את הגבלתן של המשיבות, בכל דרך שהיא, בשיווק מוצריה של המשיבה בישראל. כאמור, אין מחלוקת על כך שאת הקונספציה העיצובית והשיווקית המציאה המשיבה, וכי זו הועתקה על ידי המבקשת מקטלוג שנפל לידיה. בנסיבות אלה, היענות לבקשותיה של המבקשת תביא למצב אבסורדי, בו ייאסר על היצרן המקורי לשווק את מוצריו במדינה - שכן יצרן מקומי הקדים והעתיק אותם! זו תוצאה שאינה מתקבלת על הדעת משום בחינה, ואם עוד יכול להיות ספק בדבר, אציג את האנלוגיה (הדמיונית) הבאה:

יזם מקומי מקים מפעל ליצור מכוניות ספורט בישראל. הוא נתקל בקטלוג של חברת "פרארי", ומתרשם מן השם, בעל הניחוח הלטיני - אקזוטי, ומסמל הסוס הצוהל על רקע צהוב, ומחליט להשתמש בהם לצורך השיווק בישראל של המכוניות מתוצרתו, לאחר שבדק ומצא כי היצרן הזר לא טרח לרשום סימן מסחר על השם או על הסמל בישראל. לצורך הענין מגיש היצרן המקומי בקשה לרשום על שמו סימני מסחר עם השם "פרארי" וסמל הסוס הצוהל על רקע צהוב.
לצורך הדוגמא יש להניח כי מכוניות "פרארי" אינן מוכרות כלל בישראל, וכי הן לא קנו להן כאן כל מוניטין.
והנה ביום מן הימים מחליטה חברת "פרארי" (המקורית) להתחיל ולשווק את תוצרתה בישראל. היעלה על הדעת למנוע זאת ממנה, בהתבסס על הטענה כי ליצרן המקומי זכויות על השם "פרארי" והסמל הנ"ל, וכן מוניטין הקשור בהם? דומני כי אין ספק שזו אפשרות שאינה מתקבלת על הדעת." (ההדגשות שלי – מ.א.ג.).


במטרה להוכיח כי זכותה עדיפה לכאורה, הביאה התובעת תילי תילים של ציטוטים ואסמכתאות מפסיקה מקומית וזרה ומדברי מלומדים. לא מצאתי ולו באחת מהפניות אלה, כדי לתמוך בטענת התובעת לפיה ניתן למנוע מהחברה הסעודית להשתמש בסימן המסחר בארץ, באמצעות הנתבעים. למשל, מפנה התובעת לשורה של פסקי דין בהם לא הוכרה דוקטרינת "המוניטין הבין-לאומי", ונדרשה פעילות והכרה מקומית של החברה הזרה. אולם, באותם מקרים המוניטין הבינלאומי נדרש כתנאי להעניק לחברה סימן מסחר או לתת לה צווי מניעה נגד יצרנים מקומיים, ולא כתנאי לכך שיותר לה לשווק באותו מקום את תוצרתה. בכל פסקי הדין אליהם הפנתה התובעת, לא מצאתי ולו מקרה אחד בו ניתנו צווי מניעה האוסרים על יצרן מקורי זר לשווק את תוצרתו לנוכח העובדה כי יצרן מקומי העתיק ממנו את סימן המסחר בטרם רכש מוניטין מקומי או בטרם רשם לעצמו סימן מסחר.


ההישג היחיד שיכולה להשיג התובעת, בכך שהקדימה את חברת רוטנא הסעודית ברישום סימן המסחר, יהיה בכך שלא ניתן יהיה למנוע ממנה את השימוש בסימן המסחר. זאת, כאמור, אם ידחו טענות התובעים שכנגד בדבר חוסר תום לב ברישום, סימן מוכר היטב, תחרות בלתי הוגנת ועשית עושר ולא במשפט. אך אין בכך כדי להקנות לתובעת את הזכות לאסור על היצרנית המקורית מלהשתמש בסימן המסחר. תוצאה זו אינה מתיישבת עם ההגיון המשפטי והמסחרי וגם אינה מתיישבת עם ההלכה. בעניין נאש, הדומה דמיון רב לענייננו, היטיב כב' השופט גורן להסביר זאת, בעמ' 515:


"עוד יצויין שגם אם המבקשת - היא ורק היא שבנתה את המוניטין המקומי של "הנוסחה השויצרית", והדבר עלה לה בממון רב, כטענתה, הרי שאין בכך כדי להקנות לה עילת תביעה כלשהיא. כל יצרן או משווק מקומי של מוצר כלשהו, שמחליט להתבסס על קונספציה עיצובית ו/או שיווקית אותה הוא מעתיק מיצרן זר כלשהו, לוקח את הסיכון כי ביום מן הימים יחליט אותו יצרן זר לשווק את תוצרתו בישראל, וכך יאבדו המוצרים שכבר שווקו את ייחודם בשוק. יתכן כי העובדה שהיצרן או המשווק המקומי הקדים להשתמש בקונספציה הנ"ל בארץ תמנע מן היצרן הזר לאסור עליו בדרך משפטית את השימוש בה (ולשאלה זו לא נדרשנו בהליך הנוכחי); אך ודאי וודאי כי אין בה כדי למנוע מן היצרן הזר לשווק את תוצרתו בישראל." (ההדגשות שלי- מ.א.ג.)



לסיכום, מוסיף כב' השופט גורן את פליאתו הרבה על הסיטואציה המשפטית שנוצרה באותו מקרה. דבריו יפים גם לענייננו:


"הסיטואציה המשפטית שנוצרה כאן, בכללותה, הינה מוזרה: את התביעה לצו מניעה אמור היה להגיש, אם בכלל, היצרן המקורי (המשיבה בבקשה זו, או נציגתה המשיבה 2) כנגד היצרן המקומי שהעתיק ממנו - בעוד שכאן התהפכו היוצרות: החקין תובע את מושא החיקוי, היצרן המקורי, ועותר לצוי מניעה כנגדו ולפיצויים!" (עניין נאש לעיל, בעמ' 515)."



בע"א 6181/96 קרדי נ' Bacardi & Company Limited, פ"ד נב(3), 276 ,עמ' 283-284, דובר בערעור על רשם סימני המסחר שקיבל את התנגדות חברת בקרדי הבינלאומית - BACARDI & COMPANY LIMITED העוסקת במסחר במשקאות רום תחת השם"BACARDI" לרישום הסימן "BACARDI" לגבי דברי הלבשה (באותו מקרה המשיבה רשמה בישראל בשנת 1962 את סימן המסחר "BACARDI" לגבי המשקה רום ורשמה באיי בהאמה סימן מסחרי לעניין חולצות). הרשם באותו עניין ראה בסימן "BACARDI" אחד מאותם סימנים מפורסמים, בעלי מוניטין בינלאומי, הראויים להגנה גם אם לא מוכח שימוש בהם בפועל לגבי כל סוגי המוצרים. הרשם קבע בהחלטתו כי שימוש בסימן מפורסם בעל מוניטין בינלאומי לגבי סחורות שלגביהן לא התפרסם הסימן או שבהן לא נעשה שימוש בסימן ע"י בעליו, הוא פסול לפי דיני התחרות הבלתי הוגנת ועשיית עושר ולא במשפט.


כב' השופט י' אנגלרד, באשרו את החלטת הרשם, אמר את הדברים הבאים:


"כן יש טעם רב בנימוקו הנוסף של הרשם לקבלת ההתנגדות: הרשם דן באפשרות שביום מן הימים תבקש המשיבה לרשום בישראל את סימן המסחר "BACARDI" לגבי דברי הלבשה. אם ירשם סימן המסחר "BAKARDI" על ידי המערער תהיה המשיבה מנועה מלרשום את הסימן בשמה ואם תשווק סחורתה אף תחשב כמפרת הסימן הרשום של המערער. תוצאה כזו תוביל למצב בלתי סביר, בו תימנע מבעליו המקוריים של הסימן המפורסם הזכות להשתמש בשמו ובסימניו המקוריים, שכן זכויות אלה כבר נרכשו על ידי היצרן המקומי, ברושמו את סימן המסחר המפורסם." (ההדגשה שלי- מ.א.ג.)



הנה כי כן, גם אם מקרה הדומה לענייננו לא עלה בבית המשפט העליון, שופטי בית המשפט העליון הביעו דעתם כי התוצאה לפיה זכות היצרן המקומי, שהקדים את היצרן המקורי ברישום סימן המסחר בארץ, עדיפה, הנה תוצאה בלתי סבירה. מדבריו של כב' השופט אנגלרד עולה כי אף יש לפעול על מנת למנוע מצב אבסורדי זה ולקבל התנגדות לרישום, במידה וקיימת התנגדות. במקרה שבפני, כאמור, לא היתה התנגדות לרישום והסימן נרשם, אולם אין בכך כדי לקבל את קיומה של התוצאה הבלתי הגיונית, לפיה בעלי הסימן המקוריים לא יהיו זכאים להשתמש בו.


7ב. יבוא מקביל בסימן מסחר

מוצרים המוגנים על ידי סימן מסחר בארץ אינם נהנים מעצם רישום סימן המסחר מהגנת החוק מפני יבוא מקביל. זאת במובחן ממוצרים המוגנים בארץ על ידי זכויות יוצרים, אשר זכו להתייחסותו המפורשת של חוק זכויות יוצרים, 1911. סעיף 2(2)(ד) לחוק זכויות יוצרים אוסר יבוא מחוץ לארץ, לצרכי מכירה או שכירות, כל יצירה שלפי ידיעתו של המייבא מפרה זכות יוצרים או היתה מפרה זכות יוצרים אילו נעשתה בישראל. לעומת זאת, לגבי מוצרים המוגנים בארץ על ידי סימן מסחר (או על ידי פטנט), נקודת המוצא היא כי ככלל היבוא המקביל מותר, אלא אם יש בייבוא המקביל כדי להקים עילה למניעתו. י' וח' קלדרון כתבו בספרם, בעמ' 181, כי:


"עילה למניעת היבוא המקביל יכול שתקום בשל פגיעה בזכות מזכויות הקנין הרוחני או בשל עילה אחרת מדיני הנזיקין או מדיני עשיית עושר ולא במשפט המאפשרת את מניעתו או בשל פגיעה בתקנת הציבור או במוסר".


בע"א 371/89 ליבוביץ נ' א. את י. אליהו בע"מ, פד"י מד(2) 309, נדונה זכותו של זכיין להפצה אל מול יבואן שיבא את אותו מוצר. נקבע כי יבוא מקביל כשלעצמו הינו מותר, אלא אם כן מתלווה אליו יסוד של תחרות בלתי הוגנת, או ניצול לראה של מוניטין או מעמד שרכש לו המפיץ (ראו לעניין זה מ' דויטש, עוולות מסחריות וסודות מסחר, סעיף 2.8 עמ' 53, עוד ראו ע' גרוסקופף, הגנה על כללי תחרות, סעיף 3.א. עמ' 268 ואילך)).


ככלל, ההגנה על סימני מסחר אינה מונעת יבוא מקביל, הנגזר למעשה מכוחו של היצרן להפיץ את מוצריו גם במקום בו רשום סימן מסחר (לשאלות אלו שהתעוררו לעניין יבוא מקביל לשוק האירופי המשותף ראו: Kerly's, Trade Marks (13th ed., London 2001, sec. 15-68 p. 566), גם שם הכירו בזכות הבסיסית של היצרן והבאים מכוחו להכניס לשוק האירופי מוצרים שייצר היצרן, גם אם באחת ממדינות השוק רשום סימן מסחר זהה).


על כן גם אם נאמר שההפצה של מוצרי החברה הסעודית בארץ נעשית כיבוא מקביל, נראה כי במקרה זה לתובעים שכנגד זכות לאותו ייבוא מקביל, כאשר הוכח כי לכאורה מי שהפר את כללי התחרות ההוגנת במקרה זה הייתה דווקא התובעת.


7ג. שימוש מקביל בסימן המסחר על פי פקודת סימני המסחר

הנתבעים טענו כי מכוח סעיף 30 לפקודת סימני המסחר ראוי לאפשר להם לעשות שימוש מקביל בסימן המסחר, וזאת עד להחלטת הרשם בבקשת המחיקה של סימן המסחר.


סעיף 30 לפקודת סימני המסחר קובע:


"(א) ראה הרשם שהיה שימוש מקביל בתום לב, או שהיו נסיבות מיוחדות אחרות המצדיקות לדעתו רישומם של סימני מסחר זהים או דומים, לגבי אותם טובין או בתנאים ובהגבלות שיראה לנכון או בלעדיהם.


(ב) החלטת הרשם לפי סעיף קטן (א) תהיה נתונה לערעור לפני בית המשפט העליון; ערעור כאמור יוגש תוך שלושים יום מיום החלטת הרשם; בערעור יהיו לבית המשפט כל הסמכויות הנתונות בסעיף קטן (א) לרשם."



מסעיף זה עולה כי הזכות לשימוש בלעדי בסימן המסחר אינה זכות אבסולוטית, וכי במקרים מסוימים ראוי להגביל זכות זו ולאפשר שימוש מקביל באותו סימן מסחר. הנתבעים טוענים כי רישום סימן המסחר על ידי התובעת נעשה שבניגוד לכללי התחרות ההוגנת ובחוסר תום לב.


סעיף 38 לפקודת סימני המסחר קובע:


"(א) בכפוף להוראות פקודה זו, מי שנפגע על ידי שתרשומת פלונית לא נרשמה בפנקס או נשמטה ממנו, או נרשמה בו בלי סיבה מספקת, או נשארה בו שלא כדין, או חלו בה טעות או פגם, רשאי להגיש בקשת תיקון, בדרך שנקבעה, לבית המשפט העליון, או תחילה לרשם, לפי בחירת המבקש."



סעיף 39 לפקודת סימני המסחר קובע:


"(א) בקשה לפי סעיף 38 למחיקת סימן מסחר מהפנקס, מחמת שהסימן אינו כשר לרישום לפי סעיפים 7עד 11 לפקודה, או מחמת שרישום הסימן יוצר התחרות בלתי הוגנת לגבי זכויותיו של המבקש בישראל, תוגש תוך חמש שנים מיום מתן תעודת הרישום לפי סעיף 28.


(א1) על אף האמור בסעיף קטן (א), בקשה למחיקת סימן מסחר בשל בך שהבקשה לרישום הסימן הוגשה שלא בתום לב, יכול שתוגש בכל עת."



הנתבעים הגישו בקשה למחיקת סימן המסחר על פי סעיפים 38 ו-39 לפקודה. הסמכות להכריע בבקשה למחיקת סימן המסחר נתונה לרשם סימני המסחר, ולערעור לפני בית המשפט העליון. כל עוד לא נקבלה החלטתו של רשם סימני המסחר בבקשה, יש להתייחס לתובעת כאל בעלת סימן המסחר הרשום. הנתבעים טענו בפני רשם סימני המסחר טענות אלו ועל כן אין אני מוצאת לנכון להזקק לטענות אלו, ככל שמדובר הטענות שהועלו בפני רשם סימני המסחר בהליך המתנהל בפניו.


7ד. שימוש מקביל כ"תרופה" לתחרות בלתי הוגנת

כאמור טענת התובעים שכנגד הינה כי התובעת רשמה את סימן המסחר תוך הפרת כללי התחרות ומתוך רצון לנצל את השם והמוניטין של הסימן המסחרי של חברת רוטאנה בשוק הרלוונטי.


התובעים שכנגד הביאו ראיות רבות בנוגע לזכויותיה של החברה הסעודית והמוניטין שיש לה בארץ ובעולם. התובעים, הנתבעים שכנגד, ניסו מצידם להצדיק את את הרישום של סימן המסחר ע"י התובעת. אציין כי מחומר הראיות שהובא בפניי עולה, כי אכן סימן המסחר של החברה הסעודית הוא סימן מפורסם בקרב צרכני המוסיקה בערבית, וכן עולה כי התובעת רשמה את סימן המסחר תוך רצון לעשות שימוש במוניטין של החברה הסעודית.


להלן אפרט בקצרה את הראיות שהוגשו לי בעניין זה, אולם, כאמור, איני קובעת ממצאים סופיים בשאלות אלו כיוון שבפניי לא התנהל דיון מלא בהוכחות, לאור העובדה שבפני רשם סימני המסחר תלויה ועומדת תביעה של החברה הסעודית למחוק את סימן המסחר בשל כל הטעמים והעילות שטענו התובעים שכנגד לפני (רישום בחוסר תום לב, סימן מוכר היטב, תחרות בלתי הוגנת וכו').


המקום הראוי להבאת ראיות אלו הוא בפני רשם סימני המסחר במסגרת בקשת המחיקה. לא ראוי הוא כי בית המשפט יתן צו מניעה קבוע שימנע בעל סימן מסחר רשום, את השימוש בסימן המסחר, כאשר סימן זה נותר רשום בפנקס סימני המסחר. כפי שציינתי, סימן המסחר מהווה זכות קניינית. כאשר בזכויות קניין עסקינן, חשובה היא הוודאות. חשוב שמי שמעיין בפנקס ידע מיהו בעל הקניין בסימן המסחר. החלטה שיפוטית שתמנע מהתובעת שימוש בסימן המסחר שהקניין בו נתון לה מכוח הרישום תיצור בלבול שאינו רצוי בתחום זה. על כן אדון אני בשאלה האם מכוח זכויות התובעים שכנגד או החברה הסעודית רשאים הנתבעים לעשות שימוש בסימן המסחר במקביל לשימוש שעושה בו התובעת וזאת עד להכרעת רשם סימני המסחר בבקשה למחיקת סימן המסחר של התובעת מזה והבקשה לרישום סימן המסחר של החברה הסעודית מזה.


על כן אביא את הראיות המרכזיות לעניין זה.


שמה של החברה הסעודית כולל בתוכו את השם רוטנא והוא: "רוטנא, חברה לקלטות וידאו, אודיו לפרסומת ופרסום בע"מ". עיסוקה של החברה הסעודית הנו ברכישת זכויות יוצרים ומבצעים של זמרים שונים השרים בערבית (ראו: צרופה ב' לתצהיר העדות הראשית של הנתבע 2), מכירת זיכיון בזכויות אלה לאחרים ושיווק והפצה של קלטות ודיסקים לקהל הרחב. בתחילה, עשתה חברת רוטנא הסעודית שימוש בסימן מסחר שונה מזה השנוי במחלוקת בעניינו. רק מאוחר יותר ועד עצם היום הזה עושה החברה הסעודית שימוש בסימן מסחרי זהה לחלוטין לזה שנרשם על ידי התובעת.


עוד עולה מחומר הראיות החברה הסעודית היא בעלת הזכויות המקורית בסימן המסחר. ראשית, באותו יום ממש בו רשמה התובעת את סימן המסחר בארץ, קרי ביום 31.3.1999, היא רשמה אצל רשם סימני המסחר ארבעה סימני מסחר שונים. ביניהם, שני סימני המסחר של חברת רוטנא הסעודית – הישן והנוכחי. שנית, ניתן ללמוד זאת מעטיפת קלטת שהפיצה התובעת ועליה מופיע הסימן המסחרי נשוא התביעה, וכן מופיע שמה של חברת רוטנא הסעודית בצירוף מספרי הטלפון בסניפיה השונים במזרח התיכון (ראו: צרופה יט' לתצהיר העדות הראשית של הנתבע 2). זאת ועוד, על גבי אריזות הקלטות שמפיצה התובעת אין כל אזכור לשמה שלה. שלישית, בפרוטוקול הדיון מיום 8.1.02, בעמ' 3 שורות 22-32, אמר ב"כ התובעת: "אנחנו רשמנו את סימן המסחר רוטנא, בלי קשר לחברת רוטנא הסעודית. אנחנו עיצבנו ורשמנו בישראל ומדפיסים את זה על קלטות שאנחנו מפיצים, לרבות חלק מהקלטות שמדפיסים אותם כדין שהופקו על ידי חברת רוטנא הסעודית. יש יותר מחברת רוטנא אחת...אני מקבל מחברת רוטנא את ההקלטות המקוריות. יש לי את זה ואני אציג את זה בדיון ההוכחות. אני מקבל את זה בלי הסכם, אני משלם להם פר קסטה".


למרות הצהרתו זו של ב"כ התובעת, בדיון מיום 23.4.02 "נולד" לפתע הסכם בין התובעת לחברת רוטנא הסעודית, הסכם אותו הקריא ותרגם מתורגמן בית המשפט. הסכם זה לא הוגש כראיה לבית המשפט. אם לא די בכך, התובעת גם לא הציגה בפני בית המשפט את הקלטות המקוריות שלטענתה היא מקבלת מהחברה הסעודית.


חברת רוטנא הסעודית הנה חברה ידועה ומפורסמת בקרב צרכני המוסיקה בשפה הערבית. לחברה הסעודית סניפים ברחבי המזרח התיכון, לרבות בלבנון, מצרים ובארצות ערב נוספות. החברה אף הגישה בקשה לרישום סימן המסחר שלה ברשות הפלשתינאית (ראו: צרופה טז' לתצהיר העדות הראשית של נתבע 2). כמו כן, חברת רוטנא הסעודית רשומה בארגון ifpi, ארגון עולמי שמטרתו שמירה על זכויות יוצרים. בין היתר, החברה הסעודית מפיקה סרטוני וידאו מוסיקליים המשודרים תדירות בתחנות הטלוויזיה הערביות, כאשר בכל קליפ מתנוסס הסימן המסחרי שלה.


כאמור, התובעת הקדישה חלק נכבד מסיכומיה לכך שסימן המסחר של חברת רוטנא הסעודית אינו סימן מפורסם על פי המבחנים שנקבעו בחקיקה ובפסיקה בעולם. ובכן, ייתכן וצודקת התובעת כי המוניטין של חברת רוטנא הסעודית אינו מוניטין חובק עולם. אולם, אין ספק כי היא רכשה מוניטין בקרב מדינות רבות במזרח התיכון ובקרב צרכני המוסיקה בשפה הערבית, וכי היא מזוהה בקרב מדינות אלו עם סימן המסחר שבמחלוקת. בנוסף, קיימות אינדיקציות לכך כי חברת רוטנא הסעודית רכשה מוניטין גם בישראל.


ראשית, העובדה שהנתבעים משלמים סכומים נכבדים עבור השימוש בסימן המסחר רוטנא בארץ מעידה על כך שלסימן מוניטין בארץ, לפחות בקרב צרכני המוסיקה הערבית.


שנית, ההעתקה המדוייקת, הן של סימן המסחר הנוכחי של חברת רוטנא הסעודית והן של סימן המסחר הקודם שלה, מעידים על קיומו של מוניטין בארץ לסימן המסחר. שכן, בפסקי דין רבים ראה בית המשפט העליון בעצם ההעתקה של סימן המסחר אינדיקציה לקיומו של מוניטין (ראו למשל ע"א 307/87 וייסברוד נ' ד.י.ג. ביח"ר לצרכי חשמל בע"מ, פ"ד מד(1), 629 ,עמ' 632-633).


בתי המשפט הסיקו כוונה להשתמש במוניטין של בעלי שמות מפורסמים מן העובדה שהנתבעים לא הראו סיבה לבחירת סימן המסחר הדומה לשם מפורסם. תום הלב הנדרש בשאלת התחרות הבלתי הוגנת, הנו תום לב אובייקטיבי. לא די בכך שהתובעת מאמינה בכך שפעלה בתום לב ברישום סימן המסחר. בע"א 6181/96 קרדי נ' Bacardi & Company Limited, פ"ד נב(3), 276 (להלן: עניין בקארדי) ,קבע כב' השופט אנגלרד, בעמ' 283:


"אם קיומה של תחרות בלתי הוגנת יבדק באמצעות מבחן העזר של תום לב, הרי שמדובר במבחן אובייקטיבי של תום לב, שהרי רמת ההתנהגות הנדרשת על פי דיני התחרות הבלתי הוגנת צריכה להיקבע על פי סטנדרטים ערכיים ראויים של החברה ולא על פי האמונה הסובייקטיבית בדבר יושר והגינות של המבקש לרשום סימן מסחר. ההלכה, לפיה תום הלב בדיני חוזים (סעיפים 12ו- 39 לחוק החוזים (חלק כללי) התשל"ג - 1973) הוא מבחן אובייקטיבי, יפה גם לסוגיית התחרות הבלתי הוגנת."



בעניין בואינג, בעמ' 127, נאמר:


"גם אם הנתבעת עשתה זאת בתום לב, וכפי שנאמר, יש עמי ספק רב בקשר לכך, הנתבעת עשתה שימוש במוניטין שצברה התובעת...דעתי היא, שצירוף שמה של התובעת לשמה של הנתבעת העניק וממשיך להעניק לנתבעת יתרון, שאינו פרי מאמציה. יתרון זה הוא תוצר נלווה למוניטין של התובעת. כפי שכבר נאמר, אין חשש, שציבור לקוחותיה של הנתבעת יטעה לחשוב, שהמוניטין של התובעת הוא המוניטין של הנתבעת. אולם, יחד עם זאת, אין כל בטחון, שהציבור לא יחשוב, שיש קשר מסויים בין שתי החברות, ואפילו הוא קשר חוזי, שלא ניתן לו ביטוי במסמכיה הסטטוטוריים הגלויים של הנתבעת".


מן ההסכמים שבין חברת רוטנא הסעודית לבין הנתבעים עולה כי החברה הסעודית מתירה שימוש בשמה ובסימנה המסחרי כנגד תשלום תמורה כספית. התובעת השתמשה בסימנה המסחרי של חברת רוטנא הסעודית מבלי ששלמה תמורתו. בעניין בואינג נאמר, בעמ' 128:


"מן הראיות נתברר, שהתובעת מתירה שימוש בשמה ובסימנה המסחרי כנגד תמורה כספית. נמצא, שיש ערך כלכלי לשימוש כזה. כתוצאה מן השימוש הבלתי מורשה של הנתבעת בשם בואינג, ערך כלכלי זה נמנע מן התובעת ונגזל ממנה, שלא בהסכמתה. הנתבעת נטלה לעצמה את הסימן המרכזי בשמה של התובעת, מבלי ששלמה תמורתו. בכך, היא הסבה חסרון כיס לתובעת."



בנוסף, כאמור, לחברת רוטנא הסעודית פרסום לפחות בקרב מדינות המזרח התיכון. במקרה זה, דוקטרינת הדילול אמנם לא מאפשרת למנוע מהתובעת שימוש בסימן המסחר הרשום שלה בישראל, אולם היא מחזקת את חוסר הסבירות שבתוצאה המונעת מחברת רוטנא הסעודית, היצרנית המקורית, שימוש בסימן המסחר שלה בארץ.


כפי שמציין ע' גרוסקופף בספרו הגנה על כללי תחרות (בעמ' 367), מטרתו של בית המשפט היא קודם כל להגן על התחרות ההוגנת. על-כן, אין לקבוע מסמרות מראש בשאלה האם יש להגן על בעל סימן המסחר, בעל המוניטין הבינלאומי, היצרן, הצרכנים, היבואן הסוכן וכיו"ב. על בית המשפט לבחון את מצב הדברים שלפניו ולנסות להגן, בכלים המשפטיים הנתונים לו על התחרות ההוגנת. במקרה שלפניי, כאשר הוכח לפחות לכאורה, ובאשר לבחירת השם, כאמור, לא הביאה התובעת כל טעם אחר, כי רישום סימן המסחר נעשה כדי ליהנות מהמוניטין של חברה אחרת, החברה הסעודית, יש בכך משום הפרת כללי התחרות ההוגנים.


מאחר ובשלב זה מתקיים הליך בפני רשם סימני המסחר, שעיסוקו בשאלות אלו, אין מקום לשלול את זכותה של התובעת לעשות שימוש בסימן ששמה (וכן מנימוקי וודאות הקניין שהעליתי לעיל). אולם, מכוח ההגנה על דיני התחרות, והרצון שלא לאפשר לתובעת להשיג את מלוא ההישג שרצתה להשיג בהפרת כללי התחרות, יש לאפשר לתובעים שכנגד שימוש מקביל בסימן המסחר. זאת, כמובן, מבלי לשלול מהם זכויות אחרות שיעמדו להם אם יקבע בסיום ההליך בפני רשם סימני המסחר כי הרישום נעשה תוך הפרת כללי התחרות, או פגיעה בסימן בינלאומי ידוע והסימן ימחק מהפנקס.


8. מגבלות על זכות הקניין של התובעת

כאמור, בעצם רישום סימן המסחר בארץ רכשה לעצמה התובעת זכות קניין בסימן המסחר. זכות קניינית זו זוכה להגנה של חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. ואולם, חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו הטיל בעצמו מגבלות על זכות הקניין, בסעיף 8, הידוע כפסקת ההגבלה.


בתי המשפט הכירו בהגבלות חוקיות על זכות הקניין וקבעו מבחנים לפגיעה בזכות או לצמצומה. ברע"א 6339/97 רוקר נ' סלומון, תקדין עליון 99(4) 1, נקבעו השיקולים להגבלת זכות הקניין: עוצמתה של הזכות הקנינית; עוצמתה של הפגיעה בזכות; עוצמת התוצאות של הסרת הפגיעה כלפי הפוגע; התנהגותם של בעלי הדין.


במקרה שלפנינו, עוצמתה של זכות הקניין של התובעת נחלשת לאור חוסר תום הלב ברכישתה ולאור העובדה שהבעלים המקורי בסימן המסחר היא חברת רוטנא הסעודית.


כפי שקבע אולם, כב' השופט ויתקון קבע בע"א 471/70 י.ר. גייגי ס.א. נ' פזכים בע"מ, פ"ד כד(2) 705, בעמ' 707-708:


"הדין הוא שאין אדם מפר את זכותו של בעל סימן מסחר לשימוש בלעדי בסימנו כשהוא משתמש בו בקשר ל"סחורה אמיתית", דהיינו, לסחורתו של בעל הסימן...די בכך שהסחורה היא "אמיתית" מבחינת המקור שלה, כדי לשלול מן השימוש את יסוד ההפרה".


באותו עניין, נקבע שגם עוולה בגניבת עין אינה מתקיימת כי היות שמדובר בסחורה אמיתית, לא נתגבש יסוד אפשרות ההטעיה של קהל הצרכנים. באותו מקרה דובר במוצרים של חברה ושל חברת הבת שלה, כאשר רק חברת האם רשמה את סימן המסחר בישראל. בית המשפט קבע כי מוצריה של חברת האם ושל חברת הבת הם היינו הך וכי בייבוא מוצריה של חברת הבת אין הפרה של סימן המסחר של חברת האם וגם לא גניבת עין כי מדובר ב"סחורה אמיתית". אמנם, עובדות המקרה שלפנינו שונות מעובדות אותו מקרה, אולם, גם בענייננו מדובר על "סחורה אמיתית" של היצרן המקורי, בעל זכויות היוצרים ובעל סימן המסחר בערב הסעודית. לכן, ניתן להקיש ממקרה זה ולקבוע כי גם בענייננו השימוש של הנתבעים בסימן המסחר אינו מהווה הפרת של סימן המסחר של התובעת.


כפי שציינתי לסימן המסחר שני יעודים מרכזיים. האחד, הגנה על קהל הצרכנים מפני הטעייה, כך שיוכל אותו קהל להבחין בין טובין של יצרן אחד למשנהו. השני, הגנה על בעל הטובין, על ידי מתן הבטחון שקהל הצרכנים שלו מודע למקורם האמיתי של הטובין.


במקרה של הפצה של מוצרים ע"י היצרן המקורי נשמרים עקרונות אלו. היצרן המקורי נהנה מהשם שיצר למוצרים והצרכנים רוכשים מוצר מקורי בעל תכונות מסוימות. על כן שימוש של היצרן המקורי בסימן המסחר אינה מפרה את סימן המסחר שנרשם ע"י אחר שאינו היצרן המקורי (כאמור לשאלת תום הלב ברישום אין נפקות לשאלה זו, אלא לשאלה ההפוכה האם יש לתת תוקף לסימן המסחר שנרשם שלא ע"י היצרן). הטובין, היינו הקלטות וזכויות היוצרים בהן, לגביהם נרשם סימן המסחר, שייכים לחברת רוטנא הסעודית. החברה הסעודית משלמת עבור זכויות היוצרים והמבצעים לכל זמר, והנתבעים משלמים לחברה הסעודית עבור הרשות למכור את הטובין ולעשות שימוש בסימן המסחר. המסקנה מכך הנה כי שימוש בסימן המסחר ע"י החברה הסעודית משרת את היעדים שבבסיס ההכרה בסימן המסחר ואינו פוגע בהם.


גם אם תאמר שיש פגיעה מסוימת בזכות הקניין של התובעת, עוצמתה של הפגיעה בזכות אינה רבה, מאחר ולא אוסרים על התובעת את השימוש בסימן המסחר אלא מאפשרים שימוש מקביל לבעלים המקורי של סימן המסחר. הסרת הפגיעה בזכות בענייננו פירושה איסור על חברת רוטנא הסעודית מלהשתמש בסימן המסחר בארץ. התוצאה של איסור זה הנה חמורה לאור העובדה שהחברה הסעודית הנה הבעלים המקורי בסימן. גם התנהגותה של התובעת בהעתקת סימן המסחר ושימוש בו ללא תשלום לבעלים המקורי מצדיק פגיעה בזכות הקניין שרכשה בסימן, באמצעות התנהגות זו.


לאור האמור לעיל, על אף שזכות התובעת בסימן המסחר הנה זכות קניין המוגנת בחוק יסוד, ניתן להגביל אותה בנסיבות המקרה שלפנינו.


9. סיכום הדברים

זכותה הקניינית של התובעת בסימן המסחר אינה אבסולוטית וכפופה להגבלות חוקיות. התובעת אמנם הצליחה לרשום את סימן המסחר בארץ בדרך חוקית ובכך רכשה לעצמה את זכות הקניין בסימן. אולם, במקרה זה מתן זכות שימוש בלעדית לתובעת בסימן יעמוד בניגוד לרציונל שבבסיס קיומו של מוסד סימני המסחר, יעודד תחרות בלתי הוגנת ויגרום להטעיית ציבור הצרכנים.


חברת רוטנא הסעודית היא בעלת הזכות המקורית בסימן המסחר והיא מבקשת להפיץ את מוצריה בארץ באמצעות הנתבעים. התובעת הקדימה אותה ורשמה את סימן המסחר בארץ. לכן, לא ניתן למנוע מהתובעת את השימוש בסימן המסחר בארץ עד לסיום ההליך בבקשת מחיקת הסימן המתנהל בפני רשם סימני המסחר. אולם, מאידך, גם לא הוגן למנוע מבעלת הזכויות המקורית מלהשתמש בסימן בארץ.


החוק לא אוסר על יבוא מקביל כאשר מדובר בהגנה על ידי סימן מסחר רשום, ופקודת סימני המסחר מאפשרת שימוש מקביל בסימן מסחר בנסיבות מסוימות. במקרה דנן, מתקיימות לטעמי הנסיבות המצדיקות לאפשר לתובעת ולנתבעים שימוש מקביל בסימן המסחר.


לאור כל האמור לעיל, אני מורה כי לאף אחד מהצדדים אין זכות עדיפה בסימן המסחר. הן התובעת והן הנתבעים רשאים לעשות שימוש בסימן המסחר בארץ, עד להחלטת רשם סימני המסחר בבקשה למחיקת סימן המסחר.


לאור התוצאה בה נדחתה התביעה והתקבלה בחלקה התביעה שכנגד אני מחייבת את התובעת לשאת בהוצאות הנתבעים בסכום של 5,000 ₪ בצירוף מע"מ כדין. סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל.





לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177




נושאים רלוונטיים נוספים

  1. חוזה בכפיה

  2. חוזה בכירים

  3. חוזה פרוגרמה

  4. חוזה ירוק

  5. עכבון חוזי

  6. האם נכרת חוזה ?

  7. חוזה רכישת מלאי

  8. תנאי בחוזה

  9. חוזה עם בית אבות

  10. חשיפת חוזה מכירה

  11. השלמת פרטים בחוזה

  12. הפרה יעילה של חוזה

  13. חוזה עם חברה משכנת

  14. זכאות לחוזה בכירים

  15. הגורם היעיל - חוזה

  16. חוזה מלאכותי

  17. סעיף 12 לחוק החוזים

  18. הסכם / חוזה - סוסים

  19. חוזה תיאטרון

  20. חוזה למראית עין

  21. חוזה למראית עין

  22. חוזה פיתוח תוכנה

  23. התחייבות לשלם כסף בחוזה

  24. סעיף 39 לחוק החוזים

  25. זכויות חוזיות בלבד

  26. סכום פיקטיבי בחוזה

  27. ביטול חלקי של חוזה

  28. שינוי חוזה בהתנהגות

  29. חוזים מיוחדים לתקופה קצובה

  30. תביעת חוב על פי חוזה

  31. כריתת חוזה - מצב מנטלי ירוד

  32. חוזה לכתיבת ספר תורה

  33. זכות קניינית מול זכות חוזית

  34. טיוטה של חוזה – האם מחייב ?

  35. חוזה לתשלום דמי הרשאה שנתיים

  36. סעיף 14 א לחוק החוזים

  37. חובת תום הלב בשלב ביצוע חוזה

  38. תום לב בניהול משא ומתן

  39. חוזה בכירים בשירות המדינה

  40. ניהול משא ומתן בדרך מקובלת

  41. האם מו''מ הופך לחוזה מחייב

  42. חוזה בכירים בשירות המדינה - זכאות

  43. השלמת חסר בהסכם / השלמת חסר בחוזה

  44. תביעה על סכום קצוב מכוח חוזה

  45. הפרה יסודית המקנה זכות ביטול

  46. חוזה אישי של סוכן מכירות שטח

  47. סעיף 13 חוק החוזים - חוזה למראית עין

  48. הפסקת חוזה למתן שירותים משפטיים

  49. הגבלת חופש העיסוק של עובד מכוח חוזה

  50. הפרת חובה של רשות ציבורית כצד לחוזה

  51. חוזים יש לקיים ""Pacta sunt servanda

  52. שווי זכויות חוזיות - אי הוכחת זכויות חוזיות

  53. חוזה שירותי ייעוץ לחיסכון על בסיס הצלחה

  54. האם אפשר להטיל חבות בפיצויים לפי סעיף 12(ב) על מי שאינו צד לחוזה ?

  55. שאלות ותשובות

רקע תחתון



שעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+



רקע תחתון