ערעור על החלטת רשם הפטנטים


פסק דין

השופט י' דנציגר:

1. לפנינו ערעור על החלטת רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר (כבוד הרשם ד"ר מ' נועם) מיום 21.1.2008 לפיה התקבלה בקשת המשיבה לבטל את סימן מסחר מס' 101663 הרשום בפנקס סימני המסחר.


הסימן וההליכים לפני הרשם


2. המערערת הגישה בקשה לרישום סימן מסחר ביום 3.11.1995. סימן המסחר הכולל את המילה "ZIP" נרשם בפנקס סימני המסחר ביום 5.8.1995 לגבי "דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש, למעט חולצות טי, חולצות ספורט, חולצות הזעה, אפודות וחגורות עם אבזמים; כולם נכללים בסוג 25", ומספרו הוא 101663 (להלן: הסימן).


3. בקשת המשיבה לבטל את הסימן (להלן: הבקשה) הוגשה ביום 5.9.2004 לפי סעיף 41 לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972 (להלן: הפקודה), ובמסגרתה טענה המשיבה כי המערערת לא עשתה שימוש בסימן במהלך שלוש השנים שקדמו להגשת הבקשה וכי לא התקיימו "נסיבות מיוחדות במסחר" כאמור בסעיף 41(ב) לפקודה המצדיקות את אי השימוש בסימן.


4. עוד טענה המשיבה כי היא בעלת המוניטין והזכויות בסימן "ZIP" בישראל, כי שימושה בסימן זה החל עוד קודם ליצירת הקשר המסחרי בין הצדדים, וכי אף לאחר שנוצר קשר מסחרי בין הצדדים היוו מוצריה של המערערת רק כ-1% מסך הטובין נושא הסימן אשר נמכרו על ידי המשיבה.


5. כן נטען, כי המערערת לא נתנה למשיבה הרשאה לעשות שימוש בסימן, וכי המשיבה כלל לא נזקקה להרשאה כאמור שכן הקשר המסחרי בין הצדדים התמצה ביבוא אקראי של מוצרי המערערת. בהקשר זה נטען, כי אף אם היה הסכם הרשאה, שעה שזה לא נרשם הרי שלא ניתן לזקוף את שימוש המשיבה כשימוש של המערערת, כאמור בסעיף 50(ג) לפקודה.


6. מנגד, טענה המערערת כי היא בעלת הזכויות בסימן בישראל; כי הסימן נהנה ממוניטין בינלאומי עליו ניתן ללמוד, בין היתר, מרישומו במדינות רבות ומניסיונה של המשיבה לזהות עצמה עם הסימן "ZIP".


7. באשר ליחסיה עם המשיבה, המערערת טענה כי בין השנים 2001-1993 המשיבה קיבלה מן המערערת הרשאה בלעדית לעשות שימוש בסימן בישראל, כי בשנת 2001 נפסק הקשר המסחרי בין הצדדים נוכח טענת המשיבה כי היא בקשיים כלכליים המונעים ממנה באופן זמני את המשך ההתקשרות, וכי בשנת 2003 החלה המערערת לחפש יבואן חדש למוצריה. עוד נטען כי לא הוכח שימוש בסימן קודם לתחילת הקשר המסחרי בין הצדדים, וכי לראשונה נודע למערערת על השימוש שעושה המשיבה בסימן בעקבות הפנייה אליה על ידי שלטונות המכס, לאחר שביום 25.8.2004 תפסו אלו מוצרי לבוש שיובאו על ידי המשיבה ושנשאו את הסימן "ZIP" (להלן: תפיסת המכס).


8. עוד טענה המערערת כי בשלוש השנים שקדמו להגשת הבקשה נעשה שימוש בסימן, לרבות בשל הרשאה בלעדית שניתנה למשיבה לשימוש בסימן, וכי המשיבה מושתקת מלטעון להיעדר שימוש בסימן במהלך התקופה בה ניתנה לה הרשאה לעשות שימוש בסימן, על אף כי הרשאה זו לא נרשמה בפנקס סימני המסחר. כן נטען, כי המשיבה מושתקת מלטעון טענות בדבר אי שימוש בסימן מאחר שעם תום ההסכם ביניהן היא ניסתה לנכס לעצמה את הסימן.


9. בנוסף, טענה המערערת כי לא איבדה את כוונתה לעשות שימוש בסימן, וכי מתקיימות "נסיבות מיוחדות במסחר", כאמור בסעיף 41(ב) לפקודה, שכן ניסיונותיה לשוב לשוק הישראלי סוכלו בשל שימוש המשיבה בסימן.


10. לבסוף הוסיפה המערערת וטענה כי מתקיימות נסיבות מיוחדות לפיהן הרשם צריך להשאיר את הסימן על כנו, נוכח העובדה כי היא לא זנחה את כוונתה לעשות שימוש בסימן ונוכח התנהגותה חסרת תום הלב של המשיבה שפעלה לנכס לעצמה את הסימן, תוך הטעיית הציבור.


החלטת הרשם


11. הרשם קבע כי המערערת לא עשתה שימוש בסימן במהלך שלוש השנים שקדמו להגשת הבקשה, זאת נוכח סיום הקשר המסחרי בין הצדדים בתחילת שנת 2001, ותוך שהוא קובע, בהתחשב בכמות הקטנה של הטובין שסופקו למשיבה, כי "קשה להניח" שנותרה כמות משמעותית של טובין כאמור ששווקו בשנת 2001. בהקשר זה הוסיף הרשם וקבע, כי על אף שהמשיבה עשתה שימוש בסימן "ZIP" לאחר חודש ספטמבר 2001, אין לזקוף שימוש זה כשימוש מטעם המערערת שכן זו לא רשמה את המשיבה כבעלת רשות. כן נקבע, כי הפקדת הערבות על ידי המערערת לצורך המשך עיכוב הטובין שנתפסו בתפיסת המכס והגשת התביעה כנגד המשיבה בגין הפרת הסימן אינן אלא פעולות הגנתיות שאינן עולות כדי שימוש בסימן.


12. באשר להתקיימות "נסיבות מיוחדות במסחר" כאמור בסעיף 41 לפקודה, קבע הרשם כי עצם שימושה הרחב של המשיבה בסימן "ZIP" אינו בגדר נסיבה כאמור אשר מנעה מהמערערת לעשות שימוש סביר בסימן או לכל הפחות שימוש מוגבל בו, כי לא הוצגו בפניו כל ראיות המעידות על היערכות של המערערת לקראת ניצול מחודש של הסימן למעט טענות בעלמא וכי למעשה נראה שהמערערת איבדה עניין בשוק הישראלי ונזכרה בו רק לאחר תפיסת המכס.


13. לבסוף קבע הרשם כי אף אם במהלך תקופה מסוימת יתכן והמשיבה שימשה כסוכנת של המערערת, הרי שתקופה זו נסתיימה בשנת 1999, ולאחריה לא שימשה המשיבה סוכנת של המערערת, אלא קנתה מספר זניח של פריטים מהמערערת, בעודה משווקת פריטים אלו, אך בעיקר טובין שאינם של המערערת, תחת הסימן "ZIP". נוכח האמור קבע הרשם כי דווקא הותרת הסימן על כנו תביא להטעיית הציבור, ולפיכך קבע כי לא התקיימו נסיבות חריגות המחייבות את אי ביטול הסימן על אף כי לא נעשה שימוש בסימן בתקופה הרלבנטית ועל אף כי לא התקיימו "נסיבות מיוחדות במסחר" שמנעו שימוש זה.


טענות המערערת


14. המערערת - באמצעות באי-כוחה, עורכי הדין נ' כהן-צדק וי' מרקוביץ - חוזרת על הטענות אותן העלתה לפני הרשם ומוסיפה כי משמעות החלטתו היא הפיכת סעיף 41 לפקודה לכלי בידי יבואנים שיבקשו לנשל זכויות יצרנים בסימני מסחר ולגזול מהם את זכויותיהם הקנייניות; כי המבחן שיש להפעיל לצורך קביעת קיומו של שימוש הוא מבחן הכוונה להשתמש בסימן ולא השימוש עצמו, וכי הרשם טעה בקביעתו כי לא נעשה שימוש בסימן על ידי המערערת בתקופה הרלבנטית; כי הרשם טעה בקביעתו כי לא התקיימו "נסיבות מיוחדות במסחר" שמנעו מהמערערת לעשות שימוש בסימן נוכח התנהלותה של המשיבה, שהביאה לנישול המערערת מסימנה; וכי היה על הרשם להפעיל את שיקול דעתו ולהורות על אי ביטול הסימן נוכח חוסר תום הלב של המשיבה ונוכח כך שדווקא ביטול הסימן יביא להטעיית הציבור.


טענות המשיבה




15. המשיבה מצידה - באמצעות בא כוחה, עורך הדין נ' גבריאלי - מצדדת בהחלטת הרשם, תוך שהיא חוזרת על הטענות שאותן העלתה לפניו ותוך שהיא מוסיפה עליהן את הטענות הבאות: כי הערעור אינו אלא ערעור על ממצאיו העובדתיים של הרשם; כי רצונה שלה לעשות שימוש בסימן אינו עילה להפעלת שיקול הדעת של הרשם להשארת הסימן על כנו, וכי ממילא לא פעלה בחוסר תום לב; כי קיימת סתירה בטענות המערערת אשר מחד גיסא טוענת כי לא יכלה לעשות שימוש בסימן עקב השימוש שעשתה המשיבה, ואשר מאידך גיסא טוענת כי לראשונה נודע לה על השימוש בסימן עם תפיסת המכס, וכי אין להחיל כלל של השתק או מניעות בעניין דכאן הנוגע "לטוהר פנקס סימני המסחר".


המסגרת הנורמטיבית


16. הגדרתו של סימן מסחר מצויה בסעיף 1 לפקודה:


"סימן המשמש או מיועד לשמש לאדם לעניין הטובין שהוא מייצר או סוחר בהם."


מטרת סימן המסחר היא ליצור אבחנה בין טובין באמצעות סימונם בסימן ייחודי, כך שהציבור יקשר את סימן המסחר עם סחורה ממקור מסוים ובכך תימנע הטעייה ביחס למקור הטובין נושאי הסימן. סימן שהופך להיות מוכר בציבור הרחב ושיוצר אבחנה כאמור, הופך לקניין בעל ערך כלכלי [ראו: ע"א 3776/06 עין גדי קוסמטיקס בע"מ נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר (לא פורסם, 12.5.2008), סעיף 7 לפסק דינו של השופט ע' פוגלמן (להלן: עניין עין גדי); ע"א 3559/02 מועדון מנויי טוטו זהב בע"מ נ' המועצה להסדר ההימורים בספורט, פ"ד נט(1)873, 887 (2004); בג"צ 144/85 קליל תעשיות מתכת אל-ברזליות בע"מ נ' רשם הפטנטים המדגמים וסימני המסחר, פ"ד מב(1)309, 323 (1988); עמיר פרידמן סימני מסחר - דין, פסיקה ומשפט משווה 9-7 (מהדורה שנייה, 2005) (להלן: פרידמן)].


17. הרישום בפנקס סימני המסחר מאפשר לבעל סימן המסחר לעשות בסימן שימוש בלעדי [ראו: סעיף 46(א) לפקודה], ומעניק לבעל סימן המסחר כלים להגן על זכותו הקניינית בסימן המסחר כנגד שימוש לא מורשה בסימן וכנגד שימוש בסימן דומה בטובין דומים [ראו: סעיפים 46א, 57 ו-59 לפקודה; ע"א 11487/03 August Storck KG נ' אלפא אינטואיט מוצרי מזון בע"מ (לא פורסם, 23.3.2008), סעיף 8 לפסק דינו של השופט א' גרוניס; עניין עין גדי, סעיף 8 לפסק הדין]. השימוש בסימן מסחר של אדם עשוי להוות אף עוולה של גניבת עין [ראו: סעיף 1 לחוק עוולות מסחריות, התשנ"ט-1999] ועלול להקים עילת תביעה על פי דיני עשיית עושר ולא במשפט [ראו: סעיף 1 לחוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל"ט-1979].


18. על רקע דברים אלו יש לקרוא את הוראות סעיף 41 לפקודה, לפיו הוגשה הבקשה. סעיף זה קובע כדלקמן:



"(א) בלי לפגוע בכלליות הוראותיהם של סעיפים 38 עד 40 רשאי כל אדם מעונין להגיש בקשה לביטול רישומו של סימן מסחר על יסוד הנימוק, שלא היתה כוונה בתום לב להשתמש בסימן המסחר בקשר לטובין שלגביהם הוא רשום ושלמעשה לא היה שימוש בתום לב בסימן המסחר בקשר לטובין שלגביהם הוא רשום או לא היה שימוש כאמור בתוך שלוש השנים שקדמו לבקשת הביטול.
(ב) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו אם הוכח שאי-השימוש נבע מנסיבות מיוחדות במסחר ולא מכוונה שלא להשתמש בסימן, או לזנוח אותו, לגבי הטובין האמורים.
...".





19. השאלות הרלבנטיות לעניין ביטול סימן מסחר הן: האם היה שימוש בסימן המסחר בשלוש השנים שקדמו להגשת הבקשה ואם לא היה שימוש כאמור - האם התקיימו נסיבות מיוחדות במסחר שמנעו שימוש כאמור? אף אם לא התקיימו נסיבות כאמור, יש לבחון האם התקיימו נסיבות מיוחדות המצדיקות את אי ביטול הסימן [ראו: בג"צ 67/71 פרמו בע"מ נ' ד"ר א' ול' שמידגל, פ"ד כה(1)802, 807 (1971) (להלן: עניין פרמו); ע"א 7038/04 מיס אל אופנה עילית לנשים 1992 בע"מ נ'Pagotte Belkleidungsf Abrik Paula Got Tesdiener-G (לא פורסם, 11.3.2007) (להלן: עניין מיס אל), סעיף 5 לפסק דינו של המשנה לנשיאה א' ריבלין; בג"ץ 302/74 Nicholas Overseas Ltd נ' ניסן פרמינגר בע"מ, פ"ד כט(1) 676, 678 (1975) (להלן: עניין Nicholas)].


20. את שאלות אלה יש לבחון על רקע תכליתו של סעיף 41 לפקודה, עליה עמד המשנה לנשיאה א' ריבלין:


"תכליתו של הסעיף [סעיף 41 לפקודה - י.ד.] היא לאפשר הקפדה על כך שהרישום ישקף את המציאות המסחרית, במסגרתה קיים שימוש שוטף בסימני מסחר. מטרתו היא מניעת האפשרות של רישום סימני מסחר על דרך ההפקר, ללא כל כוונה או רצון לעשות בהם שימוש לצורכי מסחר, ושל הישרדות סימנים שאבד עליהם הכלח במרשם..."

[עניין מיס אל, סעיף 5 לפסק דינו של המשנה לנשיאה א' ריבלין; ראו גם: עניין פרמו, 811, ו-פרידמן, בעמ' 487-489].




השימוש בסימן המסחר



21. כאמור, ראשית יש לבחון האם נעשה שימוש בסימן המסחר בשלוש השנים שקדמו להגשת הבקשה לביטול סימן המסחר. הדרישה לשימוש בסימן המסחר אינה מחייבת שימוש רחב היקף בסימן המסחר, ודי בשימוש צר בו. יחד עם זאת, אין לרוקן את דרישת השימוש מתוכן, ויש צורך בשימוש ממשי כלשהו בסימן הרשום [ראו: פרידמן, עמ' 498-490]. איני מקבל את טענת המערערת כי די בכוונה לעשות שימוש, כשלעצמה, כדי לענות לדרישת השימוש. יחד עם זאת ייתכן והוכחת כוונה לעשות שימוש, בצירוף הוכחתן של "נסיבות מיוחדות במסחר" שמנעו שימוש כאמור, תביא למניעת ביטול סימן המסחר. על כך אעמוד בהמשך הדברים.


22. בהתאם להוראות סעיף 41(ו) לפקודה, שימוש בסימן מסחר רשום על ידי בעל רשות רשומה לעשות בו שימוש בהתאם לסעיף 50 לפקודה, נזקף אף הוא לזכות בעל הסימן ומוכר כשימוש של בעל הסימן עצמו [ראו גם: סעיף 50(ג) לפקודה]:



"(ו) בסעיף זה, "שימוש", בסימן מסחר, לרבות -

(1) שימוש בסימן מסחר רשום על ידי בעליו או על ידי בעל רשות רשומה כאמור בסעיף 50, בצורה השונה מהרשום בפנקס בפרטים שאינם משנים את אופיו המבחין של הסימן כפי שהוא נרשם;

(2) שימוש על ידי בעל רשות רשומה כאמור בסעיף 50, בתנאי ששימוש זה נעשה בכפוף לפיקוח בעל הסימן."



23. לעומת זאת, שימוש בסימן מסחר רשום על ידי בעל רשות שאינה רשומה לא יוכר כשימוש שנעשה על ידי בעל סימן המסחר. דברים אלו עולים מלשון סעיף 41(ו) לפקודה, כמו גם מהוראות סעיף 50(ב) לפקודה הקובעות כי רשות שאינה רשומה בפנקס סימני המסחר נעדרת כל תוקף [ראו: ע"א 364/74 דוידוביץ נ' מירומית מפעלי מתכת אשקלון בע"מ, פ"ד כט(1)703, 705-704 (1975); ע"א 6316/03 אילן זגגות רכב בע"מ נ' ברוך ובניו זגגות רכב בע"מ (לא פורסם, 1.8.2007), סעיף 17 לפסק דינו של השופט (כתוארו אז) א' ריבלין].


24. מכאן להתקיימות דרישת השימוש בענייננו. כאמור, הרשם קבע כי לא הוכח בפניו כי בשלוש השנים שקדמו להגשת הבקשה נעשה שימוש בסימן על ידי המערערת (ראו: סעיפים 46-44 להחלטת הרשם). את קביעתו זו ביסס הרשם על הראיות שהובאו בפניו ואיני סבור כי בממצאים עובדתיים אלו נפל פגם היורד לשורשו של עניין או שהדברים אינם עומדים במבחן ההיגיון או השכל הישר, באופן המחייב התערבות בית משפט זה בממצאים עובדתיים אלו [ראו: אורי גורן סוגיות בסדר דין אזרחי 668 (מהדורה עשירית 2009); ע"א 11485/05 פלוני נ' קופת חולים של ההסתדרות הכללית (לא פורסם, 2.12.2007), סעיף 8 לפסק דינו של השופט י' אלון; ע"א 6768/01 רגב נ' מדינת ישראל, פ"ד נט(4)625, 631 (2004)]. עוד קבע הרשם כי מאחר שהמשיבה לא נרשמה כבעלת רשות, הרי שאין לזקוף שימוש שהיא עשתה בסימן במהלך התקופה הרלבנטית כשימוש של בעלת הסימן (ראו: סעיף 46 להחלטת הרשם). אף קביעתו זו של הרשם מקובלת עלי נוכח הוראות סעיפים 41(ו) ו-50 לפקודה. בנוסף, מקובלת עלי קביעת הרשם כי פעולות המערערת בקשר עם תפיסת המכס אינן עולות כדי שימוש בסימן אלא מהוות פעולות הגנתיות בלבד (ראו: סעיף 48 להחלטת הרשם).


25. משכך, איני סבור כי המערערת עשתה שימוש בסימן המסחר על ידי המערערת בשלוש השנים שקדמו להגשת הבקשה לביטול. ואולם, בכך כאמור, לא מסתכמת בחינתה של בקשה לביטול סימן מסחר.


"נסיבות מיוחדות במסחר" המונעות את השימוש בסימן המסחר




26. לאחר שקבעתי כי לא נעשה שימוש בסימן המסחר על ידי המערערת בשלוש השנים שקדמו להגשת הבקשה, יש לבחון האם התקיימו "נסיבות מיוחדות במסחר" שמנעו את השימוש בסימן המסחר מן המערערת, על אף כי הייתה לה כוונה לעשות בו שימוש.


27. תנאי זה, הקבוע בסעיף 41(ב) לפקודה, מציב למעשה שני מבחנים מצטברים: האחד - קיומן של נסיבות מיוחדות במסחר שמנעו את השימוש מבעל הסימן; והשני - כי בעל הסימן התכוון לעשות שימוש בסימן המסחר. משום כך ציינתי בסעיף 21 לעיל, כי כוונה לעשות שימוש בסימן המסחר רלבנטית רק ככל שיתקיימו נסיבות מיוחדות במסחר שמנעו את השימוש בסימן המסחר.


28. בעבר, הכיר בית משפט זה בנסיבות מיוחדות במסחר שמנעו שימוש בסימן המסחר, כאשר הייתה חובה חוקית לקבל רישיונות ייבוא למוצרים מן הסוג של בעלת סימן המסחר ומדיניות הממשלה הייתה להימנע מלתת רישיונות ייבוא למוצרים מסוג זה [ראו: בג"צ 95/54 שנל נ' הרשם הכללי של ממשלת ישראל, פ"ד ט(1)127]. באותו המקרה נקבע כי נסיבות אלה הינן "נסיבות מיוחדות השוררות באותו ענף מסחר, ושאינן מיוחדות רק לפירמה מסוימת זו", ועל כן הן עולות כדי "נסיבות מיוחדות במסחר" [שם, עמ' 130 ; ראו גם: עניין Nicholas, עמ' 679].


29. אכן, טענתה העקרונית של המערערת לפיה השתלטות פלוני על סימן מסחר רשום מהווה "נסיבה מיוחדת במסחר" כאשר היא מונעת שימוש של בעל סימן מסחר רשום בסימנו הינה טענה ראויה. ייתכן ונכון יהיה להכיר במצב בו נעשה שימוש נרחב בסימן המסחר על ידי בעל רשות שאינה רשומה באופן החורג מן ההרשאה שניתנה לו, או על ידי מי שאינו בעל רשות, המביא ל"ריקון מתוכן" של סימן המסחר, כ"נסיבה מיוחדת במסחר". ואולם, איני סבור כי יש מקום להכריע בטענה זו לצורך ההכרעה בערעור שלפניי, שכן במקרה זה קבע הרשם כי לא הוכח בפניו כי התנהלות המשיבה היא שהביאה את המערערת שלא לעשות שימוש בסימן:



"... מעבר לטענתו בעלמא של מרAmmirati כי בעלת הסימן החלה לחפש יבואן או מפיץ בשנת 2003 או 2004, וכי ניסיונות אלו כשלו בעקבות שימושה של מבקשת הביטול בסימן "ZIP", לא הוצגו כל ראיות המעידות על היערכות של בעלת הסימן לקראת ניצול מחדש של הסימן. למעשה נראה כי בעלת הסימן איבדה עניין בשוק הישראלי ונזכרה בו רק לאחר שביום 25 באוגוסט 2004 הודיע אגף המכס לבאי כוחה על עיכוב טובין של מבקשת הביטול עקב הפרה לכאורה של סימן המסחר הרשום..." (ראו: סעיף 48 להחלטת הרשם) [ההדגשה אינה במקור - י.ד.].


30. איני מוצא מקום להתערב בממצאים עובדתיים אלו. על כך אוסיף כי טענות המערערת בנוגע לידיעתה אודות התנהלותה של המשיבה סותרות זו את זו: מצד אחד, טוענת היא כי השימוש שעשתה המשיבה בסימן המסחר הביא לדחיקתה של המערערת מהשוק ויצר מצב מוגמר של העדר אפשרות מצידה להתקשר עם נציגים אחרים לצורך שיווק תוצרתה; אך מצד שני, טוענת היא כי הופתעה לגלות, עם תפיסת המכס, כי המשיבה עושה שימוש בסימן המסחר שלה. כאן המקום להעיר, כי היו בידי המערערת, כבעלת הסימן, הכלים עליהם עמדתי בסעיף 17 לעיל (וכלים אחרים) על מנת לסכל את שימושה של המשיבה בסימן, ככל שסברה כי שימוש זה הפר את הסימן או פגע באלה מזכויותיה. כך יכלה המערערת להגיש תביעה בגין הפרת הסימן ולעתור לקבלת צו מניעה זמני וקבוע שיורה למשיבה לחדול מלעשות שימוש בסימן "ZIP" או להגיש תביעה בגין עוולה של גניבת עין או בעילה של עשיית עושר ולא במשפט, ובמסגרתה לבקש סעד זמני שיאסור על השימוש בסימן "ZIP". נקיטת אחת מפעולות אלה יכולה הייתה לסלול את כניסתה מחדש לשוק, ואולם עד לאחר תפיסת המכס לא נקטה המערערת פעולה כאמור. אי נקיטת פעולות אלה, כמו גם דבריו המפורשים של מנהל המערערת בעדותו לפיהם הייתה למערערת האפשרות לשווק את סחורתה בישראל אך היא העדיפה שלא לעשות כן כי רצתה להתקשר עם מפיץ ולא עם סוכן, מלמדים כי לא התנהלותה של המשיבה מנעה את השימוש בסימן המסחר על ידי המערערת, אלא טעמים אחרים, מסחריים במהותם.


31. נתתי את דעתי לפעולות המערערת לאחר תפיסת המכס, לרבות ההליכים שיזמה כנגד המשיבה בקשר עם הפרת סימן המסחר, שכן אלה נעשו בשלהי התקופה הרלבנטית, ואולם עצם ביצוע פעולות אלה אינו מלמד, לדעתי, על כוונה לעשות שימוש בסימן, שכן המדובר בפעולות הגנתיות גרידא. כמו כן עצם ביצוע פעולות אלה אינו מלמד על קשר בין התנהלות המשיבה לאי השימוש בסימן על ידי המערערת. בצדק קבע הרשם כי על אף התנהלות המערערת, לכל הפחות יכולה הייתה המערערת לעשות שימוש מוגבל בסימן (ראו: סעיף 48 להחלטת הרשם).


32. הנה כי כן, איני סבור כי התנהלותה העסקית של המשיבה מנעה מהמערערת את השימוש בסימן המסחר. מכאן, יש לבחון האם יש מקום להתערב בהחלטת הרשם לפיה לא התקיימו נסיבות חריגות המחייבות את אי ביטול הסימן.


נסיבות חריגות בהן על הרשם להפעיל את שיקול דעתו ולהימנע מביטול רישום סימן המסחר




33. כאמור, בעניין פרמו נקבע כי אף במקרים בהם התמלאו התנאים לביטול סימן המסחר הקבועים בסעיף 41 לפקודה, עדיין יש בידי הרשם שיקול דעת האם להימנע מביטול סימן המסחר, וזאת בנסיבות יוצאות מן הכלל [ראו: שם, בעמ' 806-805; פרידמן, עמ' 501 ו-503].


34. המערערת טוענת כי הרשם טעה כשקבע כי התנהלות המשיבה, העולה לטענתה כדי השתלטות על הסימן, אינה מהווה נסיבה יוצאת מן הכלל כאמור. מוסיפה המערערת וטוענת כי טעה הרשם כשנמנע מלהורות על אי ביטול הסימן, שכן המשיבה מושתקת מלטעון לאי שימוש בסימן שעה שהיא עצמה עשתה שימוש בסימן כבעלת הרשאה בלעדית לעשות שימוש בו, ומשלב מסוים עשתה שימוש בסימן על אף התנגדות המערערת לכך. כפי שאפרט מיד, הגם שטענת המערערת מקובלת עלי, הרי שנוכח התנהלותה שלה, איני סבור כי יש להותיר את הסימן על כנו.


35. לית מאן דפליג כי שיקול הדעת המוקנה לרשם, צריך שיופעל בשים לב לעקרונות שבבסיס דיני סימני המסחר, ובשים לב לתכלית הספציפית של סעיף 41 לפקודה, עליהם עמדתי בתחילת פסק דיני. כפי שציינתי, לסימני המסחר מטרה כפולה: למנוע את הטעיית הציבור באמצעות זיהוי סימן מסחר עם טובין ממקור מסוים; ולאפשר לבעל סימן המסחר להבדיל את סחורתו מסחורה אחרת, ובכך להגן על קניינו. תכליתו של סעיף 41 לפקודה היא למנוע רישום סימני מסחר "הגנתיים", ולשמור על "טוהר" פנקס סימני המסחר, כך שזה ישקף את השימוש המסחרי שנעשה בסימן המסחר.


36. בעניין פרמו נקבע על ידי בית משפט זה כי כוונתו של מבקש ביטול סימן המסחר לעשות שימוש בסימן המסחר אינה מהווה נסיבה יוצאת מן הכלל המחייבת את השארת סימן המסחר על כנו. יחד עם זאת, הנסיבות במקרה שלפניי שונות. כפי שנקבע על ידי הרשם, החל משנת 1999, השימוש העיקרי בסימן "”ZIP נעשה על ידי המשיבה לסימון טובין שאינם של המערערת (ראו: סעיף 53 להחלטת הרשם). משמעות הדברים היא כי המשיבה עשתה שימוש בסימן דומה או זהה לסימן עוד קודם לביטולו. עובדה זו מעלה לכל הפחות חשש כי המשיבה הפרה את סימן המסחר של המערערת. ויודגש: המשיבה, הטוענת כי עשתה שימוש בסימן "ZIP" זמן ממושך קודם לרישום הסימן, לא התנגדה לרישומו בהתאם להוראות סעיף 24 לפקודה; לא פעלה על מנת לבצע רישום מקביל של הסימן, שלטענתה השתמשה בו עוד קודם לרישומו, בהתאם להוראות סעיף 30 לפקודה; ולא פעלה למחיקת הסימן, בהתאם להוראות סעיף 39 לפקודה. והנה, על אף שלא נקטה אף אחת מפעולות אלה, עשתה היא שימוש בסימן "ZIP" קודם לביטולו.


37. אף אם בעקבות השימוש הנרחב שעשתה המשיבה בסימן "ZIP" יתכן והסימן הפך להיות מזוהה עימה ולא עם המערערת, הרי שהכרה בתוצאות מעשיה של המשיבה, שעולים, ולו לכאורה, לכדי הפרה של הסימן, חותרת תחת תכלית דיני סימני המסחר. משמעות הכרה כאמור, באמצעות ביטול רישום הסימן, אינה אלא מתן גושפנקא בדיעבד להפרה של סימן המסחר אם יעלה בידי המפר להוכיח אי שימוש של בעל סימן המסחר. לעומת זאת, קביעה כי התנהלות העולה לכאורה כדי הפרה של סימן מסחר מהווה נסיבה יוצאת מן הכלל תחייב את אלו המבקשים לעשות שימוש בסימן מסחר או בסימן דומה לו לנקוט - קודם לשימוש כאמור - בהליכים הקבועים בפקודה אשר יכשירו עבורם את הקרקע לשימוש שכזה, אך מבלי לפגוע בזכותו הקניינית של בעל סימן המסחר הרשום ומבלי לפגוע בהיות הרישום משקף את השימוש המסחרי שנעשה בפועל בסימן המסחר.


38. אם אלה היו נסיבות המקרה כולן, הרי שהייתי קובע כי יש להותיר את הסימן על כנו, ואולם במהלך הדיון שהתקיים לפנינו נודע לנו מאת בא כוח המשיבה, עורך הדין נ' גבריאלי, כי בשנת 2009 נרשם הסימן "ZIP" על שם המשיבה בפנקס סימני המסחר, מבלי שהמערערת התנגדה לכך. משמעות הדבר היא כי כיום בעלת הקניין בסימן "ZIP" הזכאית להגנת הפקודה אינה המערערת אלא המשיבה. משכך, והגם שהתנהלות המשיבה עולה כדי נסיבה יוצאת מן הכלל, הרי שלפניי מעשה עשוי (או לכל הפחות "עשוי למחצה"), שההתמודדות עימו יכולה להיעשות רק באמצעות נקיטת ההליך המתאים בפני הרשם למחיקתו של הסימן או לביטולו. גם כאן, וכפי שעמדתי על כך כאשר התייחסתי להתנהלות המשיבה, ראוי היה שהמערערת, שלה עניין ברישומו של הסימן "ZIP", תמצה את ההליכים שקובעת הפקודה על מנת לשמור על זכויותיה. העובדה כי המערערת נמנעה מלעשות כן, באמצעות הגשת התנגדות לרישום הסימן "ZIP", והעובדה כי כיום המשיבה היא הזכאית להגנה על זכותה בסימן המסחר שנרשם מביאות למסקנה כי על אף שראוי היה להכיר בהתנהלות המשיבה כהתנהלות העולה כדי נסיבה יוצאת מן הכלל המחייבת את השארת הסימן על כנו, הרי שהתנהלות המערערת בעת רישום הסימן "ZIP" מהווה "נסיבה חריגה" לנסיבה יוצאת מן הכלל זו.


39. למותר לציין כי אין בביטול רישום הסימן כדי למנוע מן המערערת לפעול למיצוי זכויותיה, בין בטענה של הפרת הסימן, של גניבת עין או של עשיית עושר ולא במשפט, ובין באמצעות שימוש בכלים אחרים. יחד עם זאת, בנסיבות המקרה הקונקרטי שלפניי, אין מקום להותרת הסימן על כנו.


נוכח האמור, הייתי מציע לחבריי לדחות את הערעור. בנסיבות העניין, אציע לחבריי שלא לעשות צו להוצאות.


ש ו פ ט



השופט א' רובינשטיין: אני מסכים.
ש ו פ ט



השופט ס' ג'ובראן:
אני מסכים.
ש ו פ ט



לפיכך הוחלט כאמור בפסק דינו של השופט י' דנציגר.





לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177




נושאים רלוונטיים נוספים

  1. בקשת פטנט

  2. תיקון פטנט

  3. רישום פטנט

  4. רשם פטנטים

  5. חוק הפטנטים

  6. אגרות פטנטים

  7. כשירות לפטנט

  8. פטנט מוסף

  9. אמצאות בשירות

  10. ערעור הפרת פטנט

  11. בעלות על פטנטים

  12. ניצול פטנט לרעה

  13. זכויות בעל הפטנט

  14. החלטה בבקשה לפטנט

  15. התנגדות לבקשת פטנט

  16. ביטול / מחיקת פטנט

  17. סכסוך פטנטים

  18. תקנות הפטנטים

  19. תביעה על הפרת פטנט

  20. בקשות פטנט בינלאומיות

  21. פטנטים – זכויות המדינה

  22. הארכת תקופת הגנה על פטנט

  23. ביטול פטנט לבקשת צד שלישי

  24. ערעור על החלטת רשם הפטנטים

  25. אמצאות בנושא אנרגיה גרעינית

  26. פקודת הפטנטים והמדגמים

  27. פקודת הפטנטים שעת חירום

  28. צו הפטנטים קביעת מפעלים ומוסדות

  29. ערעור על החלטת סגנית רשם הפטנטים

  30. הסכם לייצר / למכור מוצרים מוגנים כפטנטים בישראל - תמורת תמלוגים

  31. שאלות ותשובות

רקע תחתון



שעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+



רקע תחתון