שימוש בלתי מורשה בסימן המסחר ?


פסק דין

האם מנועה הנתבעת מלכנות את בית-המלון שבכוונתה להקים בירושלים בשם 'Jerusalem Colony'?


הרקע

1. בית-מלון אחר ישנו בירושלים, 'American Colony Hotel' שמו, ברחוב דרך שכם. שמו של המלון הזה הולך לפניו ברחבי תבל כמלון מפואר ויוקרתי, מלון מן השורה הראשונה. התובעת, חברה פרטית, היא הבעלים של המלון, ומאז שנת 2006 בבעלותה גם סימן המסחר הרשום (מס' 79292) 'Colony', אשר נרשם בהתאם לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972 (להלן – הפקודה).
הנתבעת, אף היא חברה פרטית, התאגדה בשנת 1998 תחת השם 'הקולוני ירושלים בע"מ'. הנתבעת חפֵצה להקים בית-מלון בירושלים באזור אחר, בשכונת המושבה הגרמנית. היא זכתה במכרז מטעם מינהל מקרקעי ישראל בזכויות להקמת בית-המלון, שעתיד לכלול גם אגפי מגורים ומסחר. ביום 19.7.2006 הגישה הנתבעת בקשות לרשום כסימני מסחר על שמה את השמות 'Jerusalem Colony Hotel'; 'Jerusalem Colony'; ו- 'Jerusalem Colony Residence', בסוגים 36 (עסקי נדל"ן) ו-43 (שירותים להספקת לינה זמנית) על-פי התוספת הרביעית לתקנות סימני מסחר, 1940.


2. קיצפהּ של התובעת יצא על הנתבעת, משום שלשיטתה מבקשת הנתבעת לעשות שימוש בלתי מורשה בסימן המסחר הרשום על שמה – 'Colony', וכן בסימן המסחר 'אמריקן קולוני' המוכר היטב אף שאינו רשום. סימני המסחר האלו, לטענתה, הם היקרים שבנכסיה. היא הגישה אפוא את התביעה הזו, בטענה כי הנתבעת מפרה סימני מסחר, מעוולת בגניבת עין, ברשלנות ובהפרת חובות חקוקות, גוזלת מוניטין, עושה עושר ולא במשפט, מתערבת באופן לא הוגן במסחר, ומטעה את ציבור הצרכנים; וביקשה כי יינתן צו מניעה קבוע נגד הנתבעת, וכן פיצוי כספי.


סימני המסחר

3. ראשית יש להכריע בשאלת התוקף של רישום סימן המסחר 'Colony'. הנתבעת מערערת עליו. נקודת המוצא היא כי רישומו של סימן במרשם סימני המסחר מקנה לבעליו את הזכות כי לא ייעשה בו שימוש על-ידי הזולת. הרישום מטיל את הנטל להפריך את קיומה של הזכות על המבקש לעשות בו שימוש. כדי להרים את הנטל הזה טוענת הנתבעת כי השם 'Colony' 'שם גנרי' הוא, או שם תיאורי, או גיאוגרפי, ובטעות נרשם. לטענתה אין הוא זכאי להגנה כסימן אשר מונע כל שימוש או רישום סימן מסחר אחר הכולל את המילה 'המושבה' או 'Colony'.


4. 'שם גנרי' הוא "הסוג או הזן אליו משתייך הנכס או השירות שבהם מדובר" (ע"א 5792/99 תקשורת וחינוך דתי-יהודי נ' אס.בי.סי. פרסום, פ"ד נה(3), 933, 944 (2001)). כך השם 'מנועי-דיזל' הוא שם גנרי ביחס לענף המנועים, והשם 'משקפי ראייה' הוא שם גנרי ביחס לענף האופטיקה. אין כל ספק כי המילה 'Colony' איננה מציינת את הסוג או את הזן שאליו משתייך בית-המלון, ולפיכך איננו 'שם גנרי' ביחס לבתי-מלון או מלונאות. דומה שאין צורך להכביר במילים כדי להוסיף ולנמק זאת.


5. אולם כאן לא תמה הדרך כדי להכשיר את רישומו של הסימן 'Colony'. בין הסימנים אשר אינם כשירים לרישום, המנויים בסעיף 11 לפקודה, מצינו גם סימן תיאורי, היינו "סימן המורכב מספרות, אותיות או מלים, הנוהגות במסחר לציונם או לתיאורם של טובין או סוגי טובין או הנוגעות במישרין למהותם או לאיכותם" (סעיף-קטן 10), וכן "סימן שמשמעותו הרגילה גיאוגרפית או שם משפחה, אם אינו מוצג בדרך מיוחדת" (סעיף-קטן 11). סימן תיאורי או גאוגרפי אינו כשיר לרישום, "זולת אם הוא בעל אופי מבחין כמשמעותו בסעיפים 8(ב) או 9". הנתבעת טוענת כי השם 'Colony' הוא שם תיאורי וגם גיאוגרפי. הרי American Colony אינו אלא שמה של השכונה שבה ניצב, על שם מהגרים מאמריקה שבנו בה את בתיהם בשלהי המאה ה-19. לא מעט שכונות נקראו כך בעבר, בישראל וברחבי העולם בכלל. כך המושבה הגרמנית בירושלים, המושבה הגרמנית בחיפה, וכך גם לגבי שמות אחרים שניתנו לבתי מלון על-שם מקומותיהם, בישראל ובעולם. השם הזה הוא שם מתאר, שכן הוא מתאר את מקומו של המלון, ולא זו בלבד אלא הוא גם גיאוגרפי, מאותו הטעם, ולפיכך, לטענת הנתבעת, ניתן יהיה לרושמו רק אם יוכח כי יש לו אופי מבחין.


6. אני איני סבור כן. השם 'Colony' איננו מתאר או מציין את בית המלון של התובעת. אין הוא מציין או מתאר את סוג הטובין – מלונאות – שהרי, כפי שהוכח, אין כל קשר בין השם 'Colony' לבין מלונאות דווקא (עמוד 26 שורות 15-19). הוא גם אינו נוגע במישרין למהותו או לאיכותו של בית המלון, כלשון הסיפא של סעיף 11(10). אין כל זיקה בין השם 'Colony' לבין בית-המלון, איכויותיו או אופיו.


7. בשם 'Colony' גם אין לראות משום שם גיאוגרפי. אמנם, השם 'אמריקן קולוני' הוא שמה של השכונה שבה הוקם המלון, ולכאורה מדובר בשם גיאוגרפי. עוד נידרש לכך להלן. דא עקא, המונח 'Colony' כשלעצמו משמעותו הרגילה איננה גיאוגרפית. זוהי מילה כללית, המשמשת בשפה האנגלית לרמז על מקום יישוב פלוני כי התיישבו בו מהגרים זרים. כמוהו כמילים 'מושב' או 'קיבוץ', שאינן מקום גיאוגרפי אלא מילים המרמזות על אופיו ההתיישבותי של מקום יישוב. בדומה לכך, המילים 'עמק' או 'הר' אינן מקום גיאוגרפי, אלא מלים בשפה העברית המתארות מאפיינים טופוגרפיים של כברת ארץ. גם אילו היתה מתקבלת הטענה כי 'Colony' הוא שם גיאוגרפי, לא היה בכך כדי למנוע את רישום השם כסימן מסחר לעניין מלונאות, משום שאין בישראל מקום ששמו 'Colony' שרכש גם מוניטין גיאוגרפי בקשר לשירותי מלונאות.


8. למעלה מן הצורך, גם אילו היה הסימן 'Colony' שם מתאר או גיאוגרפי לא היתה נשללת כשירותו לרישום על-ידי התובעת, משום שהוכח האופי המבחין שרכש הסימן. עדי התובעת העידו – עדות שלא נסתרה – כי בית-המלון של התובעת מכונה באופן שגרתי גם 'Colony', על-ידי עיתונאים, ספקים, ולעיתים אף בפירסומיה של התובעת עצמה. גם בעיני הציבור הרלוונטי לעניין השם 'Colony', בתחום המלונאות, נקשר לבית-המלון של התובעת דווקא. די במה שהובא לפניי כדי לקבוע כי השימוש בשם 'Colony' הפך למעשה את הסימן לבעל אופי מבחין בטובין שלגביהם נתבקש הרישום, כלשון סעיף 8(ב) לפקודה, ולפיכך אין לפסול את כשירותו לרישום מכח סעיפים 11(10) או 11(11).
הנתבעת טענה כי העובדה שמתחילה נרשם סימן מסחר 'Colony' על-ידי חברה אחרת, בשנת 1994, ורק בשנת 2006 רכשה אותו התובעת, שוללת את האפשרות להכיר באופי המבחין שרכש הסימן כמתייחס אל בית-המלון של התובעת. אין ממש בטענה הזו. קיומו של אופי מבחין הוא עניין עובדתי, ואין מניעה שיתהווה גם בתקופה שבה מבחינה משפטית רשום הסימן על-שמו של אחר.


9. הנתבעת ביקשה להיתלות במועד הרכישה של הסימן גם כדי לטעון לחוסר תום-ליבה של התובעת, כביכול רכשה אותו רק מחמת התחרות עם הנתבעת. אין בכך כדי להעלות או להוריד. דין הוא כי סימן מסחר רשום הוא קניין, ומה לי אם היו לתובעת מניעים תחרותיים או אחרים כדי לרוכשו. מעת שרכשה אותו כדין – קניינה הוא, והיא זכאית להגנה המלאה עליו.


10. הסימן 'Colony' הוא אפוא סימן מסחר כשיר לרישום. כעת יש לבחון האם גם הסימן 'אמריקן קולוני' הוא קניינה של התובעת, אף שאינו רשום, מחמת שהוא "סימן מסחר מוכר היטב". בהתאם להוראת סעיף 1 לפקודה, כדי לקבוע האם סימן מסחר הוא סימן המוכר היטב בישראל "יילקחו בחשבון, בין השאר, המידה שבה הסימן מוכר בחוגי הציבור הנוגע לענין, והמידה שבה הוא מוכר כתוצאה ממאמצי השיווק". שני מבחנים – לא בלעדיים – מורה אותנו החוק לבחון. ראשית, מהי מידת ההכרה של הסימן בחוגי הציבור הנוגע לעניין. זהו מבחן אובייקטיבי מובהק, שתכליתו לבחון האם הציבור הרלוונטי לתחום מכיר את הסימן ומקשר אותו לטובין של הטוען לזכות עליו. שנית יש לבחון עד כמה ההכרה הזו באה כתוצאה ממאמצי שיווק. אין די בהכרה בציבור שבאה מאליה, ואין זכייה מן ההפקר. נדרשת השקעת משאבים שיווקיים מטעם הטוען לזכות על הסימן. הבעלות על סימן המסחר כרוכה בהוכחת הפעולות שננקטו מטעם בעל הטובין כדי להשריש את ההכרה בסימן בקרב הציבור הרלוונטי.


11. דומני כי התובעת עמדה בנטל להוכיח את שני הדברים הללו. מר ברקוביץ', חשב החברה, העיד על כך בתצהירו, וצירף שלל מסמכים המוכיחים את שני המרכיבים. ראשית, הוכח פירסום שמו של בית-המלון בשמו 'אמריקן קולוני'. רבות מספוֹר הן הכתבות שנכתבו על בית-המלון בעיתונים, מגזינים ואתרי אינטרנט, רובן ככולן פיהן מלא דברי שבח על אודותיו. בהרחבה רבה נסקרו אירועים משמעותיים כמו כניסתו למועדון מלונות יוקרתי, הכרתו כמלון הטוב ביותר במזרח התיכון בשנים 2003-2004, וחגיגות לציון 120 שנות קיומו. אמנם, ראיות ישירות לעניין ידיעתו של הציבור, כגון סיקרי דעת קהל שיוגשו עם חוות דעת מומחה, לא הציגה התובעת. הנתבעת טוענת כי זהו רף הראיות הנדרש, אך אני איני סבור כן. הדרך שבה בחרה התובעת להוכיח את היות שמה מוכר היטב בציבור נראית לי סבירה ומספיקה. בהסתמך על הראיות שהוצגו ניתן לקבוע כי הורם הנטל הנדרש כדי להוכיח כי הסימן 'אמריקן קולוני' מוכר היטב בציבור. לאחר שעיינתי בו מסופקני אם יש בקרב חוגי הציבור הנוגע לעניין – סוכני נסיעות, אנשי עסקים בתחום המלונאות, ולקוחות בארץ ובחו"ל שנוהגים להתארח במלונות ברמת יוקרה כזו – מי שאינו מכיר את הסימן 'אמריקן קולוני' ומשייך אותו לבית המלון של התובעת.


12. הפירסום הזה, חוצה היבשות, לא בא מעצמו. התובעת הוכיחה את המאמצים שהיא משקיעה בשיווקו ובמיתוגו של בית המלון, ובשמירה על שמו כיוקרתי וייחודי. הוצגו פירסומים בעיתונות ופרוספקטים, ומר ברקוביץ העיד על התקציב הנכבד המוקצה לפירסום בית-המלון ושמו. סכום כסף נאה משקיעה התובעת כדי להיכלל ברשימות דירוג של בתי מלון יוקרתיים בעולם (עמודים 3-4). הנטל להוכיח כי שמו של בית המלון מוכר כתוצאה ממאמצי שיווק הורם.


13. בשני המבחנים שקבע המחוקק עומדת אפוא התובעת, כדי שייחשב הסימן 'אמריקן קולוני' כסימן מוכר היטב אף שאינו רשום. ברם, האם אין מדובר בשם גיאוגרפי, שאין ניתן להכיר בו כסימן מסחר?

התשובה, דומני, בשלילה. על-פי לשון החוק, שם גיאוגרפי לא יוכר כסימן מסחר רק אם "משמעותו הרגילה גיאוגרפית". אין די בכך שמשמעות השם היא גם גיאוגרפית; נדרש כי משמעותו הרגילה תהיה גיאוגרפית כדי לפוסלו מהיות סימן מסחר. בפסיקה ובספרות הובהר כי רק אם "המקום הגיאוגרפי הוא בעל האופי המבחין, דהיינו, המקום שממנו מגיעות הסחורות נושאות הסימן רכש לעצמו מוניטין בשל תכונה זו או אחרת המיוחסת לו, הרי שסימן המבקש לאמץ לעצמו את שם המקום כדי להיבנות ממוניטין זה לא יהיה כשר לרישום ולא יוכל לזכות את בעליו במונופולין לו זכאי בעל סימן מסחר רשום" (עמיר פרידמן סימני מסחר – דין פסיקה ומשפט משווה (1998) 155). הגיון הדברים ברור. אם המקום הגיאוגרפי הוא הוא האופי המבחין, הרי שאין ניתן לשלול מיצרנים אחרים מלציין את תכונתו זו של המוצר על מוצריהם. אולם אם אין ייחוד המקום גורם לאופיו של המוצר, אין פסול בשימוש בשמו הגיאוגרפי כסימן מסחר. כך בעניין שלנו, שבו אין שכונת המושבה האמריקאית מהווה תכונה של המלון, אין מניעה לראות את הסימן 'אמריקן קולוני' כסימן מסחר. דומני כי הדבר מתיישב גם עם השכל הישר והאינטואיציה הבריאה, שהרי כיום המונח 'אמריקן קולוני' מציין בדרך כלל את שמו של בית המלון של התובעת ולא את שמה של השכונה, כפי שעולה מן הראיות שהובאו לפניי.


14. הסימן 'אמריקן קולוני' הוא אפוא סימן מוכר היטב אף שאינו רשום, וככזה הוא זוכה להגנת הדין: סעיף 46א(א) לפקודה קובע כי "סימן מסחר מוכר היטב אף אם אינו סימן מסחר רשום, יזכה את בעליו בשימוש ייחודי בסימן לענין טובין שלגביהם הוא מוכר היטב בישראל או לענין טובין מאותו הגדר". ברם, יש להדגיש כי קביעתי זו, בדבר הרמת נטל הראיה לצורך הוכחת 'סימן מסחר מוכר היטב', לא תהווה השתק פלוגתא ואף לא ראיה כלפי הליכים משפטיים שמנהלת התובעת מול חברות אחרות בדבר הזכויות בשם 'אמריקן קולוני'.


ההפרה

15. הסימנים 'Colony' ו'אמריקן קולוני' הם קניינה של התובעת. האם יש בעצם כוונתה של הנתבעת לכנות את בית-המלון שהיא מתכננת בשם 'ג'רוזלם קולוני' כדי להפר את סימניה של התובעת?

נפתח בסימן המסחר הרשום 'Colony'. הפרת סימן מסחר, בין היתר, היא "שימוש בידי מי שאינו זכאי לכך בסימן מסחר רשום או בסימן הדומה לו לעניין טובין שלגביהם נרשם הסימן או טובין באותו הגדר" (סעיף 1 לפקודה). אם אמנם מתכוונת הנתבעת לכנות את בית-המלון העתידי בשם 'Colony', הרי שאין ספק שמדובר בהפרה ברורה של סימן מסחר.


16. האם הכינוי 'ג'רוזלם קולוני', או 'Jerusalem Colony' אף הוא מהווה הפרה? דומני שהתשובה היא בחיוב. השם 'ג'רוזלם קולוני' מכיל בתוכו את הסימן 'Colony' במלואו. סימן הכולל בתוכו סימן רשום עשוי בדרך-כלל להוות הפרה, אלא אם השימוש בסימן הרשום טפל למילים אחרות הנלוות אליו. "רק תוספת דומיננטית, בעלת משמעות שאינה משנית או שולית לשם הרשום כסימן מסחר, תוספת שיש בה כדי לבטל את הדמיון התודעתי בין הסימן לסימן המסחר הרשום, תוכל לקיים את ההסדר המוצע" (ע"א 935/00 מועדון מנויי טוטו זהב בע"מ נ' המועצה להסדר ההימורים בספורט, פ"ד נט (1) 873, 893 (2004)). אין זה המצב בענייננו, בהתחשב בכך שמקומו של בית-המלון של התובעת הוא ירושלים. אין ספק כי בסימן 'ג'רוזלם קולוני' המילה 'קולוני' איננה טפלה למילה 'ג'רוזלם', הנלווית לשמות עסק רבים בעיר ירושלים. לפיכך השימוש בסימן 'ג'רוזלם קולוני' הוא שימוש בסימן המסחר הרשום 'Colony', ומהווה הפרה.


17. מעבר לצורך אוסיף כי אף אם אין מדובר בשימוש בסימן המסחר הרשום, אין ספק שמדובר בהפרה על-פי החלופה השנייה הקבועה בהגדרת 'הפרה' בסעיף 1 הנ"ל, היינו מבחן הדימיון – שימוש בסימן הדומה לסימן הרשום. הציבור הרי עלול לטעות בין מלון 'ג'רוזלם קולוני' לבין מלון 'קולוני', שני מלונות יוקרה המצויים בירושלים, כפי שאפרט להלן. החשש להטעיה מעיד על דימיון (רע"א 5454/02 טעם טבע (1988) טיבולי בע"מ נ' אמברוזיה סופהרב בע"מ, פ"ד נז(2) 438, 450 (2003)), והואיל ומדובר באותם טובין גם מן הטעם הזה מדובר בהפרה.


18. האם השם 'ג'רוזלם קולוני' מפר גם את סימן המסחר המוכר-היטב-אף-שאינו-רשום 'אמריקן קולוני'? בסעיף 1 לפקודה מוגדרת הפרה גם כך: "שימוש בידי מי שאינו זכאי לכך בסימן מסחר מוכר היטב אף אם אינו סימן מסחר רשום, או בסימן הדומה לו עד כדי להטעות לענין טובין שלגביהם מוכר הסימן או לענין טובין מאותו הגדר". כאן קבע החוק במפורש את מבחן ההטעיה לשם קביעה האם מדובר בסימן דומה. יש לבחון אפוא האם הסימן 'ג'רוזלם קולוני' הוא סימן הדומה לסימן 'אמריקן קולוני' עד כדי להטעות. גם לכך תשובתי היא בחיוב, מטעמים דומים לאלו שעמדו בבסיס הכרעתי לעיל לעניין הפרת השם 'קולוני'.


19. שלושה מבחנים משמשים לבחינת קיומו של חשש הטעיה. הראשון והחשוב בין המבחנים הוא מבחן המראה והצליל, ומקובלנו לגביו כי "יש ליתן משקל לרושם הראשוני שנוצר בעת השוואת הסימנים תוך מתן דגש לכך שזיכרונו של הצרכן הממוצע אינו מושלם" (עניין טעם טבע הנ"ל, עמוד 451). צרכן ממוצע, גם אם מכיר את בית המלון של התובעת, עשוי לטעות בין השם 'אמריקן קולוני' לבין השם 'ג'רוזלם קולוני', בעיקר משום שהתיבה 'קולוני' היא עיקרו של הביטוי. המבחן השני הוא מבחן סוג הסחורה וסוג הלקוחות, וגם לפיו סבורני כי יש בענייננו חשש להטעיה. מדובר בשני בתי מלון, שניהם מלונות יוקרה. שניהם פונים אל קהל יעד המוכן לשלם סכומי כסף נכבדים עבור שהייה בבית מלון. בהבדלים הדקים שעליהם מצביעה הנתבעת, הנוגעים לניואנסים שונים בקהלי היעד של שני בתי-המלון – קהל יהודי אמריקאי לעומת קהל שאינו מקפיד על כשרות או קהל בעל זיקה לרשות הפלשתינית – אין כדי להושיע את הנתבעת. כך גם ההבדל, ככל שישנו, בדבר הכוונה לכלול גם שטחי מסחר במסגרת הפרוייקט שיוזמת הנתבעת. הלא מצויים אנו "בעידן שבו המגמה הכללית בעולם המסחר הינה לאחד אספקת טובין עם שירותים קרובים ושאינם קרובים לאותם טובין" (עניין מועדון מנויי טוטו זהב הנ"ל, עמוד 894), ולפיכך גם את המונח 'מאותו הגדר' שבחוק מפרשת הפסיקה בהרחבה, עד כדי כך שדי שיהיו שני נותני השירותים באותה "משפחה מסחרית" (שם). קל וחומר להבדלים הדקיקים שעליהם מבקשת הנתבעת להסתמך, שאין בהם כדי להוציא את שני בתי המלון מכלל אותו 'סוג סחורה' או 'סוג לקוחות'.


20. המבחן השלישי הוא מבחן לוואי – יתר נסיבות העניין. ואכן, דומני שכמה נסיבות נוספות יש בהן כדי לחזק את המסקנה בדבר החשש להטעיה. הרי בית-המלון 'אמריקן קולוני' משכנו בירושלים. שימוש בשם 'קולוני' עם תוספת התיבה 'ירושלים' יטעה את הציבור כי מלון 'ג'רוזלם קולוני' הוא הוא מלון 'אמריקן קולוני' שבירושלים. מיקום באזורים אחרים בתוך העיר, או ריחוק של שניים-שלושה קילומטרים, אין די בהם כדי ללמד כי מדובר בשני בתי-מלון אחרים, עבור מי שאינו מכיר את העיר ירושלים. גם אילו היה בבידול הגיאוגרפי כדי להבחין בין השניים, עדיין די בדמיון שבין השמות כדי להטעות אדם סביר שיחשוב כי גוף כלכלי או ניהולי אחד עומד מאחורי שני בתי-המלון. בית-המלון של הנתבעת עוד טרם החל לפעול, ואף טרם להיבנות, וכבר הצליחו התובעים להביא ראיות לבלבול ולטעויות שגורם הדמיון בסימנים, אפילו בקרב אנשי מקצוע (ת/14; נספח 58 לתצהיר ברקוביץ'; עמוד 11 שורות 11-15). סופו של דבר, הדמיון שבין שני הסימנים, 'אמריקן קולוני' ו'ג'רוזלם קולוני' יש בו כדי להטעות בנסיבות העניין דנן, ולפיכך השימוש בסימן 'ג'רוזלם קולוני' על-ידי הנתבעת מהווה הפרה גם של הסימן המוכר-היטב-אף-שאינו-רשום 'אמריקן קולוני'.


21. הנתבעת מפרה אפוא את סימניה של התובעת.
הנתבעת הצביעה על השימוש שעשתה התובעת עצמה בסימן 'Colony' בשנים שבהן היה בבעלותה של חברה שלישית. לטענתה, התובעת עצמה חטאה בהפרה במשך שנים ארוכות כלפי אחר, ומה לה כי תלין על הנתבעת. אין ממש בטענה הזו. הנתבעת לא תוכל להיבנות משׂימת טענות בפיהם של צדדים שלישיים, טענות שאינן נוגעות לסכסוך שבין הצדדים בהליך דנן. הפרתה את סימניה של התובעת תידון לגופהּ.


שימוש אמת

21. לא במקרה בחרה הנתבעת, לגירסתה, להשתמש בסימן 'קולוני'. מיקומו של בית-המלון המתוכנן הוא במושבה הגרמנית. כמה בעלי עסקים בשכונה הזו בחרו לכנות את עיסקיהם בשם 'מושבה' או 'קולוני', כדי לציין את הזיקה הגיאוגרפית לשכונה הזו, וכך גם חפצה הנתבעת לעשות. זהו שימוש אמת, לטענתה, ולפיכך יש להתירו בהתאם להוראת סעיף 47 לפקודה: "רישום לפי פקודה זו לא ימנע אדם מהשתמש שימוש אמת בשמו או בשם עסקו או בשמו הגאוגרפי של מקום עסקו, שלו או של קודמיו בעסק, או מהשתמש כהגדר אמיתי של מהותם או איכותם של טובין שלו". לשיטת הנתבעת, הסימן 'Colony' הוא "שם שמצוי בנחלת הכלל ומתאר שכונות... שבעבר היו קולוניות... מי שעושה שימוש בשם 'קולוני' עבור עסק או שירות שהוא נותן באחת מהקולוניות, עושה שימוש אמת בשמו" (עמוד61).


22. אלא שבהתאם לתכליתה של הפקודה – שמירה על תחרות הוגנת ומניעת הטעיה – ובעקבות הדין והפסיקה האמריקניים והאירופיים, פירשה פסיקת בית המשפט העליון את הסעיף הזה על דרך הצמצום (עניין מועדון מנויי טוטו זהב הנ"ל, עמוד 898). נקבע כי המונח 'אמת' שבסעיף 47 רומז גם לעיקרון ההגינות, קרי, השאיפה כי "יתאפשר לכל אדם להגדיר נכונה את הטובין או השירות שהוא מספק", שאיפה שיש לאזנה עם החתירה לכך ש"יתאפשר לכל צרכן לזהות נכונה את מקור הסחורה או השירות שהוא רוכש" (שם). לשם האיזון הזה, אין די בכך שהסימן יתאר באופן אמיתי את הטובין או השירות של בעל העסק. נדרש כי השימוש יהיה שימוש כן, כלומר חיוני לבעל העסק, ולשם כך אומצו שלושה מבחנים: האם ניתן לזהות את המוצר או השירות בקלות ללא השימוש בסימן המסחר; האם השימוש בסימן המסחר נעשה במידה שאינה עולה על הנדרש לשם זיהוי המוצר; והאם אין השימוש בסימן המסחר מצביע על חסות שנתן בעל הסימן לבעל העסק המבקש להשתמש בו.
על-פי שלושת המבחנים הללו אין ספק שלא תחול ההגנה הקבועה בסעיף 47 על הנתבעת. היא יכולה על-נקלה לבחור לה שם אחר, ובית-המלון יזוהה היטב ובקלות ללא שימוש בסימן המסחר. שני המבחנים הראשונים אינם מתקיימים אפוא לגביה. גם המבחן השלישי, חוששני, אינו מתקיים, שכן שימוש בסימן 'Colony' עשוי בהחלט להצביע על חסות שנותנת התובעת לבית-המלון של הנתבעת, כביכול הקימה התובעת רשת מלונות.


23. גם ללא המבחנים הללו, המחמירים משהו, סבורני כי אין ניתן לראות בשימוש שמתכוונת הנתבעת לעשות בסימנים 'Colony' ו'אמריקן קולוני' שימוש אמת. שמה המקובל של השכונה שתחומיה מתוכנן בית-המלון הוא 'המושבה הגרמנית', או בקיצור 'המושבה', בעברית. השם 'Colony' הוא אפוא תרגום בלבד, ואין לראות בשימוש בו משום 'שימוש אמת'. הוכח ולא הוכחש כי בשילוט הציבורי בשפה האנגלית מכונה השכונה בשם 'Moshava Germanit', היינו המרה פונטית של השם העברי ללא תרגומו כלל. לא זו בלבד, אלא שהשם 'Colony' אינו אלא תרגום חלקי של שם השכונה, שהרי אין הנתבעת מתכוונת לכנות את בית-המלון שלה 'ג'רמן קולוני'. לא ניתן אפוא לקבל את הטענה כי השימוש שבכוונת הנתבעת לעשות בסימניה המסחריים של התובעת הוא 'שימוש אמת'.


יתר עילות התביעה

24. כזכור, לא רק על עילת הפרת סימן מסחר העמידה התובעת את תביעתה, כי אם גם על העילות האלה: גניבת עין, גזילת מוניטין, עשיית עושר ולא במשפט, התערבות לא הוגנת במסחר, הטעיית ציבור הצרכנים, הפרת חובות חקוקות שבהוראות חוק אחדות, ועוולת הרשלנות.
אלא שהנתבעת לא עשתה כל שימוש מסחרי בסימניה של התובעת. הפרויקט מצוי עדיין בשלבי תכנון, ואף טרם הופקד בוועדה המחוזית. בית-המלון עדיין איננו קיים. אין כל עסק בבעלות הנתבעת שפועל, מספק שירותים או מוכר טובין. פעולות שיווק ופירסום טרם ננקטו (סעיף 26 לתצהיר מורד זמיר; סעיף 4 לתצהיר של ליאון אביגד). מר ג'רמי ברקוביץ, עד מטעם התובעת, אישר בעדותו כי כל נזק לא נגרם לתובעת (עמוד 13). עיקרו של דבר – אין נזק לתובעת ואין רווח לנתבעת. בהעדר נזק אין עוולה, ואין מקום לדון בעילות הנזיקיות. בהעדר רווח אין התעשרות, ואין מקום לדון בהשבה לפי עילת עשיית עושר.


25. סוף דבר, אני מקבל את התביעה מכוח עילת הפרת סימני מסחר.
בהעדר נזק, תיסעד התובעת בצו מניעה בלבד. אני מצווה אפוא בצו מניעה קבוע כי על הנתבעת לחדול לאלתר ולהימנע בעתיד, בין בעצמה ובין באמצעות אחרים, מכל שימוש בסימן המסחר 'Colony', ובכלל כך בסימני המסחר 'Jerusalem Colony Hotel', 'Jerusalem Colony', ו- 'Jerusalem Colony Residence' או כל סימן אחר הדומה דימיון מטעה לסימני המסחר 'Colony' או 'אמריקן קולוני', ובכלל כך להימנע מלכנות, לפרסם או לשווק מיזמי מלונאות או מגורים תוך שימוש בסימנים האלה או בדומים להם.


הנתבעת תשא בהוצאותיה של התובעת ושכ"ט עו"ד ומע"מ בסך כולל של 40,000 ₪.





לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177




נושאים רלוונטיים נוספים

  1. סימן מסחר גנרי

  2. סימן מסחרי מטעה

  3. סימן מסחר תלת מימדי

  4. סימן מסחר מוכר היטב

  5. הפרת סימן מסחר רשום

  6. דמיון בין סימני מסחר

  7. סימן מסחר אופי תיאורי

  8. סימני מסחר דומים

  9. תקנות סימני המסחר

  10. הפרת סימן מסחר לא רשום

  11. אופי מבחין - סימן מסחר

  12. סימן מסחר - אריזה

  13. דומיין - הפרת סימן מסחר

  14. סימן מסחר – בקבוק וודקה

  15. הפרת סימני מסחר באינטרנט

  16. סימן מסחר - תרופות

  17. פנקס כינויי מקור - מחיקה

  18. סעיף 41 לפקודת סימני מסחר

  19. חוזה מכר - הפרת סימן מסחר

  20. השוואה בין שני סימני מסחר

  21. ערעור על רישום סימן מסחרי

  22. סעיף 29 לפקודת סימני המסחר

  23. העתקה של רעיון - סימן מסחר

  24. סימן מסחר - שימוש שם של אדם

  25. החלטה בבקשה לרישום סימן מסחר

  26. סימן מסחר דומה עד כדי הטעייה

  27. סימן מסחר דומה במראה ובצליל ?

  28. סימני מסחר - משפט משווה

  29. הפרת סימן מסחר - תביעת פיצויים

  30. תפיסה של המכס - הפרת סימן מסחר

  31. שימוש בלתי מורשה בסימן המסחר ?

  32. דמיון בין סיומת של שם סימן מסחר

  33. דחיית התנגדות לרישום סימן מסחרי

  34. פקודת סימני מסחר נוסח חדש

  35. ערעור על החלטת פוסק - סימני מסחר

  36. רישום סימן מסחר תלת מימדי

  37. החלטה של רשם סימני המסחר - דוגמא

  38. פגיעה בזכות הקניין - הפרת סימן מסחר

  39. הפרה בוטה של סימני מסחר רשומים

  40. שימוש בסימן מסחר במשך שנים בלי רישום

  41. הפרת סימני מסחר - סמכות עניינית

  42. צו סימני המסחר אמנות נכסי תעשיה

  43. רישום אותו סימן מסחר ע"י שני אנשים שונים

  44. צירוף שתי מילים גנריות – רישום סימן מסחר

  45. קניית דומיין כדי למנוע שימוש ע"י חברה אחרת

  46. שומת הוצאות בתביעת הפרת סימן מסחר הרשום

  47. עיכוב הליכים בבקשה לביטול רישום סימן מסחר

  48. פוסק קניין רוחני - ערעור על החלטה של פוסק קניין רוחני

  49. שאלות ותשובות

רקע תחתון



שעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+



רקע תחתון