ערעור על רישום סימן מסחרי


פסק דין

השופט ע' פוגלמן:

מבוא

1. חברת "עין גדי קוסמטיקס בע"מ" (להלן: "המערערת") היא חברה הרשומה בישראל ועוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק של מזכרות, מוצרי קוסמטיקה, בשמים וחפצי נוי המיועדים לשיווק בקרב צליינים המגיעים לישראל. ביום 6.1.2004 הגישה המערערת שלוש בקשות לרישום סימני מסחר. בשתיים מהן ביקשה לרשום כסימן מסחר אריזות תלת-ממדיות מעוצבות, ובבקשה השלישית ביקשה לרשום כסימן מסחר את צורתו של מוצר ששווק על ידה. מחלקת סימני המסחר דחתה את הבקשות שהגישה המערערת. בהמשך, נדחה גם ערר על החלטה זו שהגישה המערערת לרשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר (להלן:"הרשם"). מכאן הערעור שלפנינו. נפנה, בראשית הדברים, לתיאור הרקע לערעור ולעיקרי החלטת הרשם.


הרקע לערעור ועיקרי החלטת הרשם



2. כאמור לעיל, הגישה המערערת שלוש בקשות לרישום סימני מסחר. בגדרה של בקשה 169447 (להלן:"הבקשה הראשונה"), נתבקש רישומו של סימן מסחר לגבי "בשמים ומוצרי קוסמטיקה" על אריזה תלת-ממדית שצורתה מלבנית ועליה מתנוססת, בעברית ובאנגלית, הכתובת "ניחוחות התנ"ך". בחזית האריזה שלושה פתחים דמויי חלונות מקומרים, ובהם בקבוקי בושם המכילים בשמי נרד, לבונה ומור. סימן המסחר המבוקש התייחס, על פי נוסחה של הבקשה, "לאריזה התלת-ממדית עצמה ולא רק לתצלום" ולא הוגבל "לתכולה מסוימת או לבקבוקים הנראים בתוך האריזה, או לצבע, או לקישוט, או לכיתוב מסוים המופיעים על פניה". בגדרה של בקשה 169449 (להלן:"הבקשה השנייה") נתבקש רישומו של סימן מסחר לגבי "מתנות, מזכרות וחפצי נוי" על אריזה תלת-ממדית מלבנית הנושאת את הכיתוב “Holy Land” ומכילה אף היא שלושה פתחים דומים לאלו שתוארו לעיל, שבצידם שתי כנפיים בדמות "דלתות" שביכולתן להיסגר ולהיפתח. בתוך הפתחים שלושה בקבוקים המכילים שמן, מים ואדמה "מארץ הקודש". האריזה נושאת איורים שונים. כקודמו, גם סימן המסחר שרישומו התבקש במסגרת הבקשה השנייה, התייחס ל"אריזה התלת-ממדית ולא רק לתצלום" ואף הוא לא הוגבל "לתכולה מסוימת או לבקבוקים הנראים בתוך האריזה, או לצבע, או לתמונה או לכיתוב מסוים המופיעים על פניה". בגדרה של בקשה 169448 (להלן: "הבקשה השלישית") ביקשה המערערת לרשום סימן מסחר לגבי "נרות לקישוט, ריחניים ולא ריחניים" הכוללים את מכלול מרכיבי הנר: כלי קיבול שצורתו כד קטן המעוטר בסמל מדינת ישראל וקישוטים נוספים ושעווה המצויה בתוכו. יצוין כי בהמשך, חזרה בה המערערת מבקשתה לעטר את הכד בסמלה של מדינת ישראל, אולם יתר הרכיבים העיצוביים המתוארים לעיל נותרו על כנם. מחלקת סימני המסחר דחתה את שלוש בקשות הרישום שהוגשו מטעמה של המערערת. לשם שלמות התמונה יוער, כי במקביל להגשת הבקשות בישראל, הגישה המערערת בקשות לרישום סימנים דומים לאלו נושא הבקשות הראשונה והשנייה גם למשרד רישום הפטנטים וסימני המסחר בארצות הברית (United States Patent and Trademark Office). בקשות אלו נדחו אף הן.


3. על החלטות מחלקת סימני המסחר הגישה המערערת ערר לרשם בגדרו טענה, כי שלושת הסימנים התלת-מימדים אותם ביקשה לרשום "עולים כדי הגדרת המונח 'סימן מסחר' שבסעיף 1 לפקודה וכשרים להירשם בפנקס סימני המסחר" (עמ' 11 להחלטת הרשם). טענה זו נדחתה בידי הרשם בהחלטה מקיפה ומפורטת מיום 6.3.2006. להלן נעמוד על עיקריה. בפתח החלטתו קבע הרשם, כי הסימנים המבוקשים לרישום על ידי המערערת הם סימנים תלת-ממדיים המתייחסים ל"חוזי המוצר" (“Trade Dress” או “Get Up”) דהיינו, לחזות החיצונית של הטובין. אולם, בעוד שהסימנים המבוקשים לרישום בבקשות הראשונה והשנייה עניינם בהגנה על אריזתו של מוצר, הרי שהסימן המבוקש לרישום בגדרה של הבקשה השלישית עניינו במתן הגנה לעיצובו של המוצר עצמו (עמ' 14 להחלטה). בהמשך ציין הרשם, כי ככלל, על מנת שסימן כלשהו, וסימן תלת-ממדי של חוזי מוצר בכלל זה, יהא כשר לרישום, יש להוכיח כי הוא בעל אופי מבחין אינהרנטי, דהיינו, כי מעצם טיבו, יש בו כדי ליצור זיקה ברורה בין הטובין לבעל הסימן ולהפריד בין הטובין המיוצרים על ידו לטובין המיוצרים בידי אחרים (עמ' 15-18 ועמ' 27-21 להחלטה). לחלופין, ציין הרשם, יש להוכיח כי הסימן המבוקש לרישום הוא בעל אופי מבחין נרכש, דהיינו, כי השימוש הנרחב והממושך שנעשה בו יצר זיקה בין הטובין לבעל הסימן כאמור לעיל.


4. בהמשך לכך קבע הרשם, כי הסימנים המבוקשים לרישום על ידי המערערת אינם נושאים אופי מבחין אינהרנטי, שכן "הן דמות הנר המעוצב [בבקשה השלישית] והן אריזות המוצרים [בבקשות הראשונה והשנייה] אינם נושאים פריטים עיצוביים ייחודיים, וודאי שלא כאלה המסוגלים ליצור בעיני הצרכן קשר ישיר אל מקור הטובין" (עמ' 27 להחלטה). סימנים אלה, הוסיף וקבע הרשם, אף אינם בעלי אופי מבחין נרכש משום שהם אינם עומדים בקריטריונים הרלוונטיים, הכוללים, בין היתר, את משך השימוש בסימן; את אופי הסימן והיקף הפרסום שלו; את מידת המאמץ שהושקעה ביצירת קשר תודעתי בינו לבין מקור הטובין; ואת עצם הזיהוי של הסימן המבוקש עם המוצר בידי קהל הצרכנים וייחוס חשיבות על ידם ליצרן המוצר וסימנו, להבדיל מאל תכונות המוצר בלבד (עמ' 29-28 להחלטה). עוד צוין, כי רף ההוכחה לקיומו של אופי מבחין נרכש תלוי גם במידת התיאוריות של הסימן המבוקש לרישום. כך, ככל שמידת הגנריות של הסימן המבוקש גבוהה יותר, קרי, ככל שהוא נוטה יותר לתאר באופן כללי את הסוג או הזן שאליו משתייך המוצר שבו מדובר, כך יגבר משקלו של נטל ההוכחה הרובץ על המבקש להוכיח את קיומו של אופי מבחין נרכש (עמ' 30 להחלטה). בענייננו, כך הרשם, עיצובו של הנר המבוקש לרישום בגדרה של הבקשה השלישית הוא כה שגרתי, "עד אשר מידת האופי המבחין שיש להוכיח לגביו גדולה ביותר והסיכוי להוכחת אופי מבחין במקרה כזה, הינו אפסי" (עמ' 32 להחלטה). הראיה היחידה שהובאה לעניין השימוש בנר היתה נתוני היקף המכירות שלו בין השנים 2004-1998 אולם בכך אין די, שכן סימן יזכה באופי מבחין נרכש רק מקום בו "הציבור מזהה את מקור הטובין על פי העיצוב" (עמ' 32 להחלטה) ובענייננו, לא הובא כל סקר שוק המוכיח זיהוי כאמור. בדומה נקבע, כי האריזות המבוקשות לרישום בגדרן של הבקשות הראשונה והשנייה הן נטולות "רכיבים עיצוביים משמעותיים, וודאי כאלה המצביעים על מקור הטובין ובשל כך, נטולי אופי מבחין אינהרנטי. על מנת לבסס לסימנים המבוקשים אופי מבחין נרכש היה על [המערערת] להציג בפני סקר שוק אשר יוכיח כי האריזות מורות על מקור הטובין בקרב הציבור. אף כאן לא היה די בנתוני המכירות של המוצרים שהוגשו על-ידי [המערערת]" (עמ' 34 להחלטה). בסיכומם של דברים קבע, אפוא, הרשם, כי הסימנים המבוקשים לרישום הינם נטולי אופי מבחין אינהרנטי ונטולי אופי מבחין נרכש, ומן הטעם הזה, הם אינם כשרים לרישום כסימני מסחר.


5. בנוסף לכך נקבע, כי הסימנים המבוקשים לרישום כוללים אלמנטים פונקציונאליים ואסתטיים אותם לא יהא ראוי לגרוע מן הסימנים הפתוחים לשימוש הציבור, מה גם שהמערערת לא הוכיחה כי קהל הצרכנים רוכש את מוצריה אך בשל כך שיוצרו על ידה ולא בשל אלמנטים אלה. אף מן הטעם הזה, קבע הרשם, אין לרשום את סימני המערערת כסימני מסחר (עמ' 38 להחלטה). שני טעמים נוספים שעמדו בבסיס החלטתו של הרשם היו עמדתו לפיה ככלל, אין מקום ליתן הגנה של סימן מסחר בגין סימן אשר הוא הטובין עצמם, וכי בענייננו, לא הובאו ראיות לשימוש באריזות נושא הבקשות הראשונה והשנייה ובנר נושא הבקשה השלישית כבסימן מסחר (עמ' 42 להחלטה); ועמדתו לפיה סימני המערערת אינם כשרים לרישום משום שחרף העובדה שהם מסוג הסימנים שהיו ראויים, עובר לפרסומם ברבים ובכפוף להוכחת יסוד של חידוש, לבחינת רישומם כמדגמים – המערערת נמנעה מלבקש את רישומם ככאלה. להשקפתו, המערערת "מנסה כעת ... לרפא פגם זה שבחוסר יכולת ההגנה הקניינית על מוצריה, תוך ניסיון 'לעקוף' את פקודת המדגמים, בטענה כי מוצריה רכשו מוניטין עם השימוש בהם והם ראויים כביכול להירשם כסימני מסחר. אף מן הטעם שבמדיניות שלא לבטל כליל את הקו ששם המחוקק... ולא לערב תחומים מגודרים בהלכות שונות, האחד בשני, איני יכול לקבל את בקשותיה של המבקשת לרישום סימני המסחר המבוקשים" (עמ' 54 להחלטה). בסופו של יום קבע הרשם, על יסוד הטעמים השונים שהוזכרו לעיל, כי סימני המערערת אינם כשרים לרישום ובהתאם, בקשות הרישום שהוגשו מטעמה – נדחו כולן.


מכאן הערעור שלפנינו.



תמצית טענות הצדדים



6. המערערת סבורה כי לא היתה כל מניעה לרשום את סימניה כסימני מסחר. להשקפתה, הסימנים המבוקשים לרישום על ידה הם בעלי אופי מבחין אינהרנטי או למצער, בעלי אופי מבחין נרכש ובניגוד לקביעת הרשם, הם נעדרים מימד פונקציונאלי המהווה חסם מפני רישומם כסימני מסחר. להשקפת המערערת, אין הגיון בקביעת הרשם בדבר הפונקציונאליות של סימניה נוכח קביעתו לפיה קיימות חלופות עיצוביות רבות. עוד נטען בהקשר זה, כי קביעתו של הרשם לפיה רישום סימניה ישלול מן הציבור את הרכיבים העיצוביים של חלונות מקושתים וכלי הקיבול של הנר – שגויה. המערערת מוסיפה וטוענת כי ניתוח העדויות שהתייחסו לשאלת הפונקציונאליות היה מוטעה וכי הרשם שגה בבחינת הסימנים המבוקשים לרישום על ידה שכן הוא התמקד ברכיבים ספציפיים ולא בחוזי הכולל של הסימנים. ממילא, ממשיכה וטוענת המערערת, אף אם מקבלים את קביעתו של הרשם בדבר הפונקציונאליות של הסימנים אותם ביקשה לרשום, הרי שהיתה פתוחה בפניו דרך מידתית יותר מדחייתן של בקשותיה על הסף, והיא רישום סימני המסחר המבוקשים והתנייתם בהודעת ויתור במתכונת הקבועה בסעיפים 18 ו-21 לפקודה. המערערת מוסיפה וטוענת, כי אף אם מקבלים את קביעתו של הרשם לפיה הסימנים המבוקשים לרישום היו כשרים להירשם כמדגם – אין בכך כדי לחסום את רישומם כסימני מסחר.


המשיב סבור כי יש להותיר על כנה את החלטת הרשם, באשר להשקפתו, אין כל ספק כי הסימנים המבוקשים אינם כשירים לרישום כסימני מסחר.


דיון



7. הערעור שלפנינו עוסק ברישומם של סימני מסחר תלת ממדיים. על פי קביעתו של הרשם, עניין לנו בשני סוגים של סימנים תלת ממדיים: הסימנים נושא הבקשות הראשונה והשנייה המתייחסים לאריזת מוצר, והסימן נושא הבקשה השלישית המתייחס לצורתו של מוצר. בטרם אפנה לדיון פרטני בסימני המערערת ראוי להבהיר בתמצית מהם התנאים לרישומו של סימן מסחר ומהו הרציונאל המונח בבסיסם. הצגתם של אלה תהווה נקודת מוצא לבחינת כשרותם של סימני המערערת להירשם כסימני מסחר. המונחים "סימן" ו"סימן מסחר" מוגדרים בסעיף 1 לפקודה בזו הלשון (ההדגשות הוספו):




הגדרות

"סימן" - אותיות, ספרות, מלים, דמויות או אותות אחרים או צירופם של אלה, בשני ממדים או בשלושה;

"סימן מסחר" - סימן המשמש, או מיועד לשמש, לאדם לענין הטובין שהוא מייצר או סוחר בהם;




ייעודו המסורתי של סימן המסחר הוא ליצור זהות בין סימן ליצרן או מקור ספציפי של טובין. כיום, מקובל לומר כי "אין צורך שהסימן יסמל עבור הצרכן את זהותו המדויקת של מקור הטובין, אלא די בכך שיהיה בו כדי לקשר בין כל המוצרים הנושאים את הסימן באופן שהצרכנים ידעו שמקורם של מוצרים אלה הינו זהה" (ע"א 11487/03 August Storck KG B נ' אלפא אינטואיט מוצרי מזון בע"מ (לא פורסם, 23.3.08). להלן: עניין טופיפי. כן ראו בג"צ 296/85 סיאה סיאק האו (אנתוני) נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, פ"ד מ(4) 770, 777 (1986) המאוזכר שם; א' ח' זליגסון דיני סימני מסחר ודינים הקרובים להם 1, (1972)). סימן המסחר משרת מטרה כפולה. מחד, מבחינתו של בעל הסימן, יוצר הסימן חיץ ובידול בין מוצריו שלו לבין מוצריהם של יצרנים אחרים. מאידך, מאפשר הסימן לציבור הצרכנים להימנע מטעות באשר למקורם של הטובין הנושאים את הסימן (עניין טופיפי, בפסקה 8; ע"א 3559/02 מועדון מנויי טוטו זהב נ' המועצה להסדר הימורים בספורט, פ"ד נט(1) 873, 888-887 (2004). להלן: עניין הטוטו; ע"א 941/05 אגודת הכורמים הקואופרטיבית של יקבי ראשון לציון וזכרון יעקב נ' חברת הכרם בע"מ (לא פורסם, 17.10.2006) פסקה 17 לפסק דינה של השופטת ד' ברלינר. להלן: עניין אגודת הכורמים; עמיר פרידמן, "סימני מסחר – דין, פסיקה ומשפט משווה" בעמ' 8-7 (מהדורה שנייה, 2005). להלן: פרידמן).


8. רישומו של סימן מסחר מקנה לבעליו מונופול בשימוש בו תוך הפקעת הסימן, בהקשרו המסחרי, מנחלת הכלל (ראו סעיף 46(א) לפקודה). בכדי להימנע ממצב של הפקעת-יתר של סימנים מרשות הרבים ובכדי ל"קיים את האיזון ההולם בין זכותו של בעל הסימן להגן על קניינו ועל המוניטין שרכש לבין האינטרס של הציבור לחופש עיסוק ולחופש ביטוי, נדרשת מידת זהירות בתהליך אישור סימני מסחר כראויים לרישום" (עניין הטוטו, בעמ' 888. והשוו: עניין אגודת הכורמים, בפסקה 17). על רקע דברים אלה יש לבחון את הוראת סעיף 8 לפקודה, בה מעוגנת דרישת האופי המבחין – אינהרנטי או נרכש – המהווה תנאי מוקדם לרישומו של סימן מסחר:





סימנים כשרים לרישום

(א) אין סימן כשר לרישום כסימן מסחר אלא אם יש בו כדי להבחין בין הטובין של בעל הסימן לבין הטובין של אחרים (להלן - בעל אופי מבחין).
(ב) הרשם או בית המשפט הבאים לקבוע אם סימן מסחר המשמש למעשה הוא בעל אופי מבחין, רשאים לשקול עד כמה הפך השימוש למעשה את הסימן לבעל אופי מבחין בטובין שלגביהם נתבקש או נעשה הרישום.





וראו בהקשר זה: ע"א 1427/05 מ.ב. גלאט עוף למהדרין בע"מ נ' רשם הפטנטים (לא פורסם, 25.6.2007) פסקאות ב(1)-ב(2) לפסק דינו של השופט י' אלון; ע"א 4116/06 Gateway Inc. נ' פסקול טכנולוגיות מתקדמות בע"מ (לא פורסם, 20.6.2007) פסקה 15 לפסק דינו של השופט ס' ג'ובראן. כעולה מסעיף 1 לפקודה שנוסחו הובא לעיל, המונח "סימן" כולל בתוכו גם סימנים תלת-ממדיים. מכאן, שניתן, עקרונית, לרשום סימנים תלת ממדיים כסימני מסחר. זאת, בכפוף לכך שמתקיימת בהם, בין היתר, דרישת האופי המבחין עליה עמדנו. בפסק דינו בעניין טופיפי התייחס השופט א' גרוניס לסוגית רישומן של צורות מוצרים תלת ממדיות כסימני מסחר. נקבע, כי צורתו התלת ממדית של מוצר כשרה לרישום כסימן מסחר ביחס למוצר עצמו רק על פי החלופה של אופי מבחין נרכש, ולא על פי החלופה של אופי מבחין אינהרנטי (שם, בפסקה 15). בפסק דינו התייחס השופט גרוניס גם לשאלת רישומן של אריזות מוצר כסימני מסחר. לעניין זה הושארה בצריך עיון השאלה האם סימן תלת ממדי המורכב מאריזת מוצר כשר אף הוא לרישום רק על פי החלופה של אופי מבחין נרכש, או שמא (בשונה מצורת המוצר) כשר הוא לרישום אף על פי החלופה של אופי מבחין אינהרנטי (שם, בפסקה 32).


9. בצד האמור יש להדגיש, כי התקיימותה של דרישת האופי המבחין, כשהיא לעצמה, אין די בה כדי לקבוע כי סימן מסוים כשיר לרישום כסימן מסחר; אלא בכל מקרה יש ליתן את הדעת גם לשאלה האם הסימן המבוקש לרישום משמש למטרה תועלתית-פונקציונאלית כלשהי. שכן, כפי שנפסק, תווים המשמשים למטרה פונקציונאלית אינם כשירים להירשם כסימני מסחר על פי החלופה של אופי מבחין אינהרנטי, אף אם יש בהם כדי לזהות את מקור המוצר:


"כל הרעיון של סימן מסחר הוא יצירת זהות בין הסימן למוצר, עד כי הציבור, בראותו את הסימן, יקשר אותו מיד עם סחורה ממקור מסוים. אך דבר המשמש למטרה תועלתית כלשהי... אינו סימן מסחר כשר לרישום, אפילו יש בו גם כדי לזהות את מקור המוצר, ואפילו היה התובע ההוגה הראשון של הרעיון לעשות בו שימוש... הרעיון הוא, שסימן מסחר אינו מיועד להגן על שימוש תועלתי שאינו מוגן בפטנט או בזכות יוצרים... מהנימוקים שהובהרו לא היו הסימנים כשרים לרישום ללא שהוכחה לגביהם המשמעות השנייה" (בג"צ 144/85 קליל, תעשיות מתכת אל-ברזליות בע"מ נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, פ"ד מב(1)309, 324-323 (1988). להלן: עניין קליל. ההדגשות הוספו, ע' פ'. והשוו: עניין אגודת הכורמים, בפסקה 18 לפסק דינה של השופטת ד' ברלינר).


בהקשר זה יש להבהיר, כי לתיבה "פונקציונאליות" ניתנת משמעות רחבה. אכן, "התווים הפונקציונאליים של מוצר (Functional features) אינם מתמצים באלה המאפשרים את התפקוד התועלתי שלו מהבחינה הטכנית או ההנדסית. תווים פונקציונאליים הם גם אלה המשפיעים על מטרתו ופעולתו... גם תווים אסתטיים יכולים להיחשב כפונקציונאליים, כשמדובר במוצר הנקנה בשל ערכו האסתטי" (ע"א 18/86 מפעלי זכוכית ישראליים פניציה בע"מ נ' Les Verries de Saint Gobain, פ"ד מה(3) 224, 238 (1991). להלן: עניין פניציה). נמצאנו למדים, אפוא, כי סימן הנושא אופי פונקציונאלי לא יהיה כשיר לרישום על פי החלופה של אופי מבחין אינהרנטי; אולם מפסק דינה של השופטת נתניהו בעניין קליל עולה כי סימן כזה יכול ויהא כשיר לרישום על פי החלופה של אופי מבחין נרכש (עניין טופיפי, פסקה 15 לפסק דינו של השופט א' גרוניס; פרידמן, בעמ' 148). בהקשר זה נעיר, כי הבחנה זו – בין השפעתה של הפונקציונאליות על הרישום לפי החלופה של אופי מבחין אינהרנטי ולפי החלופה של אופי מבחין נרכש – אינה פשוטה כלל ועיקר ואפשר שראוי להרהר בה. הבחנה זו אף אינה קיימת ביחס לעוולת גניבת עין, אשר אינה מעניקה כל הגנה לתווים בעלי אופי פונקציונאלי (עניין טופיפי, בפסקה 15; ע"א 4030/02 עמיחי טרייד בע"מ נ' שרש ערכות נוודים בע"מ, פ"ד נח(5) 632, 637-636 (2004); עניין פניציה, בעמ' 239-236). בשונה מקביעתה של השופטת נתניהו בעניין קליל, נקבע לאחרונה בעניין טופיפי, כי צורתו התלת ממדית של מוצר אינה כשירה לרישום כסימן מסחר בין אם היא בעלת אופי מבחין אינהרנטי ובין אם היא בעלת אופי מבחין נרכש, ככל שמדובר בצורה בעלת ערך פונקציונאלי במשמעות הרחבה עליה עמדנו לעיל (עניין טופיפי, פסקאות 15 ו-31 לפסק דינו של השופט א' גרוניס). קביעה זו התבססה, בעיקרה, על הקשיים הכרוכים ברישומה של צורת מוצר תלת ממדית כסימן מסחר ביחס למוצר עצמו, וביניהם, הפגיעה הצפויה בתחרות החופשית מקום בו תישלל ממתחריו של בעל הסימן האפשרות לעשות שימוש ביתרונות האסתטיים והפונקציונאליים הגלומים בצורת המוצר שנרשמה כסימן מסחר.


10. מהי ההשלכה היישומית של דברים אלה לענייננו? לשם נוחות הדיון נדון תחילה בסימן המבוקש לרישום בגדרה של הבקשה השלישית. על פי קביעת הרשם, בגדרה של בקשה זו ביקשה המערערת לרשום סימן מסחר על צורתו של הנר; דהיינו, הסימן המבוקש לרישום מתייחס לצורת המוצר עצמה. נוכח פסיקתו של בית משפט זה בעניין טופיפי שהוזכרה כבר לעיל, כאשר עסקינן בסימן תלת ממדי של צורת מוצר – לא ניתן לרשמו כסימן מסחר על פי החלופה של אופי מבחין אינהרנטי. קביעה זו סותמת, אפוא, את הגולל על טענות המערערת במישור זה. ממילא איני נדרש להשגות שמעלה המערערת כנגד קביעתו של הרשם לפיה הסימן נושא הבקשה השלישית נעדר אופי מבחין אינהרנטי.


11. זוהי גם המסקנה באשר לאפשרות רישומו של הנר נושא הבקשה השלישית כסימן מסחר על פי החלופה של אופי מבחין נרכש. כאמור לעיל, על פי קביעתו של השופט גרוניס בעניין טופיפי, מקום בו הוכח כי "צורת המוצר משמשת בפועל לבידולו של המוצר, וכי הצורה אינה בעלת תפקיד אסתטי או פונקציונאלי ממשי – תהא הצורה כשרה לרישום כסימן מסחר" (שם, בפסקה 30). גם אם נניח, לטובת המערערת, כי חסם הפונקציונאליות אינו קיים במקרה זה, נמצא כי קיומו של אופי מבחין נרכש לא הוכח בענייננו. כאמור לעיל, קיומו של אופי מבחין נרכש נלמד מנתונים עובדתיים שונים, לרבות משך השימוש בסימן; אופי והיקף פרסום הסימן; והאמצעים שננקטו על ידי היצרן בכדי ליצור תודעה צרכנית של קשר בין הסימן לטובין המסוימים (עניין פניציה, בעמ' 243-239. והשוו: ע"א 5792/99 תקשורת וחינוך דתי-יהודי משפחה (1997) בע"מ – עיתון משפחה נ' אס.בי.סי פרסום, שיווק וקידום מכירות בע"מ – עיתון "משפחה טובה", פ"ד נה(3) 933, 945 (2001). להלן: עניין משפחה טובה; פרידמן, בעמ' 161). קביעת הרשם, לפיה המערערת לא הוכיחה כי הנר נושא הבקשה השלישית רכש אופי מבחין למעשה, היא קביעה מובהקת שבעובדה. ככזו, אין מדרכה של ערכאת הערעור להתערב בה אלא במקרים חריגים, בהם נראה כי הממצאים העובדתיים אינם מעוגנים בחומר הראיות או מקום בו נראה כי הגרסה העובדתית שאומצה אינה מתקבלת על הדעת (ע"א 2673/04 קופי טו גו שיווק (1997) בע"מ נ' ישראל שקד (לא פורסם, 15.4.2007) פסקה 15 לפסק דינה של השופטת ד' ברלינר. להלן: עניין קופי טו גו; ע"א 813/06 ג'ונס נ' בית הספר האזורי עמק החולה (לא פורסם, 7.2.2008) פסקה 6 לפסק דינו של השופט י' אלון). עניינה של המערערת אינו נמנה על מקרים חריגים אלה.


למעלה מן הדרוש, אפוא, בחנתי את השגות המערערת בעניין זה אף לגופן ולאחר שעשיתי כן, הגעתי למסקנה כי אין בהן ממש. על המבקש לרכוש זכות קניינית בסימן מסחר מוטל נטל הוכחתי כבד. אכן, כפי שציינה הנשיאה ביניש בעניין הטוטו, "היות וההגנה המוקנית לבעל הסימן הרשום הנה כלפי כולי עלמא, והיא מבססת זכות קניינית באופייה, נדרשת הבאת ראיות בעלות משקל לא מבוטל לצורך הוכחת המובחנות שרכש הסימן" (שם, בעמ' 890). עוד יצוין, כי ככל שהייחודיות הטמונה בסימן קטנה יותר, כך משקלן של הראיות הדרוש לביסוס המובחנות גדול יותר (עניין הטוטו, בעמ' 890; עניין עיתון משפחה, בעמ' 946; עניין אגודת הכורמים, פסקה 15 לפסק דינה של השופטת ד' ברלינר; ע"א 634/89 ריין נ' Fuji Electronics MFG. Co פ"ד מה(4) 837, 849 (1991)). עיצובו של הנר המבוקש לרישום בבקשה השלישית הוא סטנדרטי לחלוטין. כפי שציין הרשם, צורתו של הנר היא כצורת הכלי המכיל אותו, והיא אינה נושאת כל מאפיינים ייחודיים או בלתי שגרתיים. מכאן, שעל המערערת מוטל נטל כבד. משאלו הם פני הדברים, לא ניתן לקבל את עמדתה של המערערת לפיה נתוני המכירות של הנר נושא הבקשה השלישית אותם הציגה בפני הרשם די בהם כדי לעמוד בנטל זה.


12. השאלה שנותרה, אפוא, להכרעתנו הינה האם הסימנים המבוקשים לרישום בגדרן של הבקשות הראשונה והשנייה היו כשירים להירשם כסימני מסחר. כזכור, הרשם קבע כי בקשות אלו עוסקות ברישומן של אריזות. כשלעצמי, אני סבור כי קביעה זו אינה נקיה משאלות, שכן ניתן אף לומר כי הסימנים המבוקשים לרישום בגדרן של הבקשות הראשונה והשנייה אינם משמשים כאריזה של מוצר אלא כמוצר עצמו, שתכולתו אינה נמכרת בנפרד. הקושי שבסיווגם של הסימנים במקרה שלפנינו, אינו אלא המחשה קונקרטית של הקושי הכללי הטמון בהבחנה – שלעיתים קרובות אינה כה ברורה ונהירה – בין צורת המוצר לאריזתו. אכן, יש יסוד להבחנה בין הקריטריונים הנדרשים לשם רישומה של צורת מוצר כסימן מסחר לבין הקריטריונים הנדרשים לשם רישומה של אריזת מוצר כסימן מסחר. כך למשל, עוצמתו של החשש מפני פגיעה בתחרות באמצעות רישומה של אריזה כסימן מסחר פחותה מעוצמתו של חשש זה בהקשר של רישום סימן מסחר ביחס לצורתו של מוצר (להרחבה בעניין זה ראו פסקאות 12-11 ו-32 לפסק הדין בעניין טופיפי). מאידך, קיימים שיקולים נגדיים התומכים בעמדה לפיה המבחנים לרישום בשני המקרים צריכים להיות דומים, ועיקרם הוא, שהמבחנים לעניין רישומם של סימני מסחר תלת ממדיים צריכים להיות פשוטים וקלים וכי יש להימנע, ככל הניתן, מיצירתן של אבחנות דקות וקשות ליישום. המקרה שלפנינו ממחיש, כאמור, קושי זה. אולם, להשקפתי, איננו נדרשים, בגדרי הערעור שלפנינו, להכרעה בסוגיה זו. כעולה מהחלטתו שעיקריה הובאו לעיל, מצא הרשם כי הסימנים המבוקשים לרישום בגדרן של הבקשות הראשונה והשנייה הם נטולי אופי מבחין אינהרנטי או נרכש. קביעה זו היא, כאמור לעיל, קביעה שבעובדה ובנסיבות המקרה שלפנינו, אין כל עילה להתערב בה. משכך, בין אם יסווגו הסימנים נושא הבקשה הראשונה והשנייה כ"אריזת מוצר" ובין אם יסווגו כ"צורת המוצר" – אין בכך כדי לשנות את התוצאה לפיה הם אינם כשירים לרישום כסימני מסחר.


13. למעלה מן הדרוש, אפוא, בחנתי את השגות המערערת בעניין זה אף לגופן ולאחר שעשיתי כן, הגעתי למסקנה כי אין בהן ממש. בפתח הדברים ייאמר, כי אילו היינו קובעים כי גם הבקשות הראשונה והשנייה עוסקות ברישומן של צורות מוצר, לא היה כלל צורך לדון בטענות המערערת שעניינן קיומו של אופי מבחין אינהרנטי, שכן כפי המובהר לעיל, נוכח ההכרעה בעניין טופיפי, לא ניתן לרשום צורת מוצר כסימן מסחר על פי החלופה של אופי מבחין אינהרנטי. כך הוא המצב אף לו היינו קובעים כי מדובר בקשות עוסקות ברישומן של אריזות מוצר, וכי הכלל ביחס לאריזות זהה לכלל שנקבע בעניין טופיפי לגבי צורת המוצר.


אולם, גם אם נניח לטובת המערערת כי הבקשות הראשונה והשנייה עוסקות ברישומן של אריזות מוצר, וכי הכלל לגבי אריזות מוצר הוא כי ניתנות הן לרישום אף על פי החלופה של אופי מבחין אינהרנטי – אין בטענות המערערת כדי להועיל לה. בהקשר זה טוענת המערערת, כי ציבור הצרכנים מייחס לחוזי מוצרים ולאריזות תכונות של סימני מסחר ומזהה טובין באמצעותם. המערערת גם חולקת, בהקשר זה, על קביעת הרשם לפיה המבחן להוכחת אופי מבחין אינהרנטי באשר לחוזי של אריזות מוצרים הוא קפדני יותר מאשר זה החל לגבי סימנים אחרים. דומה כי טענות אלה מתעלמות כליל מליבתה של דרישת האופי המבחין האינהרנטי, והיא, כמצוין לעיל, הדרישה לפיה מעצם טיבו, יש בסימן כדי ליצור זיקה ברורה בין הטובין לבעל הסימן ולהפריד בין הטובין המיוצרים על ידו לטובין המיוצרים בידי אחרים. כפי שציין הרשם בהחלטתו, עיצובם של הסימנים המבוקשים לרישום בגדרן של הבקשות הראשונה והשנייה הוא שגרתי לחלוטין, נטול רכיבים עיצוביים ייחודיים ובוודאי שאין בעיצובם כדי להצביע על מקורם של הטובין. לכך יש להוסיף את העובדה שעל פי נוסחן של הבקשות הראשונה והשנייה שהובא לעיל, אלו לא הגבילו עצמן לתכולה מסוימת, לבקבוקים, לצבע, לתמונה או לכיתוב מסוימים. משכך, צדק הרשם בקביעתו לפיה כל שנותר מן הסימנים המבוקשים לרישום בגדרן של הבקשות הראשונה והשנייה הוא צורתה של אריזה בעלת חלונות מקושתים וברי, כי לא ניתן לקבוע שעיצוב מעין זה הוא בעל אופי מבחין אינהרנטי.


14. גם בקביעה לפיה הסימנים האמורים לא רכשו במהלך הזמן אופי מבחין נרכש, לא נפלה טעות המצדיקה את התערבותנו. כעולה מהחלטת הרשם, הראיות שהביאה המערערת בתמיכה לטענתה בדבר רכישתו של אופי מבחין למעשה היו נתוני המכירות של הסימנים נושא הבקשה הראשונה והשנייה והעובדה שחברה מתחרה חיקתה את מוצרי המערערת. כאמור לעיל, ככל שהייחודיות הטמונה בסימן קטנה יותר, כך משקלן של הראיות הדרוש לביסוס המובחנות גדול יותר. משכך, בענייננו, נדרשות ראיות כבדות משקל לשם הוכחת קיומו של אופי מבחין נרכש, וכפי שכבר צוין – וכעולה מסיכומיה, קביעה זו ידועה היטב למערערת ומקובלת עליה (ראו סעיף 71 לסיכומי המערערת). בנסיבות אלה, נתוני מכירות שהוצגו, אינם יכולים להעיד על כך שהטובין רכשו אופי מבחין. לבסוף, עצם חיקויים של סימני המערערות בידי מתחרים אינו מעיד אף הוא על רכישת אופי מבחין (והשוו: עניין פניציה, בעמ' 245).


15. נוכח כך שכפי המובהר, קיומו של אופי מבחין – אינהרנטי או נרכש – הוא תנאי בלעדיו אין לרישומו של סימן כסימן מסחר, אין לנו אלא להגיע למסקנה כי משנמצא כי סימני המערערת אינם נושאים אופי כזה, הם לא היו כשרים לרישום כסימני מסחר. משאמרנו דברים אלה, מתייתר הצורך לדון ביתר טענות המערערת. לשם שלמות התמונה בלבד נציין, כי חלק מטענות אלה – ובעיקר הטענות העוסקות ביחס שבין דיני סימני המסחר לדיני הפטנטים והמדגמים – הוכרעו לאחרונה בעניין טופיפי, ואין לנו אלא להפנות לדברים שנאמרו שם.


סיכומם של דברים: לו תישמע דעתי, הייתי מציע לחברי לדחות את הערעור, ולחייב את המערערת בשכר טרחת עורך דינו של המשיב בסך של 20,000 ש"ח.


ש ו פ ט

השופט א' רובינשטיין



אני מסכים.
ש ו פ ט

השופט ס' ג'ובראן



אני מסכים.
ש ו פ ט

הוחלט כאמור בפסק דינו של השופט ע' פוגלמן.





לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177




נושאים רלוונטיים נוספים

  1. סימן מסחר גנרי

  2. סימן מסחרי מטעה

  3. סימן מסחר תלת מימדי

  4. סימן מסחר מוכר היטב

  5. הפרת סימן מסחר רשום

  6. דמיון בין סימני מסחר

  7. סימן מסחר אופי תיאורי

  8. סימני מסחר דומים

  9. תקנות סימני המסחר

  10. הפרת סימן מסחר לא רשום

  11. אופי מבחין - סימן מסחר

  12. סימן מסחר - אריזה

  13. דומיין - הפרת סימן מסחר

  14. סימן מסחר – בקבוק וודקה

  15. הפרת סימני מסחר באינטרנט

  16. סימן מסחר - תרופות

  17. פנקס כינויי מקור - מחיקה

  18. סעיף 41 לפקודת סימני מסחר

  19. חוזה מכר - הפרת סימן מסחר

  20. השוואה בין שני סימני מסחר

  21. ערעור על רישום סימן מסחרי

  22. סעיף 29 לפקודת סימני המסחר

  23. העתקה של רעיון - סימן מסחר

  24. סימן מסחר - שימוש שם של אדם

  25. החלטה בבקשה לרישום סימן מסחר

  26. סימן מסחר דומה עד כדי הטעייה

  27. סימן מסחר דומה במראה ובצליל ?

  28. סימני מסחר - משפט משווה

  29. הפרת סימן מסחר - תביעת פיצויים

  30. תפיסה של המכס - הפרת סימן מסחר

  31. שימוש בלתי מורשה בסימן המסחר ?

  32. דמיון בין סיומת של שם סימן מסחר

  33. דחיית התנגדות לרישום סימן מסחרי

  34. פקודת סימני מסחר נוסח חדש

  35. ערעור על החלטת פוסק - סימני מסחר

  36. רישום סימן מסחר תלת מימדי

  37. החלטה של רשם סימני המסחר - דוגמא

  38. פגיעה בזכות הקניין - הפרת סימן מסחר

  39. הפרה בוטה של סימני מסחר רשומים

  40. שימוש בסימן מסחר במשך שנים בלי רישום

  41. הפרת סימני מסחר - סמכות עניינית

  42. צו סימני המסחר אמנות נכסי תעשיה

  43. רישום אותו סימן מסחר ע"י שני אנשים שונים

  44. צירוף שתי מילים גנריות – רישום סימן מסחר

  45. קניית דומיין כדי למנוע שימוש ע"י חברה אחרת

  46. שומת הוצאות בתביעת הפרת סימן מסחר הרשום

  47. עיכוב הליכים בבקשה לביטול רישום סימן מסחר

  48. פוסק קניין רוחני - ערעור על החלטה של פוסק קניין רוחני

  49. שאלות ותשובות

רקע תחתון



שעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+



רקע תחתון