סימן מסחר דומה עד כדי הטעייה


החלטה

1. בפני התנגדות לבקשה לרישום סימן מסחר (סימן שירות) מס' 170851 "SmallTalk" עבור "שירותי תקשורת ושירותי טלפון, הנכללים כולם בסוג 38" (להלן: "הסימן").

הבקשה לרישום הסימן הוגשה ביום 4.3.2004 על ידי חברת גמקום בע"מ (להלן: "המבקשת") ופורסמה ביומן סימני המסחר ביום 30.6.2005. חברת Orange Personal Communications Services Limited (להלן: "המתנגדת") הגישה ביום 2.10.2005 התנגדות לרישום הסימן.

2. המתנגדת הינה הבעלים של סימן מסחר מס' 139981 "big talk" (לא מעוצב) בסוג 9, עבור "התקנים ומכשירים לתקשורת אלקטרונית, טלקומוניקציה והעברת נתונים", שנרשם ביום 12.11.2001, ושל סימן מסחר מס' 139880 "big talk" (לא מעוצב) בסוג 38, עבור "שירותי טלקומוניקציה, תקשורת אלקטרונית והעברת נתונים", שנרשם ביום 5.9.2001 (להלן: "סימני המתנגדת"). לגבי סימני המתנגדת ניתנה הודעת הסתלקות לפיה רישום הסימנים לא ייתן זכות לשימוש ייחודי במילים "big" ו-"talk" אלא בהרכב הסימנים. למען הנוחות, אתייחס לסימני המתנגדת "big talk" בלשון יחיד.

3. ראיות המתנגדת הוגשו ביום 27.2.2007; ראיות המבקשת הוגשו ביום 22.4.2007; ראיות בתשובה מטעם המתנגדת הוגשו ביום 23.9.2007. הדיון בפניי התקיים ביום 19.6.2008. סיכומי המתנגדת הוגשו ביום 3.12.2008; סיכומי המבקשת הוגשו ביום 1.3.2009; סיכומים בתשובה מטעם המתנגדת הוגשו ביום 24.3.2009.

עיקרי הטענות

א. עיקר טענות המתנגדת

4. אשר לנטל ההוכחה בהליך ההתנגדות, טוענת המתנגדת כי בניגוד לעמדת המבקשת – כפי שזו עולה בסיכומיה – נטל ההוכחה מוטל על מבקשת הרישום.

5. לטענת המתנגדת, הסימן המבוקש לרישום דומה עד כדי הטעייה לסימן "big talk" הרשום על שם המתנגדת, ועל כן אינו כשר לרישום מכוח סעיף 11(9) לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972 (להלן: "הפקודה"). מכל מקום, הנטל להוכיח העדרה של סכנת הטעייה מוטל על המבקשת.

6. לטענתה, השימוש במילה התחילית "small" – ההופכית למילה התחילית "big" בסימן המתנגדת – הוא היוצר זיקה בין הסימנים, כך שנוצר הרושם ששני הסימנים משתייכים לאותה סדרת מוצרים. אף על פי שהסימן "SmallTalk" מופיע כמילה אחת, נוצרת חציצה ויזואלית בין שתי המילים המרכיבות את הסימן בשל השימוש באותיות תחיליות גדולות. המתנגדת ממשיכה וטוענת כי סימנה הרשום אינו מוגבל לצבע כזה או אחר, ועל כן השימוש בצבעים אדום וכחול בסימן המבקשת אינו מונע סכנת הטעייה.

7. המתנגדת טוענת כי אין חשיבות לשימוש הנוכחי שעושה המבקשת בסימן "SmallTalk", משום שלא שימוש זה נבחן בהתנגדות אלא השימוש המיועד כפי שהוא בא לידי ביטוי בבקשה נשוא ההתנגדות. לטענת המתנגדת, קיימת זהות בין השירותים המופיעים בבקשה לבין השירותים עליהם חל סימן המסחר של המתנגדת. המתנגדת מוסיפה כי גם ביחס לשימוש בפועל שעשתה המבקשת בסימן המבוקש מדובר בסחורות ושירותים מאותו הגדר, שכן הן המתנגדת והן המבקשת מספקות שירותים שמטרתם לאפשר ללקוח לבצע שיחות מוזלות באמצעות הטלפון הסלולרי.

8. עוד נטען כי מוצרי ושירותי המבקשת מיועדים לאותו קהל יעד – קהל המשתמשים בשירותים סלולריים, ולקוחות המתנגדת ביניהם. הבקשה נשוא ההתנגדות אינה מוגבלת לצרכנים מסוימים. על כן, חזקה שהיא מיועדת לכל הצרכנים אשר באופן סביר עשויים להיזקק לשירותים המפורטים בבקשה, דהיינו לכל המשתמשים בשירותי תקשורת.

9. המתנגדת מוסיפה כי רישום הסימן המבוקש יאפשר למבקשת להבנות מהמוניטין שלה בסימן "big talk" ועל כן נוגד את תקנת הציבור.

10. לבסוף, טוענת המתנגדת כי הסימן "big talk" הינו סימן מסחר מוכר היטב בתחום התקשורת לפי סעיף 11(14) לפקודה, ועל כן הוא זוכה להגנה אף מעבר להגדר הטובין והשירותים שלגביהם הוא רשום.

ב. עיקר טענות המבקשת

11. הטענה העיקרית שבפי המבקשת היא כי לא קיים דמיון מטעה בין הסימן המבוקש לסימן המתנגדת. מבחינה חזותית, הסימן המבוקש מורכב מאותיות קטנות וגדולות, בעוד שסימן המתנגדת רשום באותיות קטנות בלבד; הסימן המבוקש מורכב משני צבעים – אדום וכחול, בעוד שהמתנגדת עושה שימוש בפועל בעיקר בצבעים לבן וכתום; סימנה של המבקשת הינו מעוצב בעוד שסימן המתנגדת אינו מעוצב; בסימן המתנגדת קיים רווח בין שתי המילים, זאת בניגוד לסימן המבוקש.

12. המבקשת מוסיפה וטוענת כי בעוד שלסימן המתנגדת אין כל משמעות מילונית, הרי שלסימן המבוקש ישנה משמעות נוספת, מילונית, והיא "שיחת חולין" בשפה האנגלית. משמעות נוספת זו מסייעת להבדילו מסימן המתנגדת. לטענתה, קיומה של המילה "talk" בשני הסימנים הינה חסרת משקל ומשמעות, שכן בחינת הדמיון בין הסימנים נעשית בהתייחס לכלל מרכיביו של כל סימן. זאת, בפרט נוכח העובדה שהמילה "talk" הינה מילה תיאורית למוצרים ושירותים בשוק התקשורת, ושניתנה הודעת הסתלקות ממילה זו. לעניין החשש להטעיה הנובע מכך שהמילה "small" הופכית למילה "big", טוענת המבקשת כי בכדי שהראשונה תרמז על האחרונה עד כדי יצירת הטעיה ביניהן, על שתי המילים להיות קשורות לשוק בו נמכרים המוצרים ו/או השירותים. לשיטתה, המילים "small" ו-"big" הינן מילות תואר סתמיות המשוללות כל קשר ענייני לשוק התקשורת, ועל כן עצם היותן מילים בעלות משמעות הפוכה אינו יוצר אצל הצרכן רושם מסחרי דומה.

13. עוד נטען על ידי המבקשת כי השוק הרלוונטי למוצרי המתנגדת הינו, ככל הנראה, ציבור הזרים השוהים בישראל ואשר אינם מעוניים בתשלום קבוע לאחת מחברות הסלולר, בעוד שהמבקשת משווקת את שירותיה למגזר העסקי. כך גם צינורות השיווק ואמצעי הפרסום של הצדדים שונים זה מזה – בעוד שמוצר המתנגדת נמכר בנקודות מכירה כגון קיוסקים ודוכני מפעל הפיס, ומפורסם באמצעים שונים, הרי שמוצר המבקשת מפורסם ומשווק באמצעות אנשי שיווק ו/או באמצעות פנייה ישירה ללקוחות הפוטנציאליים בדואר אלקטרוני. המבקשת מדגישה כי מחיר הממיר הסלולרי שפיתחה מגיע לאלפי שקלים, בתוספת תשלום שנתי עבור שירותי תמיכה ואחריות. לעומת זאת, המתנגדת מוכרת את שירותיה במחירים שנעים בין עשרות שקלים למאה וחמישים ש"ח.

14. המבקשת טוענת כי סימנה של המתנגדת אינו סימן מוכר היטב, וזאת משום שלא זכה לפרסום במידה מספקת. המבקשת מסתמכת לעניין זה על הסקר שנערך לבקשת המתנגדת, לפיו מרבית האוכלוסייה לא שמעה על "big talk" ולא ידעה איזו חברה משווקת אותו. כן טוענת המבקשת כי הסקר לא נערך בקרב הציבור אשר משתמש בשירותי המתנגדת הנדונים, המורכב ברובו מאוכלוסייה זרה השוהה באופן זמני בישראל. המבקשת מוסיפה וטוענת, כי השימוש שעושה המתנגדת בסימן "big talk" מסתכם בכרטיסי החיוג שהיא משווקת ואינו חורג מהשירותים עליהם רשמה את סימניה.

עיקרי ראיות הצדדים

15. עיקרי ראיות המתנגדת הם כדלקמן:

א. תצהירה של הגב' איריס בק, סמנכ"ל שיווק של חברת פרטנר תקשורת בע"מ, באמצעותה פעילה המתנגדת בישראל בתחום התקשורת וטכנולוגית הסלולר (למען הנוחות, תכונה להלן גם חברת פרטנר - המתנגדת). לפי תצהיר זה, משווקת המתנגדת, בין היתר, כרטיסי חיוג נטענים בתשלום מראש תחת הסימן "big talk", המאפשרים לצרכן ליהנות משרותי המתנגדת ללא תשלום דמי מנוי חודשיים, כגון חיוג בינלאומי, שירותי מידע מתקדמים ושירותי תקשורת (שיחות נכנסות ויוצאות, הודעות sms, שירותי תא קולי, ועוד). כמו כן, מסופקים שירותים נוספים תחת הסימן "big talk", לרבות שירותי טעינה דרך מענה קולי, נציגי שירות ו/או נקודות טעינה אלקטרוניות הנמצאות בקיוסקים, סניפי דואר, נקודות מפעל הפיס וכו'.

גב' בק הצהירה כי המתנגדת עושה שימוש נרחב בסימן "big talk" החל משנת 2000, וכי ישנם כ-800,000 מנויים פעילים על שירותי התקשורת הניתנים תחת הסימן. גב' בק הוסיפה כי המתנגדת משקיעה למעלה ממילון ש"ח בשנה בפרסום ושיווק מוצריה הנושאים את הסימן "big talk", לרבות בשלטי חוצות, בעיתונים ובכתבי עת, באינטרנט, במסעות פרסום סלולריים, ועוד. כמו כן הצהירה גב' בק כי לא מן הנמנע שהמתנגדת תבקש להרחיב בעתיד את השימוש בסימן לשירותים ומוצרים נוספים.

ב. חוות דעת מומחה של הגב' סטייסי קוחלני, סמנכ"ל חברת TNS מוניטור – מחקרי שיווק מתמחים בע"מ. על פי סקר שערכה החברה לבקשת המתנגדת בקרב 500 בגירים בציבור היהודי, נמצא כי 41 אחוזים מהם שמעו על "big talk", כאשר 24 אחוזים ידעו לציין פרטים נכונים לגביו באופן בלתי נעזר. כן ידעו 25 אחוזים מהמדגם לשייך את הסימן "big talk" למתנגדת, וזאת בתשובה לשאלה בלתי נעזרת. כ-10 אחוזים קישרו את הסימן עם חברות אחרות, בעיקר מתחום התקשורת הסלולרית.

16. מטעם המבקשת הוגש תצהירו של מר ראובן גמליאל, בעל המניות העיקרי ומנהלה של המבקשת. מר גמליאל הצהיר כי המבקשת הינה חברה פרטית, אשר עיסוקה המרכזי הינו מתן פתרונות תקשורת חסכוניים למשרדים, חברות ועסקים. אחד ממוצריה של המבקשת הינו ממיר סלולרי עליו מוטבע הסימן המבוקש. הממיר מאפשר ללקוח הנמצא בחו"ל לבצע שיחות בקו טלפון קווי באמצעות הטלפון הנייד שברשותו. הממיר משווק אף מחוץ לגבולות ישראל, והוא אינו משווק למשתמשים פרטיים. מר גמליאל הוסיף והצהיר כי בחר בשם "Small Talk" הן בשל משחק המילים שבו (small talk שמשמעו שיחת חולין, פטפוט, בשפה האנגלית) והן בשל יכולתו להעביר מסר של חסכון בהוצאות על שיחות טלפון.

לתצהירו של מר גמליאל מצורפות, בין היתר, דוגמאות לשימוש במילה "talk" על ידי חברות תקשורת שונות, כגון כרטיס החיוג "TALKMAN" של חברת סלקום, ושירות התמיכה און-ליין "click talk" של חברת בזק (סימנים אלה הינם סימני מסחר רשומים). כמו כן מצורפות תוצאות חיפוש במאגר סימני המסחר, לפיהן רוב הבעלים של סימני המסחר הכוללים את המילים "talk" או "טוק", הינן חברות העוסקות בתחום הטלקומוניקציה.

דיון

17. כהערה מקדמית יוער כי צודקת המתנגדת בטענתה לפיה נטל השכנוע בהליך ההתנגדות מוטל על מבקשת הרישום, שכן הנטל להוכיח ולבסס את עצם כשירותו של הסימן המבוקש לרישום כסימן מסחר מוטל לעולם על כתפי המבקשת. עם זאת, בעוד שעל פי סדר הדין האזרחי, נטל השכנוע ונטל הבאת הראיות חד הם, דהיינו הצד שנדרש להוכיח את תביעתו הוא גם זה המביא ראיותיו ראשונה, הרי שבדיון מסוג התנגדות לרישום סימן מסחר, מתפצלים הנטלים. מרגע שנחה דעתו של הרשם וקיבל את הבקשה לרישום ופרסמה להתנגדויות, עובר נטל הבאת הראיה, להבדיל מנטל השכנוע, לשכמה של המתנגדת. משמעותו של נטל זה היא שעל המתנגדת להביא ראשונה ראיות לאי כשירות הסימן לרישום כדי להעביר אחר-כך את נטל הראיה חזרה למבקשת, בעוד שהנטל לשכנע את הרשם כי דין הבקשה לרישום להתקבל מוטל לכל אורך ההליך על כתפי המבקשת (ראו, למשל: החלטת הפוסק בקניין רוחני נח שלו שלומוביץ מיום 15.2.2006 בעניין בקשה למחיקת ראיות בהליך התנגדות לרישום סימן מסחר מס' 158670; ראו גם: החלטת הפוסק בקניין רוחני (כתוארו אז) ישראל אקסלרד מיום 18.11.2003 בעניין התנגדות לרישום סימן מסחר "MATTESE"; עמיר פרידמן סימני מסחר: דין, פסיקה ומשפט משווה 390 (מהדורה שנייה, 2005)).

א. שאלת הדמיון בין הסימנים

18. סעיף 11(9) לפקודה, המונה את אחת החלופות של סימנים שאינם כשרים לרישום, קובע כדלקמן:

"סימן הזהה עם סימן שהוא שייך לבעל אחר וכבר הוא רשום בפנקס לגבי אותם טובין או טובין מאותו הגדר, והוא הדין בסימן הדומה לסימן כאמור עד כדי שיש בו להטעות;"

הוראה זו מתייחסת לשני סוגי סימנים אשר אינם כשרים לרישום: סימנים הזהים לסימן רשום בבעלות אחר, וסימנים הדומים דמיון מטעה לסימן כזה. במקרה שלפניי ברי כי אין המדובר בסימנים זהים. אולם, בטרם אדרש לסוגיית הדמיון המטעה בין הסימנים שבנדון, עליי לבדוק האם עסקינן ב"אותם טובין או טובין מאותו הגדר" כמשמעותו בסעיף 11(9) הנ"ל.

19. בבואנו לבחון דמיון בהגדר טובין עלינו לפנות תחילה לפרטת הסחורות או השירותים בבקשת סימן המסחר, ולהשוותה עם פרטת הסחורות או השירותים בסימן המסחר הרשום. כשרותו של הסימן המבוקש לרישום אינה נבחנת לאור השימוש בפועל שנעשה בו או בסימן הרשום (ראו, למשל: החלטתי מיום 11.8.2005 בעניין התנגדות לרישום סימני מסחר "היי טקס" "Hi- Tex", בפסקה 27; החלטת הרשם (כתוארו אז) משה גולדברג מיום 3.9.1998 בעניין התנגדות לרישום סימני מסחר "O.Z.R.A.M זק"ש", בפסקה 10). הטעם לכך הוא שרישום סימן המסחר מזכה את בעל הסימן לשימוש ייחודי בסימן בכל הנוגע לטובין שלגביהם הוא נרשם. על כן, רשאי בעל הסימן להרחיב את השימוש שהוא עושה בו כיום, וזאת במסגרת הסחורות או השירותים המנויים בפרטה. עמד על כך הרשם (כתוארו אז) משה גולדברג, בהחלטתו מיום 11.3.1999 בעניין בקשה לביטול הליך בקשות מתחרות לרישום סימני מסחר "AUTOMATOR", בפסקה 37:

"הבסיס להגשת בקשה לרישום סימן מסחר הינו שימוש בסימן או כוונה להשתמש בו. בפירוט הטובין שבבקשה מצהיר המבקש לגבי אלו טובין הוא משתמש או מתכוון להשתמש בסימן המסחר. בבחינת הבקשה, לעניין סע' 29, אין לו לבוחן אלא מה שרואות עיניו בטופס הבקשה. אין הוא רשאי להניח, כי היקף הטובין לגביהם ייעשה שימוש בסימן, יהיה קטן יותר מהיקף פרטת הסחורות, אפילו הניח בפניו המבקש חומר ראיות שמצביע על כך. ככל שפרטת הסחורות בבקשת סימן מסחר מנוסחת באופן גורף יותר, כך גדל נפח השוק שמבקש בעליה להגביל, ע"י המונופולין שיקנה לו רישום סימן המסחר. בהתאם לכך גדל הסיכון שהבקשה תיחשף להליך על פי סע' 29 או להשגה ע"פ סע' 11(9) - השולל רישום סימן הדומה לסימן שנרשם כבר לגבי טובין מאותו הגדר."

דבריו אלה של הרשם (כתוארו אז) גולדברג התייחסו לבקשה לרישום סימן המסחר, אך יפים הם בה במידה לסימן המסחר הרשום של המתנגדת לבקשה.

20. השירותים המפורטים בבקשה לרישום הסימן נושא דיוננו הינם: "שירותי תקשורת ושירותי טלפון, הנכללים כולם בסוג 38". השירותים בפרטת הסימן הרשום מס' 139880 הינם: "שירותי טלקומוניקציה, תקשורת אלקטרונית והעברת נותנים, הנכללים כולם בסוג 38"; פרטת הסימן הרשום מס' 139981 מתייחסת ל"התקנים ומכשירים לתקשורת אלקטרונית, טלקומוניקציה והעברת נתונים, הנכללים כולם בסוג 9". מכאן שקיימת חפיפה, לפחות חלקית, בין פרטת הבקשה לבין זו של סימני המתנגדת. די בחפיפה זו כדי לקבוע שהשירותים בבקשה ובסימן הרשום מס' 139880 משתייכים לאותו הגדר.

21. הפסיקה קבעה שלושה מבחנים עיקריים לצורך הכרעה בשאלת קיומו של דמיון מטעה בין סימני מסחר המשתייכים לאותו הגדר, שזכו לכינוי "המבחן המשולש": מבחן המראה והצליל, מבחן סוג הסחורות וסוג הלקוחות ומבחן השכל הישר וכלל נסיבות העניין (ראו, למשל: רע"א 5454/02 טעם טבע (1988) טיבולי בע"מ נ' אמברוזיה סופהרב בע"מ, נז(2) 438, 453-451 (2003) (להלן: "פרשת טיבולי"); ע"א 210/65 בנק אגוד לישראל בע"מ נ' בנק "אגודת ישראל" בע"מ, פ"ד יט(2) 673 (1965); ע"א 715/68 פרו פרו ביסקויט (כפר סבא) בע"מ נ' ל' פרומין ובניו בע"מ, פ"ד כג(2) 43 (1969); החלטתי מיום 24.1.2005 בעניין התנגדות לרישום סימן מסחר "מסע עולמי"). ננתח מבחנים אלו להלן.

22. מבחן המראה והצליל- זהו המבחן המרכזי מבין השלושה. הקביעה כי הסימנים דומים זה לזה מבחינת החזות והצליל עד כדי להטעות תיעשה תוך השוואת הסימנים בשלמותם ותוך מתן משקל לרושם הראשוני הנוצר בעת השוואה זו, שכן הצרכנים אינם מתעכבים להבחין בין הסימנים לפרטי פרטיהם (ראו: א. ח. זליגסון דיני סימני מסחר ודינים הקרובים להם 82 (1972) (להלן: "זליגסון"). לענייננו, הסימן "SmallTalk" שונה בעיקרו מהסימן "big talk" מבחינת החזות והצליל. אמנם, שני הסימנים רשומים באנגלית, ושניהם חולקים את הסיומת "talk". כמו כן, מקובלת עלי טענתה של המתנגדת, לפיה השימוש באותיות תחיליות גדולות יוצרת הפרדה ויזואלית בין הרכיבים "Small" ו-"Talk", בדומה לסימן המתנגדת המורכב משתי מילים נפרדות. ברם, השוני העיקרי בין הסימנים הוא המילה הראשונה בכל סימן. בהחלטת הפוסק בקניין רוחני (כתוארו אז) ישראל אקסלרד מיום 31.12.2003 בעניין התנגדות לרישום סימן מסחר "NATURAL LIFE", הובעה הדעה כי יש לתת משקל מסוים לבולטות של המילה הראשונה בסימן:

"נכון הדבר כי לעיתים קרובות המילה הראשונה בסימן היא המילה הבולטת ואולי אף הדומיננטית, ונכון גם כי בבואנו להשוות סימן אחד למשנהו, עלינו להביא בחשבון את הדומיננטיות שבמילים מסוימות או של מרכיבים מסוימים בסימנים המדוברים. יחד עם זאת ובכל מקרה, את הסימנים יש להשוות בשלמותם, דהיינו, תוך מבט כולל על כל אחד מהם, שכן זהו הרושם הראשוני שייעשה סימן המסחר אצל הלקוח הרלוונטי, אשר אינו משווה מידית את הסימנים לפרטיהם. לקוח זה הוא בעל זיכרון בלתי מושלם." (פסקה 18ד להחלטה. ההדגשה אינה במקור – מ.נ.).

23. אכן, תשומת לבו של הצרכן מתמקדת במקרה דנן בתחילת הסימן ולא על סופו, ואין חולק כי המילה "small" אינה נראית ואינה נשמעת כמו המילה "big".

24. זאת ועוד, סימנה של המבקשת מעוצב באופן ייחודי, בעוד שסימן המתנגדת אינו מעוצב כלל.

25. מבחן סוג הטובין – מבחן זה חופף בחלקו לבחינת שאלת ההגדר שנדונה לעיל. רוצה לומר, בחינת סוג הטובין מתחילה בהשוואת פרטי הסימן המבוקש לרישום אל מול פרטי הסימן הרשום. אולם, עליי להמשיך ולבחון את השימוש בפועל שנעשה בסימני המתנגדת ובסימן המבוקש, תוך לקיחה בחשבון את המרווח העתידי שמותיר ומתיר הרישום בפנקס (ראו: ע"א 4116/06 Gateway Inc נ' פסקול טכנולוגיות מתקדמות בע"מ, פסקה 20 לפסק דינו של כב' השופט ג'ובראן (טרם פורסם, 20.6.2007) (להלן: "פרשת Gateway"). במקרה הנדון בפניי הן המבקשת והן המתנגדת מספקות ומוכרות שירותים ומוצרים בתחום התקשורת. אולם, שירותים ומוצרים אלה שונים בתכלית: בעוד שהמבקשת מספקת ממיר סלולרי ושירותי תמיכה ואחריות, מספקת המתנגדת כרטיסי חיוג נטענים בתשלום מראש ושירותים נלווים הקשורים קשר ישיר למוצר הנושא את הסימן הרשום, כגון שירותי טעינה ושירותי חיוג בינלאומי. כפי שעולה מתצהירו של מר ראובן גמליאל, הממיר הסלולרי שמספקת המבקשת מיועד להתחבר לקו הטלפון במשרדו של הלקוח, ואינו אמור להיות גלוי לעין. לעומת זאת, כרטיסי החיוג של המתנגדת מיועדים לנשיאה בארנק או בכיס. יתרה מכך, מחקירת המצהירים בפני עולה כי ישנו פער מחירים משמעותי בין הטובין: כרטיסי החיוג נמכרים במחירים שנעים בין עשרות שקלים למאה וחמישים ש"ח, ואילו מחירו של הממיר הסלולרי מגיע לאלפי שקלים בתוספת תשלום שנתי עבור שירותי תמיכה ואחריות. העלות הגבוהה של הממיר ביחס לכרטיסי החיוג מבטיחה בדיקה מעמיקה של הצרכנים טרם ביצוע העסקה, באופן המפחית את החשש להטעיה (ראו: פרשת טיבולי, בעמ' 453).

26. מבחן סוג הלקוחות – עניינו של מבחן זה בשאלה האם הקהל לו מיועדים הטובין הנושאים את הסימן המבוקש הינו אותו קהל אליו מיועדים הטובין הנושאים את הסימן הרשום, וכיצד משפיעה זהותו של קהל הלקוחות על הסיכוי להטעיה (ראו: פרשת טיבולי, בעמ' 453). גם כאן יבחנו סוגי הלקוחות בשים לב למצב הדברים בפועל (ראו: פרשת gateway, פסקה 20). מבחינת חומר הראיות במקרה דנא, עולה כי ציבור הלקוחות של המבקשת מורכב מאנשי עסקים וחברות גדולות, שכן מחירו של הממיר ביחס לחסכון בעלות השיחות אינו כדאי לרכישה על ידי לקוחות פרטיים. קהל היעד של הטובין עבורם נתבקש רישום הסימן הינו מוגדר ומצומצם, ועל כן הוא ניחן ביכולת אבחנה מפותחת יותר מאשר הציבור הרחב. לעומת זאת, המתנגדת מוכרת את מוצריה ושירותיה נשוא החלטה זו לציבור מוגדר של לקוחות פרטיים שאין ברשותם כרטיס אשראי, כגון בני נוער ובעיקר אוכלוסיית העובדים הזרים, או שאינם מעוניינים בתשלום קבוע לאחת מחברות הסלולר מסיבה אחרת. ברי כי קהל היעד של הסימן הרשום שונה באופן מהותי מקהל היעד של הסימן המבוקש (ראו והשוו: רע"א 4196/93 שפע בר ניהול ושירותים (1991) בע"מ נ' שפע מסעדות ייצור ושיווק ארוחות מוכנות 1984 בע"מ, פ"ד מז(5) 165 (1993)).

27. מבחן צינורות השיווק – צינורות השיווק של הטובין גם הם שונים במקרה שלפניי. המתנגדת מוכרת את כרטיסי החיוג בעמדות מכירה בקיוסקים, בסניפי רשות הדואר, בדוכני פיס, וכו', ומשקיעה משאבים רבים בפרסום מוצריה הנושאים את הסימן "big talk" בעיתונות המגזרית, בשלטי חוצות, באינטרנט ובאמצעי תקשורת נוספים. המבקשת לעומתה משווקת את מוצריה באמצעות פניה ישירה של אנשי שיווק ללקוחות פוטנציאליים או בשליחת דוא"ל לאותם לקוחות.

28. מבחן השכל הישר – במקרה שלפניי מבחן השכל הישר הוא בעל משקל רב בהכרעה לגבי מידת הדמיון המטעה בין הסימנים. במסגרת מבחן זה תיבחן מידת הדמיון בין המסר הרעיוני העומד בבסיס סימן המתנגדת לבין המסר הרעיוני העומד בבסיס הסימן המבוקש לרישום, אף אם הסימנים שונים מבחינת החזות והצליל (ראו: פרשת טיבולי, בעמ' 453; זליגסון, בעמ' 81-80). יפים לעניין זה גם דבריו של המלומד J. Thomas McCarthy בספרו McCarthy on Trademarks and Unfair Competition §23:26 (4th ed.):

"Similarity is not limited to the eye or ear. The mental impact of a similarity in meaning may be pervasive as to outweigh any visual or phonetic differences. That is, the "psychological imagery evoked by the respective marks" may overpower the respective similarities or differences in appearance and sound."

29. המתנגדת טוענת לעניין זה כי שני הסימנים, "big talk" ו-"Small Talk", בנויים על פי קונספט זהה: רכיב המציין גודל, בצירוף הרכיב "talk". לשיטתה, השימוש במילים תחיליות בעלות משמעות מילולית הפוכה (המילה "small" בסימן המבוקש שמשמעה בעברית "קטן" והמילה "big" בסימן הרשום שמשמעה "גדול") הוא היוצר זיקה בין הסימנים, באופן המטעה את הצרכן לחשוב כי מדובר בסחורות או בשירותים הנובעים מאותו מקור. המתנגדת מפנה לעניין זה להחלטה בעניין OHIM Decision No. 605/2004 – Ruling on Opposition No B 68959 Berentzen Brennereien GmbH+ Co v. CHAMPAGNE MOֻT & CHANDON (להלן: פרשת "BLACK STAR"), בה נקבע שהסימן "WHITE STAR" עבור מזון ומשקאות יוצר סכנת הטעיה ביחס לסימן "BLACK STAR" עבור סחורות דומות, משום שהצרכן נוטה לזכור הפכים בצמדים. המתנגדת מפנה להחלטה נוספת - The Procter & Gamble Company v. Conway (court of Customs and Patent appeals, 1970), 164 USPQ 301, 303-304 (להלן: פרשת "P&G"), בה נפסק שהסימן "MR. STAIN" עבור חומרי ניקיון יוצר סכנת הטעיה ביחס לסימן "MR. CLEAN" עבור סחורות דומות, על אף שהמילים "Clean" ו"Stain" הינן בעלות משמעות הפוכה.

30. המבקשת מצדה טוענת כי הדמיון המטעה בין הסימנים בפרשות הנ"ל לא נוצר אך בשל העובדה שהם מכילים מילים או ביטויים הופכיים, אלא בשל הקשר בין אותם ביטויים הופכיים לשוק הרלוונטי בו נעשה השימוש בסימנים. לשיטת המבקשת, בכדי שמילה תרמז על מילה אחרת עד כדי הטעיה ביניהן, למרות היותן הופכיות, עליהן להיות קשורות לשוק המוצרים אליו הן מתייחסות, כך שהמילה תקבל משמעות שהיא מעבר למשמעות המילונית שלה. בפרשת BLACK STAR נקבע כי לשימוש בשמות "black" ו- "white" ישנה חשיבות רבה כאשר הוא נעשה בשוק המשקאות:

"The color indications "BLACK" and "WHITE" when applied to the goods and services at issue, denote the strength of the liquid or liqueur, in other words, 'black' stands for strong in the sense of taste, darkness or alcohol percentage whereas 'white' transmits the opposite meaning, being light or clear, mild, e.g. in analogy with "BLACK LABEL" or "WHITE LABEL" whisky, and 'black coffee' or 'white coffee' (coffee with milk)" (שם, בעמ' 5)

בפרשת P&G נקבע כי השימוש במילה "stain" בהקשר של שוק חומרי הניקיון יוצר אצל הצרכן אסוציאציה דווקא למילה בעלת המשמעות ההופכית "clean":

"It is true that the words "clean" and "stain" in their usual construction and common acceptation have opposite meanings; "clean" implies absence of "stain" and "stain" connotes that the object affected thereby is not clean. But we think the cardinal consideration here is the impact of the marks as used on the basis of conditions and circumstances surrounding the purchase of the goods of the parties in the market place. When used, as here, in connection with cleaning products, we think that the impression to be gained by the average purchaser would be that both words pertain to a state of relative cleanliness. While the word "stain", disassociated from the product, connotes a blemish or discoloration implying uncleanliness, it is our view that the commercial impression engendered by the mark applied to a cleaning product would be that the cleaning product will remove the blemish, spot or stain" (שם, בעמ' 304).

וממשיך בית המשפט:

"If MISTER STAIN were applied to a product for coloring wood prior to finishing, the mark would mean what it says; but where the mark MISTER STAIN is applied to a cleaning product, it obviously does not mean that the product will produce a stain" (שם).

המבקשת סבורה כי יש להקיש לענייננו מהפרשות דלעיל וללמוד כי לא מתקיים דמיון מטעה בין המילים ההופכיות "big" ו-"small", שכן אין להן כל קשר לשוק התקשורת.

31. אמנם, בהחלט יתכנו מקרים חריגים בהם קיומה של מילה בסימן מבוקש – ההופכית למילה בסימן מסחר קיים – תטעה את ציבור הצרכנים ביחס למקור הטובין, וזאת במקרים בהם דווקא השימוש במילים הופכיות זו לזו יוצר דמיון קונספטואלי בין הרעיונות העומדים בבסיס הסימנים. אולם, מקרים חריגים אלה יכולים להתרחש הגם שהמילים ההופכיות אינן קשורות כלל לשוק בו נמכרים הטובין. על אף האמור, צודקת המבקשת בטענתה כי במקרה דנן לא מתקיים דמיון מטעה בין הסימנים מבחינה זו. המונח "Small talk" מוגדר במילון אנגלי-אנגלי כך:

"small talk – light conversation; chitchat" (Webster's Encyclopedic Unabridged Dictionary 1803 (1996).

ובמילון אנגלי-עברי כך:

"small talk – שיחה קלה" (מילון אקספורד עברי-אנגלי/ אנגלי-עברי 459 (יעקב לוי עורך, 1995). על סמכות הרשם לפנות לבדיקה עצמאית במילונים ראו: ע"א 941/05 אגודת הכורמים הקואופרטיבית של יקבי ראשון לציון וזכרון יעקב נ' חברת הכרם בע"מ, פסקאות 33-32 לפסק דינה של כב' השופטת ברלינר (טרם פורסם, 17.10.2006).

הנה כי כן, לסימן המבוקש משמעות מילונית-אסוציאטיבית והיא המונח "שיחת חולין". זאת לעומת הסימן הרשום "big talk" שמשמעו בעברית "שיחה גדולה" או "דיבור גדול". בפרשה אחרת ציינתי כי העובדה שלסימן המבוקש משמעות מילונית מסייעת להבדילו מסימן המתנגדת:

"מבחינת משמעות הסימנים, הנני מקבל טענת המבקשת כי הסימן של המתנגדת MANI נתפס כחלק מסימן הבית ARMANI ותו לא, ואילו סימנה של המבקשת הינו בעל משמעות מילונית "מאניה", שגעון." (החלטתי מיום 17.5.2007 בעניין התנגדות לרישום סימן מסחר "MANIA" (מעוצב))

לאור האמור, סבורני כי המסר הרעיוני בסימן המבוקש אינו זהה או דומה למסר רעיוני בסימן הרשום, באופן שעלול להטעות את ציבור הצרכנים בנוגע למקור האמיתי של הטובין נושאי הסימן.

32. זאת ועוד, המילה "talk", המשותפת לסימנים, היא מילה תיאורית מובהקת לטובין שבהם מדובר – קרי, למוצרי ושירותי תקשורת, וחסרת אופי מבחין לכשעצמה. המבקשת הביאה דוגמאות רבות לשימוש במילה "talk" על ידי חברות העוסקות בתחום בסימני מסחר הרשומים שבבעלותן, והוכיחה כי מקובלת היא במסחר בסוג זה של טובין. חולשת ההגנה הניתנת למילה "talk" נובעת מכך שעליה להיות פתוחה לשימוש העוסקים בתחום התקשורת, וזאת בדיוק כשם שאין לשלול את השימוש במילה "tours", למשל, מהעוסקים בתחום התיירות (ראו: פסקה 49 להחלטתי מיום 24.1.2005 בעניין התנגדות לרישום סימן מסחר "מסע עולמי"). על כן, פוחת החשש כי ציבור הצרכנים יוטעה ביחס למקור הטובין אך ורק בשל השימוש במילה "talk" בסיומת שני הסימנים שבנדון (ראו והשוו: החלטת הפוסק בקניין רוחני נח שלו שלומוביץ מיום 4.12.2.005 בעניין התנגדות לסימן מסחר "LENOPLAST"; פסק דינו של כב' השופט (כתוארו אז) מ' חשין בע"א 5792/99 תקשורת וחינוך דתי-יהודי משפחה (1997) בע"מ – עיתון "משפחה" נ' אס.בי.סי. פרסום, שיווק וקידום מכירות בע"מ – עיתון "משפחה טובה", פ"ד נה(3) 933, 949 (2001)).

33. כלל נסיבות העניין – מבחן זה הינו מבחן סל המאגד בתוכו את שאר נסיבותיו של המקרה הספציפי, אשר לא הובאו בחשבון במסגרת המבחנים האחרים (ראו: פרשת טיבולי, בעמ' 453). מעיון בדוגמאות לפרסום ושימוש בסימן "big talk" אשר צורפו לתצהירה של הגב' איריס בק, עולה כי הסימן "big talk" מתלווה פעמים רבות לסימן המסחר "orange", וכי הצבע הדומיננטי בפרסומים אלה וכן בכרטיס החיוג עצמו הוא הצבע הכתום, המזוהה עם המתנגדת. מסקנה דומה עולה מחקירת העדה על תצהירה:

"ש: [...] האם נכון שלאורנג' אולי כשמה, יש משמעות מרכזית לצבע שלה, הכתום?

ת: אחד מסימני הזיהוי מן הסתם, הוא הצבע הכתום, אבל אורנג' עומדת עם רעיון גדול הרבה יותר מצבע. זה המהות של מותג. אחד מהביטויים הויזואליים שלו, זה הצבע הכתום. אבל הוא עולם תוכן שלם, שנשען על המון רעיונות אחרים שבעצם מכילים את כל העולם הזה שנקרא – אורנג'.

ש: אבל בואי תאשרי, שנכון להיום, אני לא יודע מה תעשו בעתיד, הצבע המרכזי בפרסום הוא שחור, כתום, אולי לבן.

ת: בהחלט כן. צבע לוגו כתום ואנחנו משתמשים בכל הקטעים היותר פונטיים בשחור, כתום, לבן, אפור. לא פונטיים, ויזואלים." (פרוטוקול מיום 19.6.2008, בעמ' 18)

השימוש שעושה המתנגדת בפועל באמצעים מזהים אלה מפחית אף הוא את החשש שצרכן אשר ירכוש את מוצר המבקשת ואת שירותיה יטעה לחשוב שמקורם במתנגדת.

34. אשר על כן, הגעתי לכלל מסקנה כי הסימנים האמורים אינם דומים זה לזה דמיון מטעה.

ב. האם סימן המתנגדת הינו סימן מסחר מוכר היטב

35. המתנגדת טוענת כאמור, שהסימן "big talk" הינו סימן מסחר מוכר היטב שנרשם, ועל כן זוכה הוא להגנה אף מעבר להגדר הטובין והשירותים אשר לגביהם הוא רשום. הגדרתו של סימן מסחר מוכר היטב מצויה בסעיף 1 לפקודה וזו לשונה:

"סימן מסחר מוכר היטב" - סימן המוכר היטב בישראל כסימן שבבעלות אדם שהוא אזרח מדינה חברה, תושב קבוע בה או שיש לו בה מפעל עסקי תעשייתי פעיל, ואפילו הסימן אינו סימן מסחר רשום בישראל או אין משתמשים בו בישראל; לענין קביעתו של סימן מסחר כסימן מוכר היטב בישראל יילקחו בחשבון, בין השאר, המידה שבה הסימן מוכר בחוגי הציבור הנוגע לענין, והמידה שבה הוא מוכר כתוצאה ממאמצי השיווק;

סעיף 11(14) לפקודה קובע כדלקמן:






"11. סימנים אלה אינם כשירים לרישום:

...

(14) סימן שהוא זהה או דומה לסימן מסחר מוכר היטב שהוא סימן מסחר רשום, וזאת אף לגבי טובין שאינם מאותו הגדר, אם יש בסימן המבוקש לרישום כדי להצביע על קשר בין הטובין שלגביהם מבוקש הסימן לבין בעל הסימן הרשום, ובעל הסימן הרשום עלול להיפגע כתוצאה משימוש בסימן המבוקש."

סעיף 46א(ב) קובע את היקף ההגנה הניתן לסימן מסחר מוכר היטב שנרשם:

"סימן מסחר מוכר היטב, שהוא סימן מסחר רשום, יזכה את בעליו בשימוש ייחודי בסימן גם לענין טובין שאינם מאותו הגדר, אם השימוש בסימן על ידי מי שאינו בעליו עשוי להצביע על קשר בין הטובין האמורים לבין בעל הסימן הרשום, ובעל הסימן הרשום עלול להיפגע כתוצאה משימוש כאמור."

הנה כי כן, הדיון בשאלה אם סימן המתנגדת הוא סימן מוכר היטב אם לאו, הינה למעלה מן הצורך, מהטעם כי כבר קבעתי שהסימן המבוקש לרישום אינו "זהה או דומה" לסימן המתנגדת.

36. למען הסר כל ספק, אף שאיני נדרש להכרעה בנקודה זו, אני רואה לנכון להדגיש כי לא ניתן לקבוע מחומר הראיות שלפניי שסימן המתנגדת הינו סימן מוכר היטב בישראל. המבחנים לבחינת "מוכרותו" של הסימן פורטו בהרחבה בספרות ובפסיקה, וביניהם: מידת ההכרה של הסימן, היקף השימוש ומשך השימוש בו; היקף ומשך פרסום הסימן; מידת האופי המבחין האינהרנטי או הנרכש של הסימן; מידת הייחודיות (אקסקלוסיביות) של הסימן ואופי ומידת השימוש בסימן או בסימן דומה לו על ידי צדדים שלישיים; אופי הסחורות או השירותים וצינורות השיווק; הדרגה שבה המוניטין של הסימן מסמל איכות של הסחורות (ראו: החלטתו של כב' הפוסק י' אקסלרד (כתוארו אז) מיום 3.9.2003 בעניין התנגדות לרישום סימן מסחר "Pentax").

37. נוכח הפגיעה בתחרות ובחופש העיסוק, שהיא תוצאה של ההגנה הרחבה והמקיפה המוענקת לסימן מסחר מוכר היטב, נדרשת המתנגדת להביא ראיות בעלות משקל לכך שהסימן "big talk" רכש הכרה ומוניטין בעלי עוצמה רבה בקרב הציבור הרלוונטי בישראל. המתנגדת עושה שימוש בסימן האמור לגבי כרטיסי חיוג בלבד. כרטיסי החיוג מיועדים לפלח אוכלוסייה קטן ומוגדר, המורכב ברובו מעובדים זרים השוהים בארץ באופן זמני. ברי, כי הסקר שנערך לבקשת המתנגדת בקרב 500 בגירים בציבור היהודי, לא נערך בקרב הציבור הרלוונטי אשר משתמש בשירותי המתנגדת. עמדתי על קושי זה במהלך חקירתה החוזרת של הגב' סטייסי קוחלני:

"ת: ...הסקר הזה מייצג את האוכלוסייה בישובים יהודיים, וזה סקר שפורסם בעברית, אז זה מייצג אנשים דוברי עברית [..]

כב' הרשם: זה לא כולל עובדים זרים וכל שאר האנשים שהזכרנו?

ת: סביר להניח שלא, כי הסקר בוצע בקווי בזק, אז מי שאין לו קו בזק, הוא לא יכול להיות במדגם הזה, ודווקא זה האוכלוסייה [...] שאני מצפה שיהיה לה את המסלול הזה יותר.

כב' הרשם: אין להם קווי בזק?

ת: לא, העובדים הזרים – אין.

כב' הרשם: [...] האם זה נכון שאנחנו מצפים שדווקא עובדים זרים שאין להם קווי בזק, ויש להם בעיה בכלל בנגישות לטלפונים, יהיו המשתמשים העיקריים באותם כרטיסי חיוג? האם לאור כך שהדרך היחידה שלהם ליצור קשר היא בעזרת כרטיסי החיוג, במיוחד כאשר חלקם אינם חוקיים, זה נכון לומר שדווקא אוכלוסייה זו כלל לא מופיעה בסקר?

ת: נכון" (פרוטוקול מיום 19.6.2008, בעמ' 13)

38. סבורני כי גם תוצאות הסקר לכשעצמן אינן מלמדות על היותו של הסימן "סימן מוכר היטב" כהגדרתו בפקודה. קרוב לששים אחוזים מהאוכלוסייה לא שמעו על "big talk", וכעשרה אחוזים שמעו על הסימן, אך לא ידעו למה הוא מתייחס. גם כאשר נבחנה מודעות נעזרת מלאה לסימן, באמצעות הצגת השאלה: "ביג טוק הוא מסלול של חברת אורנג', במסגרתו קונים כרטיס חיוג ומטעינים אותו למכשיר הסלולרי. האם אתה מכיר או שמעת על מסלול זה?", השיבו כשישים אחוזים מהנשאלים בשלילה. לפיכך, מבלי לקבוע מסמרות, דומה כי הסימן "big talk" לא רכש מוניטין בקרב הציבור, במידה המצדיקה הכרה בו כסימן מסחר מוכר היטב (להרחבה בנושא ההגנה על סימן מסחר מוכר היטב שנרשם בישראל ראו החלטת בית המשפט העליון בע"א 9191/03 V& S Vin Spirt Aktiebolag נ' אבסולוט שוז בע"מ, נח(6) 869 (2004)).

סוף דבר

39. האמור לעיל מובילני למסקנה, כי בנסיבות העניין אין דמיון בין הסימן המבוקש "SmallTalk" לבין סימן המתנגדת "big talk" במידה העלולה להביא להטעיית לקוחות.



40. אי לכך, ההתנגדות נדחית והסימן המבוקש מאושר לרישום. המתנגדת תשלם למבקשת הוצאות הליך זה ושכר טרחת עורך דין בסכום כולל של 35,000 ש"ח.






לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177




נושאים רלוונטיים נוספים

  1. סימן מסחר גנרי

  2. סימן מסחרי מטעה

  3. סימן מסחר תלת מימדי

  4. סימן מסחר מוכר היטב

  5. הפרת סימן מסחר רשום

  6. דמיון בין סימני מסחר

  7. סימן מסחר אופי תיאורי

  8. סימני מסחר דומים

  9. תקנות סימני המסחר

  10. הפרת סימן מסחר לא רשום

  11. אופי מבחין - סימן מסחר

  12. סימן מסחר - אריזה

  13. דומיין - הפרת סימן מסחר

  14. סימן מסחר – בקבוק וודקה

  15. הפרת סימני מסחר באינטרנט

  16. סימן מסחר - תרופות

  17. פנקס כינויי מקור - מחיקה

  18. סעיף 41 לפקודת סימני מסחר

  19. חוזה מכר - הפרת סימן מסחר

  20. השוואה בין שני סימני מסחר

  21. ערעור על רישום סימן מסחרי

  22. סעיף 29 לפקודת סימני המסחר

  23. העתקה של רעיון - סימן מסחר

  24. סימן מסחר - שימוש שם של אדם

  25. החלטה בבקשה לרישום סימן מסחר

  26. סימן מסחר דומה עד כדי הטעייה

  27. סימן מסחר דומה במראה ובצליל ?

  28. סימני מסחר - משפט משווה

  29. הפרת סימן מסחר - תביעת פיצויים

  30. תפיסה של המכס - הפרת סימן מסחר

  31. שימוש בלתי מורשה בסימן המסחר ?

  32. דמיון בין סיומת של שם סימן מסחר

  33. דחיית התנגדות לרישום סימן מסחרי

  34. פקודת סימני מסחר נוסח חדש

  35. ערעור על החלטת פוסק - סימני מסחר

  36. רישום סימן מסחר תלת מימדי

  37. החלטה של רשם סימני המסחר - דוגמא

  38. פגיעה בזכות הקניין - הפרת סימן מסחר

  39. הפרה בוטה של סימני מסחר רשומים

  40. שימוש בסימן מסחר במשך שנים בלי רישום

  41. הפרת סימני מסחר - סמכות עניינית

  42. צו סימני המסחר אמנות נכסי תעשיה

  43. רישום אותו סימן מסחר ע"י שני אנשים שונים

  44. צירוף שתי מילים גנריות – רישום סימן מסחר

  45. קניית דומיין כדי למנוע שימוש ע"י חברה אחרת

  46. שומת הוצאות בתביעת הפרת סימן מסחר הרשום

  47. עיכוב הליכים בבקשה לביטול רישום סימן מסחר

  48. פוסק קניין רוחני - ערעור על החלטה של פוסק קניין רוחני

  49. שאלות ותשובות

רקע תחתון



שעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+



רקע תחתון