פסק דין השופטת ד' ברלינר: 1. האם צירוף מילים המורכב ממילים שכל אחת מהן בפני עצמה היא מילה מתארת או גנרית - יכול להירשם כסימן מסחר בר הגנה, או שמא אופין של המילים הנפרדות מכתיב את המסקנה גם באשר לצירוף. רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר (להלן: הרשם) סבר כי הגדרתן של המילים הנפרדות מכתיבה כי גם הצירוף יחשב מתאר שעל כן נעתר בתאריך 15.2.04 לבקשה לתקן את פנקס סימני המסחר על ידי מחיקת סימן מסחר מס' 96318 לפי סעיפים 38 ו-39 לפקודת סימני המסחר (נוסח חדש), תשל"ב- 1972 (להלן: הפקודה). על החלטתו הנ"ל של הרשם (להלן: ההחלטה) הערעור שבפנינו. עיקרי העובדות והשתלשלות ההליכים 2. חברת קופי טו גו (1997) בע"מ (להלן: המערערת) היא חברה ישראלית פרטית העוסקת בהפעלת עגלות דקורטיביות לממכר מוצרי קפה ומוצרים נלווים, וכן בהקמת בתי קפה ו"אספרסו בר" בכל רחבי הארץ. המערערת הינה הבעלים של הזכויות בסימן המסחר ""Coffee To Go (מעוצב) מסוג 42 המורכב מהמילים Coffee To Go מעוצבות ברקע אובלי ובאיור של ספל (להלן: הסימן). הסימן כולל הודעת הסתלקות מהזכות לשימוש ייחודי במילה "Coffee" ובדמות הספל, אלא בהרכב ובצורה המופיעים בסימן. ישראל שקד (להלן: המשיב) הינו הבעלים של בית קפה בשם "קול קפה" (Cool Cafe) החל משנת 1996. בשלט שתלה המשיב מעל בית הקפה שבבעלותו, נכתב מתחת לשם Cool Cafe- המילים Coffee To Go. בחודש אוקטובר 1998, הגישה המערערת תביעה לבית המשפט המחוזי בתל-אביב (ת.א. 2897/98) נגד המשיב ובה עתרה למתן צו המורה למשיב להוריד את השלט "Coffee To Go" מפתח בית הקפה, וכן לפסוק לה פיצויי נזיקין. בית המשפט המחוזי קיבל את עמדת המערערת בחלקה והורה למשיב להוריד את השלט ולהימנע מלעשות שימוש בצירוף המילים Coffee To Go. בעקבות החלטת בית המשפט הסיר המשיב משלט בית הקפה את המילה Coffee באופן שנותר שלט שלשונו "Cool Cafe To Go". המערערת פנתה שוב לבית המשפט המחוזי בבקשה על פי פקודת בזיון בית המשפט. בית המשפט קבע כי המשיב הפר את צו בית המשפט בכך שלא הסיר את המילים To Go מהשלט וקבע שבמונח"To Go" יש למערערת זכות שימוש ייחודית. בעקבות החלטה זו הגיש המשיב בקשה לרשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר (להלן: הרשם) למחיקת הסימן. לחילופין נתבקשה הגבלת היקף הזכויות בסימן באופן שיהיה כל אחד רשאי לעשות שימוש בצרוף המילים "To Go" ביחד עם המילה "Coffee". בהחלטתו, מיום 15.2.04, קבע הרשם כי הסימן אינו יכול להישאר רשום בפנקסי סימני המסחר אלא אם תינתן הודעת ויתור לגבי צמד המילים "To Go" וכן לגבי צירוף המילים Coffee"" עם המילים To Go"". מכאן הערעור שבפנינו. עיקרי ממצאיו של הרשם 4. בקבלו את הבקשה למחיקת הסימן קבע הרשם כדלקמן: א. המונח "To Go" הוא מונח מתאר. עיון במילונים אינטרנטיים שהם נגישים וזמינים לכל, מצביע על כך שהוא נמצא בשימוש לתיאור מוצר, אותו ניתן לקחת לדרך, כגון מזון ממסעדה או משקה. ב. מונח מתאר יכול שיהיה כשיר לרישום במקרים מיוחדים אם רכש לעצמו אופי מבחין. אולם "סימנים מתארים באופן מובהק צריכים להישאר בנחלת הכלל". בענייננו: אין צורך להכריע אם המונח "To Go" מתאר באופן מובהק את השירות שכן כשלעצמו אינו מונח בעל אופי מבחין וכך גם צירוף המילים "To Go" ביחד עם המילה "Coffee". ג. פרסומים באינטרנט הינם זמינים לציבור בכל העולם וגם בישראל, ויש בהם כדי להעיד כי המונח "To Go" הינו מונח שגור ומקובל במסחר ומקביל למונח "Take Away". ד. רק במקצת הפרסומים של המערערת מופיעות המילים "Coffee To Go". לא מדובר בשימוש הנמשך על פי שנים רבות (לכל היותר משנת 1994). המערערת לא הביאה ראיות בדבר היקף מכירות או היקף ההשקעה בפרסום, שמהם ניתן היה להסיק בדבר המאמץ שנעשה על מנת להחדיר את השימוש בצירוף המילים לתודעת הציבור. על כן, המערערת לא עמדה בנטל ההוכחה של אופי מבחין ומשמעות שנייה. ה. הסימן המעוצב הוא מטיבו ומטבעו בעל חזות ייחודית ובקשר לכך אין כל מחלוקת. ו. לפיכך, ניתן להותיר רישום הסימן המעוצב בלבד וזאת בתנאי שתינתן על ידי בעלת הסימן הודעת ויתור לגבי צמד המילים "To Go", וכן לגבי צירוף המילים Coffee עם To Go. זאת בנוסף להודעת הויתור לגבי המילה "Coffee" ואיור הספל הקיימים בסימן גם כיום. עיקר הטענות בערעור א. המונח "To Go" אינו מונח מתאר. המערערת מספקת כאמור גם מוצרים ושירותים נוספים שעל כן מדובר לכל היותר בסימן המרמז על חלק מן השירותים שנותנת המערערת תחת הסימן. ב. המונח To Go"" כשלעצמו הינו בעל אופי מבחין. צירוף המילים "To Go" עם המילה "Coffee" אף הוא בעל אופי מבחין. העובדה כי המערערת משתמשת בצירוף כחלק מהסימן המעוצב שלה אין בה כדי להעיד על העדר אופי מבחין בצירוף המילים כשלעצמו. ג. המונח "To Go" אינו מונח שגור ומקובל בתחום המסחר בישראל. ד. אין בקביעה כי המילה Coffee היא מילה גנרית ובקביעה שהמילה To Go הוא מונח מתאר כדי להוביל בהכרח למסקנה, שהצירוף של מילים אלה אף הוא מתאר. לא הוכח כי השירותים שנותנת המערערת הם שירותי Take Away של קפה. המערערת עוסקת במתן שירותים של בתי קפה ומוכרת תחת הסימן לא רק קפה אלא גם מוצרים נלווים רבים. ה. המערערת משתמשת בסימן מזה 12 שנים והיא מפעילה תחת הסימן למעלה מ- 40 נקודות לאספקת השירותים נשוא הסימן ועוד שלושה בתי קפה. הסימן מזוהה בעיני הציבור עם מוצרי הקפה והשירות שאותו היא מעניקה. ו. היקף המחזורים של המערערת הוא מיליוני דולרים בשנה. 90% מסכומים אלה נובעים ממכירות קפה והשאר ממוצרים נלווים. היקף עסקיה והראיות שהובאו על ידי של המערערת מצביעים על המאמץ שנעשה על מנת להחדיר את השימוש בצירוף המילים בתודעת הציבור. ז. אין כל עסק פעיל אשר עושה שימוש מסחרי בסימן ובוודאי לא עסקים מתחום המזון והקפה. ח. באשר לנטל הבאת הראיות ונטל השכנוע (נושא שלו יחסה המערערת חשיבות רבה) - לא היה מקום אליבא דהמערערת להעביר אל שכמה את נטל הבאת הראיות. מדובר בבקשה למחיקת רישום. המשיבה היא שטענה כי מדובר במונח שהפך לנחלת הכלל והוא מונח שגור, לפיכך עליה החובה להביא ראיות להוכחת טענה זו. ובאותו הקשר: כיון שמדובר בסימן שהיה רשום על שם המערערת שנים חזקה כי הוא סימן בעל אופי מבחין. לפיכך על המשיב לשכנע כי הסימן איבד את אופיו המבחין. ט. היבט נוסף בסוגית נטל הבאת הראיות והשכנוע: שגה הרשם כאשר קבע כי מדובר בעובדה בעלת אופי שלילי, שלצורך הוכחתה די בכמות פחותה של ראיות. אכן, על פני הדברים היסוד אותו יש להוכיח הוא כי הסימן "אינו בעל אופי מבחין", כאשר המילה אינו - מצביעה על עובדה בעלת אופי שלילי. בפועל, כך לטענת המערערת, לצורך הוכחת נתון זה "יש להוכיח אוסף של עובדות חיוביות כגון כי הסימן מקובל במסחר, בעל משמעות מתארת וכו'. שעל כן, אין זה יסוד שלילי. בנוסף: גם אם מדובר בעובדה שלילית - מדובר בעובדה שניתן להוכיחה באמצעים פשוטים ומשכך - אין מקום להסתפק בכמות מזערית של ראיות, ובכל מקרה המשיבה לא הביאה אפילו אותו מינימום של ראיות שיש שהן כדי להעביר את נטל הראיה. הכרעה 5. נראה לי כי צדק הרשם במסקנותיו, ויש אכן למחוק את סימן המסחר שמספרו 96318 Coffee To Go מפנקס סימני המסחר. 6. אלה הם, סעיפי הפקודה הרלוונטיים, שעליהם התבססה הבקשה: "38. תיקון הפנקס (א) בכפוף להוראות פקודה זו, מי שנפגע על ידי שתרשומת פלונית לא נרשמה בפנקס או נשמטה ממנו, או נרשמה בו בלי סיבה מספקת, או נשארה בו שלא כדין, או חלו בה טעות או פגם, רשאי להגיש בקשת תיקון, בדרך שנקבעה, לבית המשפט העליון, או תחילה לרשם, לפי בחירת המבקש. 39. מחיקת סימן (א) בקשה לפי סעיף 38 למחיקת סימן מסחר מהפנקס, מחמת שהסימן אינו כשר לרישום לפי סעיפים 7 עד 11 לפקודה, או מחמת שרישום הסימן יוצר התחרות בלתי הוגנת לגבי זכויותיו של המבקש בישראל, תוגש תוך חמש שנים מיום מתן תעודת הרישום לפי סעיף 28." 7. בהתאם לסעיפים אלה, השאלה המרכזית בה נדרש הרשם להכריע היא האם הסימן, כפי שנרשם, ללא הודעת הסתלקות מן הביטוי "To Go"- דהיינו: צירוף המילה Coffee"" לצמד המילים ""To Go- היה בשעתו, או עודנו כיום כשיר לרישום. הדגש הוא על כך שבקשת מחיקה יכולה להתבסס על הטענה כי הסימן לא היה כשר לרישום מלכתחילה, שהרי סעיף 39(א) מפנה לדרישות "הכשרות" המקוריות כפי שנקבעו בסעיפים 7 עד 11 לפקודה. המערערת טענה בהקשר זה כי "כבוד הרשם היה צריך להשתכנע בכך שהסימן איבד את אופיו המבחין ולא השתכנע בכך שיש לסימן אופי מבחין" (הדגש אינו במקור). ולא היא. סעיף 39 פותח את הדלת לבחינה מחדש האם הסימן כשר לרישום בהתחשב בהוראות סעיפים 7- 11 לפקודה. גם לגבי סימן שנרשם, ניתן לטעון כי הוא לא היה כשר לרישום מלכתחילה ולבקש על בסיס טענה זו- מחיקתו מהפנקס. בספרו סימני מסחר - דין פסיקה ומשפט משווה הוצאת פרלשטיין גנוסר (תשס"ה-2005) כותב המחבר ע' פרידמן: "... בקשה למחיקת סימן מסחר מפנקס סימני המסחר, יכולה להישען על כל עילה לפיה הסימן הרשום לא היה כשיר לרישום כסימן מסחר מלכתחילה על פי הוראת פקודת סימני המסחר... המבקש צריך להוכיח כי הסימן, אשר נמצא ככשר לרישום על ידי רשם סימני המסחר, איננו מסוג הסימנים הראויים והכשרים להירשם כסימני מסחר...". האפשרות כי מדובר בסימן שאיבד את אופיו המבחין עומדת כמובן גם היא על הפרק, אולם לא כאפשרות יחידה. בפועל - הטענה בענייננו נשענה על שתי האפשרויות גם יחד דהיינו: מלכתחילה לא עמד הסימן בדרישות סעיף 11(10) לפקודה. לחילופין מדובר במונח שהפך לנחלת הכלל, והוא איבד את אופיו המבחין (אם היה לו כזה). באופן כללי הטענה היא כי המדובר בסימן המתאר את השרות או המהות של הסחורה ("לקחת") ונועד לשרת את כל הסוחרים באותן סחורות. 8. זו לשונו של סעיף 11(10) לפקודה עליו נסמכה המשיבה מלכתחילה, ובדיעבד - החלטת הרשם. "11. סימנים שאינם כשרים לרישום סימנים אלה אינם כשרים לרישום: ... (10) סימן המורכב מספרות, אותיות או מלים, הנוהגות במסחר לציונם או לתיאורם של טובין או סוגי טובין או הנוגעות במישרין למהותם או לאיכותם, זולת אם הוא בעל אופי מבחין כמשמעותו בסעיפים 8(ב)או 9;" ע' פרידמן (בספרו הנ"ל) אומר בנושא זה : "בשל היותו סימן הפתוח לשימוש הכלל, אין למנוע ממתחרים עסקיים ומסחריים להשתמש בסימן מסוג זה לשם תיאור הטובין המוצעים על ידם לציבור הצרכנים, על ידי הענקת זכות שימוש בלעדי בסימן מסוג זה לסוחר פלוני... מילים המצביעות על טיבו של מוצר, כגון, "חלב", "ריבה" ו- "לחם", הינם סימנים שפתוחים לשימוש הכלל באופן טבעי, ואין לייחד זכות לשימוש בלעדי בהם לגורם מסויים" (עמ' 259). המלומד א.ח. זליגסון ז"ל הבהיר בספרו דיני סימני מסחר ודינים הקרובים להם, הוצאת שוקן, תשל"ג-1973, בעמ' 20 כי "מה פירוש סימן מתאר את טבע הטובין? בראש ובראשונה הכוונה היא לכינוי הסחורה או לשמה ולדוגמה: חמאה, שמן, גרב. השם המקובל על הטובין חייב להישאר חופשי לשימוש הציבור. הלכה זו חלה לא רק לגבי השם בעברית, אלא אף לגבי שם הסחורה בכל שפה אחרת, המובנת לפחות לחלק ניכר של האוכלוסיה". כיוון שבענייננו מדובר במילים בשפה האנגלית - יש חשיבות גם להשלמה זו. מכוח אותו היגיון אין מניעה כי סימנים שהוכרו בעבר כסימנים ייחודיים, יהפכו במרוצת הזמן לנחלת הכלל, ולא יהיו כשרים עוד לרישום המייחד את הסחורה נושאת הסימן (ראה: פרידמן, שם בעמ' 259-260) וכן בג"צ 450/80 סעד אלדין נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, פ"ד לה (2) 187 שם נקבע: "אכן מקובל עלינו, כי ראשון המשתמשים הוא המערער, ולו נקט פעולות רישום מיד לאחר מלחמת ששת הימים, עוד בטרם החלו המשיבות 2 ו-3 להשתמש בסימן דומה, היה בודאי זוכה ברישום סימנו. דא עקא, כי המערער השהה בקשתו ושעה שהוגשו הבקשות לרישום - והיו אלה דווקא הבקשות של המשיבות 2 ו-3 - לא היה כבר כל ייחוד בסימן האיילות, ומצב דברים זה נמשך והלך עד למועד החלטת הרשם עצמו. אין לכחד, כי תוצאה זו קשה היא לעותר, שהרי הוא היה ראשון המשתמשים בסימן האיילות בישראל. עם זאת, אין מנוס ממסקנה זו, המתבקשת מעקרונות היסוד של דיני סימני מסחר, אשר אחד מהם הוא ההגנה בפני הונאה והנאמנות לאמת. מקום שסימן, אשר הורתו ולידתו ושימושו הראשון הוא משל פלוני, הופך לנחלת הכלל, שוב אין השימוש באותו סימן על-ידי אחרים מטעה איש, ועל-כן אין יסוד להגן עליו". הטעם למניעת היחודיות במקרים אלה נעוץ ברצון לשמור על האיזון בין זכותו של פרט להגן על סימן בעל "סגולת אבחנה" ועידוד התחרות החופשית באורח המשרת למרב את קהל הצרכנים, לבין הפקעת יתר של סימנים מרשות הרבים, ומניעת הקנייתו של מונופולין, לבעל עסק. בע"א 3559/02 מועדון מנויי טוטו זהב בע"מ ואח' נ' המועצה להסדר ההימורים בספורט ואח', פ"ד נט(1) 873 נקבע כי: "כוחו של הרישום אצור בכך שהוא מקנה לבעל סימן המסחר את הזכות לעשות שימוש בלעדי בסימן, תוך שהוא מופקע - בהקשר המסחרי - מנחלת הכלל. לפיכך, כדי למנוע הפקעת יתר של סימנים מרשות הרבים וכדי לקיים את האיזון ההולם בין זכותו של בעל הסימן להגן על קניינו ועל המוניטין שרכש לבין האינטרס של הציבור לחופש עיסוק וחופש ביטוי, נדרשת מידת זהירות בתהליך אישור סימני מסחר ראויים לרישום". המחבר פרידמן אומר בהקשר זה: "ההיגיון הניצב בבסיס הוראת סעיף 11(10) לפקודת סימני המסחר הנו שסימן המתאר טיב, איכות או מהות של סחורה הנו סימן שנועד לשרת את כלל הסוחרים באותן סחורות. בשל היותו סימן הפתוח לשימוש הכלל, אין למנוע ממתחרים עסקיים ומסחריים להשתמש בסימן מסוג זה לשם תיאור הטובין המוצעים על ידם לציבור הצרכנים, על ידי הענקת זכות שימוש בלעדית בסימן מסוג זה לסוחר פלוני" (ע' פרידמן, לעיל, עמ' 259). 9. על רקע האמור לעיל - יש לבחון את הסימן שבמחלוקת כאשר הדגש הוא על כך שלא המילה Coffee בפני עצמה עומדת על הפרק, ואפילו לא המילים To Go אלא השילוב בין כל שלוש המילים גם יחד. השאלה היא האם שילוב זה הוא שילוב "מתאר" כמשמעותו בסעיף 11(10) הנ"ל. כאמצעי עזר, המהוה שלב בלבד בדרך לתשובה, ניתן לבחון את מרכיביו הנפרדים של הסימן, לענין התיאוריות שבהם. את תהליך הבחינה של המרכיבים הנפרדים בעניינו ניתן לצמצם למילים To Go שהרי ביחס לאופיה של המילה Coffee לא היתה מחלוקת. מדובר במילה גנרית, דומה במהותה לריבה או חלב שהוזכרו בדבריו של פרידמן לעיל. המערערת מעולם לא טענה לזכות כלשהי על מילה זו. לסימן צורפה מלכתחילה הודעת הסתלקות מהזכות לשימוש ייחודי במילה Coffee. לפיכך, נותר לבחון את המילים To Go- ומידת "התיאוריות" שבהן. הביטוי "To Go"- האם מתאר 10. לטענת המשיב, כאמור, המונח "To go" יחד או בנפרד מהמילה "Coffee" הוא בעל משמעות תיאורית כמשמעו בסעיף 11(10) לפקודה, שכן הוא מתאר אופי שירות. כך סבר גם הרשם, ודומני כי לא ניתן להגיע למסקנה אחרת. הביטוי "To Go" מתאר שירות, המאפשר "לקחת לדרך" את המוצר (כגון מזון ממסעדה או קפה) בהבדל מצריכתו במקום. כמוהו כ - "take away", "take out", "שלם וקח" וכיוצ"ב. יחודו של השירות בדרך כלל מתבטא באריזת הטובין באופן שיהיו מותאמים לנשיאה בדרך- אטימות, שמירה על חום/קור, יציבות בנסיעה וכיו"ב. על פי ה- Cambridge Dictionaries Online- Cambridge University press, : הגדרתו של הביטוי To Go הוא: To Go= If you ask for some food to at a restaurant, you want it wrapped up so that you can take it away with you instead of eating it in the restaurant. פרשנות ברורה מזו - קשה להעלות על הדעת. גם נפיצותו של הביטוי- אינה יכולה להיות שנויה במחלוקת של ממש. מדובר בביטוי שגור ומשמעותו ידועה ומוכרת היטב - בווודאי בחו"ל אך גם בישראל. עצם היותו של המונח בשפה האנגלית, או שגור בשוק המסחר בחו"ל - כפי שטוענת המערערת, אין בו כדי להסיק כי אינו שגור ומקובל במסחר גם בישראל, (וראה לענין זה הציטטה מספרו של זליגסון שהובאה לעיל בפסקה 8). קיימים מונחים תיאוריים "זרים" רבים מעין אלה שנטמעו בשפה העברית המדוברת, אף שהם בשפה האנגלית. לדוגמה הביטויים: "sale", "shopping", "stake", "well-done/medium/rare", "chips"", עד כדי כך הפכו לחלק מהשפה המדוברת שהמקבילה העברית להם, כמעט נסוגה לאחור. 13. משהכרענו בגורל החלקים - מה דינו של השלם Coffee To Go? דומני כי גם סוגיה זו אינה מעוררת התלבטות של ממש. לשלם במקרה זה אין אפקט סינרגטי. והוא אינו שונה מחלקיו. מדובר בשם תיאורי מובהק: קפה שאותו ניתן לקחת. בכך- אין עדיין תשובה לשאלה האם רכש הצירוף אופי מבחין (משמעות משנית) ובכך נעסוק בהמשך. בשלב זה הקביעה מצטמצמת לכך כי הצירוף כולו, נתפס בגדרו של סעיף 11(10). מדובר בתיאור של השירות שניתן ללקוח ביחס למוצר שמדובר בו. בע"א 5792/99 תקשורת וחינוך דתי-יהודי משפחה (1997) בע"מ - עיתון "משפחה" נ' אס. בי. סי פרסום, שיווק וקידום מכירות בע"מ - עיתון "משפחה טובה", פ"ד נ"ה(3) 933 (להלן: עניין משפחה) נאמר מפי כבוד השופט חשין: "צמצומה והגבלתה של הגנה הניתנת למילת תיאור או לשם שגור בשפה, נועדו, כמובן, למניעת הקנייתו של מונופולין לבעל עסק ולעידוד התחרות החופשית באורח המשרת למרב את קהל הצרכנים. המשפט לא יתיר לפלוני להפקיע מילה מן השפה לטובת עסקו, ומכאן זהירות-היתר שאנו מחויבים בה", בעמ' 947). טענתה של המערערת כי תחת שם זה היא מספקת גם מוצרים אחרים, מקומה במסגרת הדיון האם רכש השם אופי מבחין (וסוגיה זו כאמור תזכה לדיון נפרד). בהחלטה של רשם סימני המסחר מיום 4 בנובמבר 2003 בענין בקשה לרישום סימן המסחר מס' 151052 "חדשות הספורט", נקבע כי: "שמות גנריים כמו "כסא", "שולחן", הם מטבעם גם מתארים את המוצר. שמות גנריים יכולים להיות צמד של מילים מקובל כגון "כסא נדנדה", (איזה כסא? כסא נדנדה) "שולחן אוכל", (איזה שולחן? שולחן אוכל) והם כדברי השופט חשין (כמו בדוגמא "מנוע דיזל" שהביא בהחלטתו) לא יזכו כלל להגנה" (עמ' 5 להחלטה). לענייננו: Coffee To Go אינו שונה משולחן אוכל: "שולחן שעליו אוכלים", לעומת "קפה שאיתו הולכים". אין שום דבר ייחודי בצירוף שמאפיין שירות הכולל אריזת קפה לדרך שניתן על ידי פלוני, לעומת שירות מקביל הניתן על ידי אלמוני. 14. כדי להמחיש את חוסר הייחודיות, הגיש המשיב בין מוצגיו מוצרים הכוללים אף הם את המילים To Go אלא שהמילה הראשונה- היא שונה. וכך: "Knor To Go" ו- "Brita To Go" ההבדל המהותי בינם לבין הסימן הוא כי המילים "knor" ו"Brita" אינן מילים גנריות באופיין, שעל כן הן ברות הגנה. כיוון שכך - גם הצירוף הוא בר הגנה. סיכום ביניים: Coffee To Go הוא מונח מתאר, באופן מובהק, וככזה - רישומו כסימן נאסר מכוח סעיף 11(10) סיפא לפקודה. אפילו תאמר, כי מלכתחילה היתה חדשנות ומקוריות בצירוף הנ"ל, הנה ברבות הזמן הפך לביטוי מקובל, המתאר את השירות והטובין שמדובר בהם, כשהמסקנה היא אותה מסקנה. ע' פרידמן בספרו אומר בעמ' 259-260: "להשלמת התמונה העובדתית, ישנם סימנים שהחלו דרכם כסימנים ייחודיים וחדשניים, אך עם הזמן הפכו לסימנים המקובלים במסחר עד שהם נתפסים בשלב מאוחר כסימנים המתארים במישרין את סגולת הטובין. באופן זה, הסימנים "אספירין" עבור טבליות רפואיות ו-"זיפר" עבור רוכסן מכנסיים נחשבים כיום כסימנים המשרתים את כלל הסוחרים בענף הרלוונטי, על אף שהחלו דרכם כסימנים חדשניים פרי המעוף והמחשבה". לפיכך, הדרך היחידה שבה יוכל הסימן ל"שרוד" כסימן רשום היא אם יוכח כי הוא "בעל אופי מבחין כמשמעו בסעיף 8(ב) או (9)" (כאמור בסעיף 11(10) סיפא). 15. האם רכש הסימן אופי מבחין? סעיף 8 שאליו מפנה כאמור סעיף 11(10) אומר כדלקמן: "8. סימנים כשרים לרישום (א) אין סימן כשר לרישום כסימן מסחר אלא אם יש בו כדי להבחין בין הטובין של בעל הסימן לבין הטובין של אחרים (להלן - בעל אופי מבחין) . (ב) הרשם או בית המשפט הבאים לקבוע אם סימן מסחר המשמש למעשה הוא בעל אופי מבחין, רשאים לשקול עד כמה הפך השימוש למעשה את הסימן לבעל אופי מבחין בטובין שלגביהם נתבקש או נעשה הרישום." ההכרעה, כפי שניתן להבין מלשונו של סעיף 8(ב) היא הכרעה עובדתית בעליל וענינה, השימוש למעשה, ועד כמה מה שהוכח לגביו מצביע על כך שמדובר במוצר (או שירות) שאותו מזהה הציבור דווקא עם בעל הסימן הרשום. גם המערערת ערה לכך שמדובר בהכרעה עובדתית, ובתור שכזו ערכאת הערעור לא תמהר להתערב בה, שהרי מקובל עלינו בגדר מושכלות יסוד כי הכרעות עובדתיות ככלל, הן נחלתה של הערכאה הדיונית. שמא משום כך, שמה המערערת את הדגש על שאלת נטלי הבאת הראיות והשכנוע לרבות מעברם מצם לצד, ורואה בהן את "עיקר טעותו" של הרשם (סעיף 2 לסיכומי המערערת) שהרי אלו בבחינת שאלות משפטיות שבהן תעסוק ערכאת הערעור. 16. לפיכך, בפרוזדור, ועד שאני מגיעה לעסוק בשאלת האופי המבחין שרכש או לא רכש הסימן, יש לדון בנטל הראיה והשכנוע שהם "השביל הראייתי" דרכו יש לעבור כדי להגיע למסקנה בסוגיה, זו. כפי שצוין לעיל טענתה של המערערת היא כי קיימת חזקה שהסימן הוא בעל אופי מבחין "המשיב הוא זה שצריך לשכנע את הרשם ולהוכיח כי הסימן איבד את אופיו המבחין. כבוד הרשם היה צריך להשתכנע בכך שהסימן איבד את אופיו המבחין ולא להשתכנע בכך שיש לסימן אופי מבחין" (סעיף 22 להודעת הערעור). מדובר בנטל כבד של שכנוע ושל הבאת ראיות. בפועל, הרשם עצמו הגדיר את הראיות שהובאו על ידי המשיבה כראיות "פחותות" שעל כן, לא היה מקום להעברת נטל הראיה. מכל מקום, כך, לטענת המערערת גם אם עבר הנטל- היא הרימה אותו. 17. אין מחלוקת כי כאשר מדובר בבקשה למחיקת רישום- הנטל הראשוני מוטל על מבקש המחיקה. בבג"צ 144/85 קליל נ' רשם הפטנטים המדגמים ואח', פ"ד מב(1) 309 פסקה 5 נקבע כי: "הנטל להראות שסימן הינו כשר לרישום הוא על מבקש הרישום, אך הנטל להראות כי סימן שנרשם אינו כשר לרשום הוא על מבקש מחיקתו. רישומו של הסימן משמש ראיה לכאורה לתקופתו (ראה סעיף 64 של הפקודה) ולכן על המבקש לטעון אחרת נטל השכנוע..." אלא, שזוהי רק מחצית הדרך, שכן: "...כבכל ענין בו מוטל נטל השכנוע על צד זה או אחר, נטל הבאת הראיות עשוי לעבור מצד זה למשנהו. אם הצד שעליו נטל השכנוע הביא ראיה לכאורה שהרישום נעשה שלא כדין כי אז עובר הנטל למשנהו, בעניננו לבעל הסימן, לסתרה. אכן ספק, אם ישאר, לאור מכלול הראיות, יפעל לטובת בעל הסימן" (ההדגשה אינה במקור- ד.ב.). 18. לענייננו: המשיבה צריכה להתחיל בהבאת הראיות, אולם בניגוד לטענת המערערת, לאו דווקא ראיות שתצבענה על אובדן האופי המבחין. כפי שהוסבר לעיל- כל אחת מהעילות המנויות בסעיפים 7-11 יכולה להביא למחיקת הרישום. הרישום הקיים אינו ערובה לכך שהוכח כי הוא בעל אופי מבחין. המשיבה במקרה זה הביאה ראיות לכך שמדובר בשם מתאר הנתפס כאמור בגדרו של סעיף 11(10). לכמות הראיות שהביאה אין משמעות עצמאית ובלבד, שבסיום הבחינה הראשונית המסקנה המתחייבת היא כי הוכחה אחת העילות למניעת הרישום המפורטת בסעיפים 7-11. בשלב זה, עובר הנטל אל בעל הסימן להראות, כי אכן התקיים אופי מבחין שמצדיק השארת הרישום על כנו. על פני הדברים, זוהי אכן הצומת שבו עובר נטל הבאת הראיות (בהבדל מנטל השכנוע) מצד לצד. לפיכך בשלב זה אין משמעות להבחנה בין עובדה שלילית לעובדה חיובית. הנטל עבר משום שהוכחה העילה. האמור בבג"צ קליל שהובא לעיל תומך במסקנה שזוהי אכן הצומת: "אם הצד שעליו נטל השכנוע הביא ראיה לכאורה שהרישום נעשה שלא כדין כי אז עובר הנטל למשנהו, בעניננו לבעל הסימן, לסתרה". לאבחנה בין הוכחת עובדה בעלת אופי שלילי לעובדה בעלת אופי חיובי, יכולה להיות השלכה אם נרחיק מעט את הצומת ונקבע כי על מבקש המחיקה להוכיח גם, כי הסימן לא רכש אופי מבחין. לענין רכיב זה (כי הסימן לא רכש אופי מבחין) די בראיות בעלות עוצמה "מוחלשת" כדי להעביר את הנטל אל בעל הסימן (לא רכש). המערערת טענה כזכור כי חרף ניסוחו השלילי של הנתון אותו יש להוכיח, מדובר בעובדות חיוביות, ולא היא. המדובר בעובדה שלילית וכך יש לראותה: "עובדה בעלת אופי שלילי איננה מעבירה אפוא את הנטל העיקרי, נטל השכנוע, אך יש לה השפעה על הרמת הנטל המשני, נטל הבאת הראיות. הנושא בנטל השכנוע צריך לפתוח בהבאת ראיות לכאורה. אולם בגלל היות העובדה בעלת אופי שלילי- ולכן קשה להוכחה- יסתפק ביהמ"ש בכמות פחותה של ראיות להרמת נטל הבאת הראיות והעברתו אל הצד שכנגד. בדרך כלל, קל יותר לצד שכנגד להוכיח עובדה זו, היינו את האספקט החיובי שבטענה." (פרופ' א. הרנון, דיני ראיות (ירושלים תשל"ד) עמ' 203-204). ובאשר לכמות הראיות: "כמות זו יכולה שתהיה אף זעירה למדי" (ע"פ 204/57 היועץ המשפטי נ' אבו-חסין, פ"ד יב 800). כמות ראיות זו - הובאה על ידי המשיבה ולענין זה מקובלת עלי קביעתו העובדתית של הרשם. סיכום האמור עד כה באשר לסוגיית נטל הבאת הראיות יהיה איפוא כדלקמן: בין אם תאמר כי עצם הקביעה שמדובר בסימן מתאר די בה כדי להעביר את נטל הבאת הראיות, ובין אם תאמר כי על מבקש המחיקה להוכיח גם כי הסימן לא רכש אופי מבחין- צדק הרשם כאשר קבע שהנטל אכן עבר. הנטל שעבר - משקלו אינו מבוטל שכן ככל שהייחודיות העובדתית של שם מסחר קטנה יותר - היינו ככל ששם המסחר דומה לשם השגור בתחום- כך גדל משקל הראיות הנדרשות לשם ביסוס המובחנות לצורך רישומו כסימן מתאר" (ענין עיתון משפחה, בעמ' 946) וגם: "ככל שהסימן מתאר את הטובין בצורה ישירה וממשית יותר יידרש בעל הסימן להוכיח ברמה גבוהה יותר כי השימוש שנעשה בסימן הקנה לו סגולת אבחנה" (ע' פרידמן, לעיל, בעמ' 136). האם לסימן אופי מבחין? 19. לאחר השיטוט במחוזות נטלי הראיה והשכנוע הגענו לטרקלין: האופי המבחין (משמעות משנית) שקיים (או לא קיים) באשר לסימן Coffee To Go. מהו אותו אופי מבחין? "שהקהל מתחיל להכיר בהם [בסימנים או בשמות- מ' ח'] לא רק ככינוי או כתיאור אלא כסימן או שם המזהים את העסק או הטובין עם התובע. במילים אחרות, הם יכולים להיהפך לייחודיים במובן המשפטי... לשון אחר: משמעות "משנית" אין היא משנית בחשיבותה; נהפוך הוא: משמעות "משנית" משמעה משמעות ראשונית" בחשיבותה (עניין עיתון משפחה, בעמ' 946). וכן: "(1) It is not necessary for the secondary distinctive meaning to display entirely the primary descriptive meaning of a sign. However, when the sign is used in relation to the goods or services in question, the average consumer should understand the sign to denote origin. (2)… (3) The extent to which the secondary distinctive meaning must display the primary descriptive meaning to justify registration as a trade mark is a question of degree which will depend upon the degree of descriptiveness of the sign. The more descriptive the sign, the greater the extend to which primary descriptive meaning must be displaced" (Kerly's Law of Trade Markes and Trade Names, 14th ed., Sweet & Maxwell, 2005 pp. 195-196). לענייננו - מדובר ברמה תיאורית גבוהה שאינה מותירה מקום לדמיון ועל כן על ההוכחה לקיום המשמעות המשנית (האופי המבחין) להיות ברמה גבוהה שתתבטא בכך שרוב גדול יותר של ציבור אוכלוסייה שיזהה את הביטוי לפי משמעותו השנייה - הסימן Coffee To Go (וראה גם ע"א 3559/02, לעיל, בעמ' 890). 20. המשמעות השנייה של הסימן הנה איפוא ביטוי למידת ה"פופולאריות" לה זכה הסימן, פופלריות זו היא לעיתים פונקציה של מידת ההשקעה שהשקיע בעל הסימן ביצירת הקשר האינטואיטיבי שבין הסימן לבין הצרכן. מדובר בנתונים עובדתיים שאינם מסורים בלעדית לשיקול דעת בית המשפט בלבד אלא צריכים להיתמך בראיות. על המערערת להוכיח כי הציבור אכן מזהה את הסימן עם מוצרים או שירות המשווקים על ידה בלבד: "לצורך כך דרוש שימוש במידה כזו שהקונה בשוק יזהה סחורה המסומנת בסימן כסחורתו של בעל הסימן... ושקהל הלקוחות יזהה את הסחורה המסומנת עם תוצרתו של בעל הסימן. אין זה דרוש אומנם שהקהל ידע את שמו של בעל הסימן אך דרוש שהוא יתכוון לאותו מוצר שהוא למעשה המוצר שלו ושהסימן בא לאבחנו בתור שכזה. אם הקהל אדיש לגבי מקור המוצר שהוא קונה הרי שהסימן לא רכש את המשמעות השנייה." (בג"צ קליל פסקה 11). 21. מן הכלל אל הפרט - האם רכש הסימן של המערערת- Coffee To Go אופי מבחין מכח השימוש בו? שלושה תצהירים הוגשו מטעמה של המערערת. תצהירו של מר רון רוזנבלום, מנכ"ל ובעל מניות בחברת המערערת על נספחיו השונים לרבות העתקי פרוספקטים ופרסומים, רשימה חלקית מדגמית של עסקי המערערת ברחבי הארץ, העתקי כתבות עיתונים פרסומיות (נספח ב' לתיק המוצגים מטעם המערערת); תצהירו של מר סמי קפוני, ייבואן של פולי קפה אספרסו ומכונות קפה אספרסו (נספח ג'); תצהירו של מר מיכאל ריינר, יצרן קפה ויבואן של קפה גולמי ומוצרי לוואי לקפה (נספח ד'). מלבד תצהירים אלו ורשימת תפוצה על עסקיה, לא הובאו על ידי המערערת ראיות בדבר היקף מכירות או היקף ההשקעה בפרסום, שמהם ניתן היה להסיק על המאמץ שנעשה להחדרת השירות והמוצרים לשוק. המערערת גם לא נקטה בצעד המקובל להוכחת משמעות שנייה- עריכת סקר צרכנים שיכול היה להעיד כי הציבור מזהה עם המילים "Coffee To Go" עם מוצרי המערערת ושירותיה, ומבדיל בינה לבין אחרים. כדי להסיר כל ספק: סקר צרכנים אינו נדבך בלעדיו אין, וניתן להחליפו בראיות משכנעות אחרות, אולם במקרה הנוכחי- לא הומצאו ראיות שכאלה. 22. לאמור לעיל מצטרף נתון נוסף שיש לשקללו: המערערת אינה הגוף היחידי בארץ המספק "Coffee To Go"- קפה לדרך. קיימים אין ספור בתי קפה, דוכנים וקונדיטוריות המספקות שירות זהה לזה שמספקת המערערת. במצב כזה על הראיות לקיומו של אופי מבחין ורכישת משמעות שנייה, להיות בעלות עוצמה גבוהה יותר, שיכולה להתגבר על קיומם של כל מספקי השירות הזהה. המלומד Kerly בספרו Kerly's Law Of Trade, 11th ed. para. 8-40 p. 93 כתב: "The effect of section 9(3) is that the register, in considering an application to register a mark, must consider both its inherent adaptation (i.e. aptitude) to distinguish and also the extent to which it is shown by evidence (if there is such evidence) to be distinctive: so that if the mark is inherently ill adapted to distinguish the goods of any one tender (as, for instance, almost all word marks not falling under section 9(1)(C) or (D) are), he must balance the one against the other. בבקשה לרישום סימן מסחר מס' 150474 - "דואר רשום" מיום 12.1.04 נאמר: "גם אם קיימות חברות אחרות המספקות שירותים דומים של מסירת דברי דואר, הרי במשמעות הרגילה של שרותי דואר, אין גוף נוסף בארץ המספק אותם. במצב כזה, לראיות בדבר קיומו של אופי מבחין ורכישת משמעות שנייה, משמעות פחותה ביותר, שהרי למעשה אין עם מי להשוות את השימוש בסימן". (פסקה 13) מכלל לאו אתה שומע הן: מקום שקיימים עסקים המספקים שירות זהה, הראיות לקיומו של האופי המבחין, צריכות להיות משמעותיות ומשכנעות. 23. ועל כל אלה: "קיימים סימני מסחר אשר לא תועיל להם העובדה כי רכשו אופי מבחין. המדובר הוא בסימנים אשר מידת היותם מתארים היא כה רבה, עד אשר לא יהיה זה נכון לשלול מן הציבור את הזכות להשתמש בהם. ראה לענין זה בג"צ 144/85 קליל, תעשיות מתכת אל- ברזליות בע"מ נ' רשם הפטנטים המדגמים וסימני המסחר ואח', פ"ד מ"ב (1) 309, בעמ' 315:"... אך יש שלרכישת המשמעות השניה, אף שהוכחה, לא תועיל לרישום סימן, החסר כל אופי מבחין מטיבו, כדי שלא להקנות מונופול וכך לגזול מהציבור את זכות השימוש בו. הטעם הוא, שסימן משולל סגולת אבחנה צריך להישאר נחלת הכלל"". (בג"צ 296/86 PHILIP MORRIS INC נ' TOBACCO CO. LTD, פ"ד מא(1), 485 ,491-492). וכן: In extreme cases, the inherent unsuitability is so strong that no degree of distinctiveness in fact can counterbalance it, so that some words are totally unregistrable". נראה לי כי הביטוי Coffee To Go הוא אחד מהביטויים שלגביו גם הוכחת משמעות שניה לא תועיל לרישום סימן. כל הרעיון של סימן מסחר הוא יצירת זהות בין הסימן למוצר, עד כי הציבור בראותו את הסימן יקשר אותו מיד עם סחורה ממקור מסוים. "אך כאשר הביטוי משמש למטרה תועלתית כלשהי (A Functional Feature)... אפילו יש בו גם לזהות את מקור המוצר ואפילו היה התובע ההוגה הראשון של הרעיון לעשות בו שימוש" אין הוא כשר לרישום (בג"צ 144/85 קליל, לעיל, פסקה 10). הביטוי Coffee To Go הוא ביטוי פונקציונלי שאין לגזול מן הציבור את הזכות השימוש בו ועליו להישאר בנחלת הכלל. גם טענתה של המערערת כי היא מספקת שירותים נוספים תחת סימן המסחר Coffee To Go, אינה יכולה לשנות את התמונה, כל עוד לא הוכח כי הציבור מזהה את המילים (בהבדל מהסימן המאוייר המלא) דווקא עם המערערת. כאמור לעיל - גם הוכחה שכזו לא היתה "מנטרלת" את מטרתו "התועלתית" של צירוף המילים, ומשום כך ספק אם היתה מכשירה את הרישום, להספקת שירותים נוספים, ודאי אין השלכה על היבט זה של רישום סימן המסחר. סוף דבר 24. הביטוי "To Go", בין בנפרד ובין מאוחד עם המילה "Coffee" הוא בעל משמעות תיאורית. הביטוי שגור ומוכר כמתאר טובין וסחורה אותה ניתן לקחת לדרך (בדרך כלל ממסעדה) בשונה מצריכתה במקום. לא הוכח כי הביטוי "Coffee To Go" רכש אופי מבחין אשר יכשירו לרישום כסימן מסחר ייחודי, ומכל מקום מדובר כביטוי שאין להפקיעו מרשות הציבור. לפיכך, דינו של סימן מס' 96318 "Coffee To Go" (מעוצב) מסוג 42 להימחק כפי שקבע הרשם, אלא אם תמסור המערערת הודעת הסתלקות בכתב תוך 7 ימים מיום פרסום פסק הדין, אשר תתווסף להודעת ההסתלקות הקיימת, לגבי צמד המילים "To Go" וכן לגבי צירוף המילים "Coffee" עם "To Go". לאור האמור לעיל, אציע לחברי לדחות את הערעור. המערערת תשלם למשיב את הוצאות ההליך וכן שכר טרחת עו"ד בסך 20,000 ש"ח, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין, מהיום, ועד התשלום בפועל. ש ו פ ט ת המשנה לנשיאה א' ריבלין אני מסכים. המשנה לנשיאה השופט ס' ג'ובראן אני מסכים. ש ו פ ט הוחלט כאמור בפסק-דינה של השופטת ד' ברלינר. סימן מסחרי