רישום אותו סימן מסחר ע"י שני אנשים שונים


פסק דין

השופט (בדימ') י' טירקל:

הרקע

1. ALLERGAN, inc. - היא המשיבה מס' 2 (להלן - "אלרגן") - הגישה ביום 2.11.1994 בקשה לרשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר (להלן - "רשם הפטנטים"), לרשום את סימן המסחר "COMPLETE" (אותיות דפוס), מספר 95267, בסוג 5 לגבי "תכשירים לטיפול בעדשות מגע בצורת תמיסה או טבליות לחיטוי, לניקוי, להרטבה, להחזקה, להשריה, לאחסון ולשטיפה של עדשות מגע".


קונטקט לינסן (ישראל) בע"מ - היא המערערת (להלן - "קונטקט") - הגישה ביום 19.9.1995 בקשה לרשום את סימן המסחר "COMPLETE SYSTEM" (מעוצב), מספר 100851, בסוג 5 לגבי "תכשירים לעדשות מגע", כאשר התוספת "SYSTEM" מופיעה באותיות קטנות.


בשל הדמיון בין סימני המסחר ובין הטובין שהסימנים באו לסמן, החיל רשם הפטנטים על הבקשות את סעיף 29(א) לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב - 1972, (להלן - "הפקודה"):



"29(א) הגישו אנשים שונים בקשות נפרדות להירשם כבעלי סימני מסחר זהים או דומים עד כדי להטעות, לגבי אותם טובין או הגדר טובין והבקשה המאוחרת הוגשה לפני שקובלה הבקשה המוקדמת, רשאי הרשם שלא לקבל את הבקשות עד שייקבעו זכויותיהם בהסכמה שבא עליה אישור הרשם, ובאין הסכמה או אישור כאמור יחליט הרשם, מנימוקים שיירשמו, לגבי איזו בקשה יימשכו ההליכים לפי פקודה זו".


אלרגן וקונטקט הגישו את ראיותיהן ואלה נשמעו בפני רשם הפטנטים דאז, עו"ד משה גולדברג. כמו כן, הגישו סיכומי טענות בכתב. בטרם נתן רשם הפטנטים את החלטתו, סיים עו"ד משה גולדברג את תפקידו כרשם. אלרגן וקונטקט הסכימו כי ההחלטה תינתן על ידי רשם הפטנטים החדש, ד"ר מאיר נועם, על סמך החומר שהוגש.


החלטתו של רשם הפטנטים



2. בהחלטתו מיום 19.11.2003 לא דן רשם הפטנטים בשאלת כשרותם של הסימנים לרישום, ואף לא בשאלה אם ניתן אישור של משרד הבריאות לייבא את התכשיר על ידי קונטקט, מן הטעם ש"מערכת האישור ורישום סימני המסחר היא מערכת עצמאית ונפרדת לחלוטין שאינה תלויה באישור משרדים אחרים כגון משרד הבריאות". רשם הפטנטים דן בשאלה לאיזו מן הבקשות זכות עדיפה להשתמש בסימן המסחר לפי סעיף 29(א) לפקודה על פי המבחנים שנקבעו בפסיקה: תום ליבה של כל אחת מבעלות הדין בבחירת סימן המסחר שהיא מבקשת לרשום, מידת השימוש שעשתה כל אחת מהן בישראל בסימן המסחר שבו בחרה וכן מועדי הגשתן של הבקשות המתחרות לרישום.


3. רשם הפטנטים שוכנע כי אלרגן נהגה בתום לב בבחירתו של סימן המסחר וכן בהגשתה של הבקשה לרשום אותו. לעומת זאת, התעורר אצלו "בנסיבות העניין - - - יותר מספק" לגבי תום הלב של קונטקט בבחירת סימן המסחר. רשם הפטנטים סמך על ההלכה שלפיה "אין הכרח שהוכחת העתקה תבוא על ידי ראיות ישירות". עוד קבע רשם הפטנטים כי אין זה סביר שמנהלה של קונטקט, מר קיכלמכר, העוסק, לדבריו, למעלה מעשרים שנה בעיקר בייבוא של מוצרים בתחום האופטיקה, לא עקב אחרי פעילותן של חברות מתחרות, כולל פעילותה של אלרגן, שהיא חברה בעלת מוניטין בינלאומי רב. לפיכך קבע ש"קיימת אפשרות סבירה ביותר כי בעת שבחר מר קיכלמכר את שם המוצר שבו רצה לסחור בישראל, היתה לו יכולת ידיעה על כוונת השימוש או הגשת בקשת סימן המסחר של המבקשת 1 [אלרגן] באיטליה. במקרה כזה ניתן לראות בבחירת סימן זהה על ידי המבקשת 2 [קונטקט] משום חוסר תום לב". עוד קבע כי הספקות גוברים נוכח העובדה שקונטקט בחרה בשם לועזי דווקא למוצר שנועד לשיווק בשוק הישראלי, במיוחד כאשר משווק היצרן את המוצר בחוץ לארץ תחת שם מותג אחר. הם גוברים גם נוכח צירוף המקרים התמוה שלפיו עושה קונטקט שימוש בביטויים כגון "ALL WITH ONE" או "COMFORT" בצמוד לסימן המסחר, בדומה לשימוש שעושה אלרגן בביטויים אלה. לעניין זה הוסיף וקבע כי בעת שהגישה את בקשתה ידעה קונטקט, בעקבות מכתב ששלח בא כוחה של אלרגן, כי אלרגן הגישה את בקשתה כעשרה חודשים לפני שהגישה קונטקט את בקשתה.


רשם הפטנטים קבע כי אלרגן לא עשתה שימוש בסימן המסחר עד הגשתה של בקשתה. עוד קבע כי בטרם נדונה בקשתה הגישה אלרגן בקשה למשרד הבריאות לאשר את התכשיר, ומכירתו החלה בחודש דצמבר שנת 1995. לפי הצהרתה של אלרגן הופסקה מכירתו של התכשיר בישראל בשנת 1998 על מנת להשיק את הגרסה החדשה של התכשיר בשוק. רשם הפטנטים הוסיף וקבע כי היקף השימוש בסימן המסחר שהוכיחה אלרגן לא די בו כדי להכריע כי זכותה עדיפה לפי מבחן מידת השימוש. לעומת אלרגן, לא היתה מחלוקת לגבי קונטקט כי בראשית שנת 1995 לפחות עשתה שימוש בסימן המסחר; אף על פי כן, כך נקבע, לא עלה בידיה "לרכוש הכרה והוקרה בסימן המסחר ובכך לבסס את זכותה העדיפה בסימן - - - בהעדר היקף מוגדר של מכירות או פרסום, לא ניתן לקבוע כי המבקשת 2 [קונטקט] הצליחה לרכוש לעצמה מוניטין בקרב הציבור הישראלי עד למועד הגשת הבקשה או לאחריה".


לעניין מועדי הגשתן של הבקשות המתחרות קבע רשם הפטנטים כי למבחן זה משקל משני בהשוואה לשני המבחנים האחרים: תום הלב ומידת השימוש. אולם, משלא עלה בידי קונטקט, כאמור לעיל, להוכיח שימוש מסחרי רחב בסימן בישראל בטרם הגישה את בקשתה, ואילו אלרגן "הוכיחה באמצעות נתונים אודות היקפי מכירות ופרסום, שימוש ניכר בסימן המבוקש מחוץ למדינה, פעלה לרשום את הסימן במדינות רבות, ועשתה זאת לפני השקת המוצר תוך בחירת הסימן בתום לב, ראוי להביא בחשבון במאזן השיקולים את העובדה שהמבקשת 1 [אלרגן] הקדימה והגישה את בקשתה לרישום סימן המסחר למעלה מ 10 חודשים לפני המבקשת 2 [קונטקט]".


על פי מבחנים אלה הגיע, אפוא, רשם הפטנטים למסקנה כי זכותה של אלרגן בסימן המסחר עדיפה על זכותה של קונטקט.


4. רשם הפטנטים הוסיף ודן בשאלה אם להרשות רישום מקביל של סימני המסחר לפי סעיף 30(א) לפקודה:


"30(א) ראה הרשם שהיה שימוש מקביל בתום-לב, או שהיו נסיבות מיוחדות אחרות המצדיקות, לדעתו, רישומם של סימני מסחר זהים או דומים, לגבי אותם טובין או אותו הגדר טובין, על שמם של בעלים אחדים, רשאי הוא להרשות רישום כאמור בתנאים ובהגבלות שיראה לנכון או בלעדיהם".


בהחלטתו סירב רשם הפטנטים להרשות רישום מקביל. לדבריו, "מאחר ובנסיבות העניין התעורר ספק רב בתום ליבה של המבקשת 2 [קונטקט] בבחירת הסימן, לא ניתן לומר כי מתקיים שימוש בתום לב באותו סימן". כמו כן לא מצא כי מתקיימות "נסיבות מיוחדות אחרות" המצדיקות רישום מקביל, ואף קבע כי קיים חשש להטעייתו של הציבור בדבר מקור הטובין אם יאושר רישום מקביל, מן הטעם שמדובר בתכשירים זהים, קהל לקוחות זהה, וצינורות שיווק זהים.


לפיכך, הורה רשם הפטנטים על קיבול בקשתה של אלרגן לרישום ודחה את בקשתה של קונטקט. מכאן ערעורה של קונטקט.


השגותיהן של בעלות הדין



קונטקט



5. רשם הפטנטים נתן את החלטתו כשלוש שנים אחרי שהובאו הראיות לפני רשם הפטנטים הקודם, בלי שהיו לפניו עובדות מעודכנות שהיה בהן כדי להשפיע על תוצאות החלטתו. כך, לדוגמא, לא הובאה לידיעתו העובדה כי במהלך התקופה שחלפה הועברה הבעלות בבקשה לרשום את סימן המסחר מאלרגן ל-Advanced Medical Optics, inc - היא המשיבה 3 (להלן - "אמ"ו").


לטענתה של קונטקט גם טעה רשם הפטנטנים בכך שלא הביא בחשבון שיקוליו את העובדה שמכירת התכשיר של אלרגן בישראל הופסקה, לפי הודייתה, בסוף שנת 1998 ולא חודשה עד היום, וכי אלרגן לא השקיעה בפרסום סימן המסחר בישראל. מכאן, שלא היתה לאלרגן כוונה בתום לב להשתמש בסימן המסחר, וברור שלא נצבר מוניטין לסימן המסחר.


עוד טוענת קונטקט שהיא חברה ותיקה ובעלת מוניטין בענף האופטיקה והאופטומטריה וכי מאז נוסדה - בשנת 1979 - עוסקת היא בייבוא של עדשות מגע ותכשירים לטיפול בהן. לטענתה, הוכיחה כי רכשה זכויות בסימן המסחר, על ידי שימוש של ממש בו, לרבות שיווק רציף של תכשירים לעדשות מגע תחת סימן המסחר, החל בחודש דצמבר 1992 ועד היום, וכן פרסומם של התכשירים תחת סימן המסחר. לדעתה, יש לכך משקל נכבד לאור העובדה כי בחמש השנים האחרונות לא שיווקה אלרגן את מוצריה בישראל. לטענתה של קונטקט, לסימן המסחר שבמחלוקת אין מוניטין הקושר אותו בתודעת הצרכן לאלרגן או לאמ"ו, משום שציבור הלקוחות לא נחשף כלל לסימן המסחר שלהן.


קונטקט מוסיפה וטוענת כי בחרה בסימן המסחר בתום לב, וכי החלה להשתמש בו כשנתיים לפני שאלרגן החלה להשתמש בסימן המסחר בישראל. לפיכך אין לראות את השימוש שלה בו כניסיון ליהנות שלא כדין מן המוניטין הנטען של אלרגן, שלא הוכח. גם לא הוכח שקונטקט הכירה את סימן המסחר של אלרגן. יתר על כן, הוכח כי למשווקת הבלעדית של אלרגן בישראל היתה הכרות קודמת עם קונטקט וכי היתה מודעת היטב לשימוש שעשתה קונטקט בסימן המסחר מסוף שנת 1992. במצב דברים זה יש בהימנעותה של אלרגן במשך שנים מלהסב את תשומת לבה של קונטקט לכך שהיא טוענת לזכויות בסימן המסחר, משום חוסר תום לב. לטענתה, גם לא היה מקום להטיל עליה את נטל השכנוע להוכחת תום לבה. כמו כן לא הוכח שלאלרגן יש סימן מסחר רשום מחוץ לישראל, או כי מדובר ב"סימן מסחר מוכר היטב". מכל מקום, לא ניתן, לטענתה, לקבוע על פי היקפי מכירות ופרסום מחוץ לישראל, כי סימנה של אלרגן מוכר גם בישראל.


לטענתה של קונטקט, לא הובאו ראיות ישירות להוכחת הטענה שקונטקט העתיקה את סימן המסחר מאלרגן. מדובר במלה שגורה בשפה האנגלית המרמזת על טיבו של התכשיר, וסביר ששתי חברות עצמאיות הפועלות באותו תחום יבחרו בסימן מסחר זהה או דומה. לפיכך לא היה מקום להסתפק בראיות נסיבתיות להוכחת חוסר תום לב. זאת ועוד. דיני זכויות היוצרים נועדו להגן על היצירה המקורית, ואילו כאן ענייננו בשימוש ובמאפייני השימוש בסימן מסחר, שהוא מילה בשפה האנגלית בעלת משמעות מרמזת שאינה עולה כדי יצירה אמנותית או ספרותית מקורית. לכן טעה רשם הפטנטים בכך שיישם את ההלכות מתחום דיני זכויות היוצרים על הפרשה שלפנינו. דווקא בעידן הגלובליזציה, לא היה מקום לייחס משמעות מיוחדת לבחירת שם לועזי על ידי קונטקט. כמו כן אין משמעות לעובדה שקונטקט השתמשה בביטויים "ALL WITH ONE" ו/או "ALL IN ONE" בצד סימן המסחר, שבהם השתמשה גם אלרגן.


לטענת קונטקט הוכח כי ציבור הלקוחות בישראל לא נחשף כלל לסימן המסחר של אלרגן, אלא רק לסימנה של קונטקט, המשווקת תכשירים תחת סימן המסחר מאז שנת 1992, תוך השקעת אמצעים בפרסום ופיתוח מוניטין למוצר. לעומתה, הציגה אלרגן היקפי מכירות זניחים ונמוכים ביותר ולא הביאה כל ראיה לגבי מועד תחילת השימוש בסימן המסחר, היקפי השימוש והמוניטין שנצבר. בנסיבות אלה אין לייחס משקל לכך שאלרגן הקדימה והגישה את בקשתה לפני קונטקט.


לפיכך מבקשת קונטקט לבטל את החלטתו של רשם הפטנטים ולהורות לרשום את סימן המסחר על פי בקשתה. לחלופין, להורות לו לפתוח מחדש בהליכים לפי סעיף 29 (א) לפקודה, בין קונטקט לבין אמ"ו. לחלופי חלופין, מבקשת היא להורות על רישום מקביל של סימני המסחר לפי סעיף 30(א) לפקודה.


אלרגן ואמ"ו



6. אלרגן היא חברה אמריקאית שנוסדה בשנת 1948 ועוסקת, בין היתר, בפיתוח, בייצור ובמכירות של מוצרים אופטיים ואופתלמיים הכוללים עדשות מגע ותמיסות לטיפול בהן. לאלרגן מוניטין בינלאומי. מוצריה של אלרגן נמכרים בלמעלה ממאה מדינות. בישראל נמכרים מוצריה מאז שנת 1971. התכשיר שבו מדובר הושק על ידי אלרגן בחודש ינואר 1993 תחת סימן המסחר שרישומו התבקש. בשלהי שנת 1998 השיקה אלרגן בארצות הברית גרסה חדשה של התכשיר בשם "COMPLETE COMFORT PLUS", ומאז שיווקה אותו גם באירופה ובארצות אחרות. סימן המסחר "COMPLETE", או סימני מסחר הכוללים מלה זו, היו רשומים בחודש יולי שנת 2000 על שמה של אלרגן ב-77 מדינות, וכן הוגשו בקשות לרשום את סימן המסחר על שמה ב- 48 מדינות נוספות.


ביום 9.5.2002 חתמה אלרגן על כתב העברה של זכויותיה בבקשה לרישום שהגישה בישראל ובסימן המסחר גופו לאמ"ו, וזאת בגדר העברה של זכויותיה בסדרה ארוכה של בקשות וסימני מסחר מאלרגן לאמ"ו. רשם הפטנטים אישר את העברת הזכויות בהחלטתו מיום 22.7.2002 ובכך באה אמ"ו תחת אלרגן לכל דבר ועניין, לרבות השימוש בסימן המסחר ובמוניטין שלו שנצבר בו עד מועד ההעברה. יתרה מכך, בהחלטתו מיום 5.2.2004, דחה רשם הפטנטים את בקשה של קונטקט לעכב את ביצוע החלטתו הנזכרת מיום 19.11.2003, עד לבירור הערעור שהגישה קונטקט בבית משפט זה. רשם הפטנטים קבע כי עקב טעות טכנית "קלת ערך" ניתנה החלטתו לטובת אלרגן ולא לטובת אמ"ו, שאליה הועברה הבעלות בבקשתה של אלרגן לרשום את סימן המסחר. רשם הפטנטים סבר כי "עניין טכני פעוט זה" אין בו כדי להשפיע על ההחלטה בדבר עיכוב ההליכים וכן ציין כי אישור העברת הזכויות מאלרגן לאמ"ו לא הובא לידיעתו בשעה שכתב את החלטתו. לפיכך, אלרגן איננה צד נכון או דרוש בערעור ויש למוחקה. אמ"ו מוסיפה ומציינת כי קונטקט הגישה התנגדות לרשום את סימן המסחר על שמה של אמ"ו, וכי הליך זה עודנו תלוי ועומד בפני רשם הפטנטים.


לטענתה של אמ"ו, אימצה אלרגן את סימן המסחר בתום לב. את בקשתה לרשום את סימן המסחר הגישה בארצות הברית בחודש ינואר שנת 1992; ובאיטליה וכן בארצות נוספות - בחודש אפריל שנת 1992. מטענתה של קונטקט, כי החלה בהכנות להשתמש בסימן המסחר בחודש אוגוסט שנת 1992, עולה שהדבר היה אחרי שסימן המסחר אומץ על ידי אלרגן. סמיכות הזמנים ויתר הנסיבות שהוכחו הביאו, אפוא, את רשם הפטנטים למסקנה המוצדקת, כי קונטקט אימצה את סימן המסחר שלא בתום לב. אכן, תיתכן אפשרות תיאורטית של צירוף מקרים לגבי סימן מסחר מסוים, אך בפרשה שלפנינו מדובר בביטויים נוספים - "COMFORT" ו-"ALL IN ONE" -, שאף הם זהים לביטויים שבהם השתמשה אלרגן. גם אין זה מתקבל על הדעת שאימוץ של סימנים באותיות לועזיות ובשפה האנגלית, הזהים לאלה המשמשים לגבי התכשיר של אלרגן, שמרכזה בארצות הברית, נעשה בתום לב ובאופן עצמאי לגבי תכשיר המשווק רק בישראל.


אמ"ו מוסיפה וטוענת כי רשם הפטנטים היה רשאי לקבוע על סמך ראיות נסיבתיות שקונטקט פעלה שלא בתום לב. אשר לתוכנן של הראיות טוענת אמ"ו כי אלרגן הציגה פירוט מלא ומדויק של היקפי המכירות של תכשיריה בכלל ובתחום האופטיקה ומוצרי "COMPLETE" בפרט, וכן של דרכי הפרסום של התכשיר. לטענתה נטל הראיה בהליכים לפי סעיף 29(א) לפקודה מוטל על הצדדים באופן שווה, ולא היה פסול בכך שרשם הפטנטים הקיש מדיני זכויות היוצרים על דיני סימני המסחר.


יתרה מכך, קונטקט לא הוכיחה שימוש בסימן המסחר המקים לה זכויות כלשהן, לרבות רכישת מוניטין בו. אכן, היקף המכירות של התכשיר של אלרגן בישראל לא היה גדול, אולם, שלא כאלרגן, לא עלה בידי קונטקט להוכיח שימוש כלשהו. כמו כן, בדין ייחס רשם הפטנטים משקל לשימוש שעשתה אלרגן בסימן המסחר מחוץ לישראל, שהוכח על ידי היקף מכירות גדול של התכשיר והיקף גדול של הפרסום שלו. לפיכך, אפילו לא הוכח באופן חד משמעי כי סימן המסחר "מוכר היטב" בישראל, כהגדרת מושג זה בסעיף 1 לפקודה, הרי בוודאי שהוכח שהסימן היה ידוע ומפורסם בקרב הציבור בישראל.


אמ"ו טוענת עוד כי ידה על העליונה גם לפי המבחן של מועדי הגשת הבקשות מן הטעם שבקשתה של אלרגן הוגשה יותר מעשרה חודשים לפני שהגישה קונטקט את בקשתה. קונטקט גם לא הוכיחה, כאמור לעיל, את היקף השימוש שלה בסימן המסחר, ומכאן שלא הראתה כי בידה "זכות מיוחדת" שמקורה בשימוש קודם העולה על השימוש שנעשה על ידי אלרגן. לטענתה של אמ"ו, הגישה קונטקט את בקשתה שלא בתום לב במטרה להקים עמדת מיקוח מול אלרגן. הואיל וקונטקט לא הציגה נתונים בדבר היקף המכירות של התכשיר, אין להרהר אחרי טענתה של אלרגן כי נודע לה על התכשיר שמוכרת קונטקט רק אחרי שהגישה את הבקשה לרשום את סימן המסחר על שמה בישראל; וכי מיד משנודע לה הדבר שלחה מכתב התראה לקונטקט שבו דרשה להפסיק את שיווק התכשיר על ידיה.


לעניין טענתה של קונטקט בדבר "עובדות מעודכנות" שהיה על רשם הפטנטים לתת את דעתו עליהן טוענת אמו שהיה על קונטקט לבקש להתיר לה להביא ראיות נוספות בענין זה. כך גם לגבי טענותיה בדבר השימוש שעשתה בסימן המסחר ופרסומו על ידיה. מכל מקום, לדעתה של אמ"ו, הועלו טענות אלה באיחור ויש למוחקן.


דיון



7. הלכה פסוקה היא כי המבחנים שעל פיהם ניתנת ההחלטה לפי סעיף 29(א) לפקודה הם: תום ליבה של כל אחת מבעלות הדין בבחירת סימן המסחר שהיא מבקשת לרשום, מידת השימוש שעשתה כל אחת מהן בסימן המסחר שבו בחרה בישראל - עד מועד הגשתה של הבקשה לרישום וכן עד מועד הדיון בה - ומועדי הגשתן של הבקשות המתחרות לרישום. מבחן אחרון זה אינו אלא מבחן משני לשני המבחנים הקודמים, שהם, כזכור, תום הלב ומידת השימוש. להלן נעמוד על יישומם של מבחנים אלה על ידי רשם הפטנטים.


אשר למבחן תום הלב של כל אחת מבעלות הדין בבואה לבחור את סימנה היתה מסקנתו של רשם הפטנטים כי קונטקט נהגה שלא בתום לב. בענין זה דחה רשם הפטנטים את עדותו של מר קיכלמכר, מנהלה של קונטקט, שאותה לא שמע אך לא היתה סבירה בעיניו; עם זאת סמך על נסיבות אובייקטיביות שהעידו על חוסר תום ליבה: הדמיון הרב בין סימן המסחר של קונטקט לבין הסימן של אלרגן, שזכה למוניטין בינלאומי, ובחירתה של קונטקט בסימן מסחר הכתוב באותיות לועזיות דווקא, אף על פי שהוא מתייחס לתכשירים המיועדים לשיווק בישראל. כמו כן, סמך על כך שקונטקט עשתה שימוש בביטויים נוספים בצד סימן המסחר, שבהם השתמשה גם אלרגן. ממצאיו של רשם הפטנטים מעוגנים היטב בראיות ומסקנתו מושתתת כראוי על הממצאים ולא מצאתי מקום להתערב בכך (לעניין הבחירה בכיתוב לועזי דווקא, והדמיון לסימן מסחר אחר בעל מוניטין בינלאומי, כסממנים המעידים על חוסר תום לב בבחירת הסימן, ראו: בג"ץ 95/68 מתפרת הדרום בע"מ נ' The H. D. Lee Company ואח', פ"ד כב(2) 189, 192-191; בג"ץ 476/82 אורלוגד בע"מ נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר ואח', פ"ד לט(2) 148, 157; ע"א 2498/97 רובי בוס בע"מ נ' .HUGO BOSS A.G, פ"ד נב(5) 665, 670).


אשר למבחן מידת השימוש שעשתה כל אחת מבעלות הדין בסימנים המתחרים מצא רשם הפטנטים כי הכף נוטה לזכותה של אלרגן. את קביעתו השתית על ממצאיו בדבר מידת השימוש שעשתה כל אחת מבעלות הדין בסימן המסחר שאותו ביקשה לרשום, לרבות הממצא שלא עלה בידי קונטקט "לרכוש הכרה והוקרה בסימן המסחר". ממצאיו של רשם הפטנטים מעוגנים היטב בראיות ומסקנתו מושתתת כראוי על הממצאים ועל הגיונם של הדברים ואין מקום להתערב בכך (לעניין יישומו של מבחן השימוש בסימן המסחר ראו בג"ץ 77/60 רשם סימני המסחר נ' THOS. LEEMING & Co., Inc. NEW YORK , פ"ד יד(2) 1718, 1724; בג"ץ 90/70 Bacardi & Co.,Ltd. נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר ואח', פ"ד כה(2) 87, 92; לעניין "סימן מסחר מוכר היטב" ראו ע"א 8483/02 אלוניאל בע"מ נ' אריאל מקדונלד (לא פורסם); ע"א 9191/03 V & S Vin Spirt Aktiebolag ואח' נ' אבסולוט שוז בע"מ (לא פורסם)).


כאמור לעיל, המבחן של מועדי הגשתן של הבקשות הוא משני לשני המבחנים האחרים. עם זאת יש בעובדה שאלרגן הגישה את בקשתה כעשרה חודשים לפני שקונטקט הגישה את בקשתה, כדי לחזק את מסקנתו של רשם הפטנטים (על משקלו של מועד הגשת הבקשה ראו בג"ץ 77/60 רשם סימני המסחר נ' THOS. LEEMING & Co., Inc. NEW YORK , פ"ד יד(2) 1718, 1722; בג"ץ 90/70 Bacardi & Co.,Ltd. נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר ואח', פ"ד כה(2) 87, 91).


במצב דברים זה, לאור המשקל המצטבר של המסקנות האמורות, בדין קבע רשם הפטנטים כי זכותה של אלרגן להשתמש בסימן המסחר עדיפה על זכותה של קונטקט ובדין הורה על קיבול בקשתה של אלרגן לרישום ודחה את בקשתה של קונטקט.


8. כאמור לעיל, דן רשם הפטנטים גם בשאלה אם יש לרשום במקביל את שני הסימנים לפי סעיף 30(א) לפקודה וקבע שאין לעשות כן, מן הטעם שבחירתה של קונטקט בסימן המסחר שביקשה לרשום היתה שלא בתום לב. אכן, סעיף 30(א) לפקודה עניינו שימוש בסימן מסחר, להבדיל מבחירתו של הסימן, אולם בנסיבותיה של הפרשה שלפנינו אין לומר כי היה "שימוש מקביל בתום לב" בשני הסימנים, כאשר עצם הבחירה של סימן המסחר על ידי קונטקט היתה נגועה בפגם של חוסר תום לב (לעניין תום לב בשימוש מקביל ראו בג"ץ 53/54 אלפא חברה לקוסמטיקה בע"מ, חיפה נ' Societ Technique de Parfumerie F. Millot, S.A., Paris, פ"ד ט 121, 126; בג"ץ 95/68 מתפרת הדרום בע"מ נ' The H. D. Lee Company ואח', פ"ד כב(2) 189, 192). לא מצאתי מקום להתערב במסקנתו זאת ואף לא במסקנתו כי לא מתקיימות בענייננו "נסיבות מיוחדות אחרות" העשויות להצדיק רישום מקביל של שני הסימנים.


יודגש כי הדמיון הניכר בין סימני המסחר של כל אחת מבעלות הדין וכן העובדה ששניהם מתייחסים לאותו סוג של מוצרים מחזקים אף הם את מסקנתו של רשם הפטנטים כי רישום מקביל של שני הסימנים עלול לגרום להטעייתו של הציבור ויאפשר לקונטקט ליהנות שלא כדין מהמוניטין שצברה אלרגן והעבירה לאמ"ו. גם מטעם זה צדק רשם הפטנטים בהחלטתו (לעניין ההטעיה ראו, בין היתר, בג"ץ 476/82 אורלוגד בע"מ נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר ואח', פ"ד לט(2) 148, 158; ע"א 6181/96 יגאל קרדי נ' Company Limited & Bacardi, פ"ד נב(3) 276, 282; ע"א 2498/97 רובי בוס בע"מ נ' .HUGO BOSS A.G, פ"ד נב(5) 665, 671). אגב אורחא יוער כי ההכרעה בשאלה אם יש דמיון בין מוצרים היא עניין עובדתי המסור לערכאה הקובעת את העובדות. עם זאת רשאית ערכאת הערעור לחזור ולבחון את הדמיון לפי מראה עיניה ואף להתערב במסקנה של אותה ערכאה (ראו לעניין זה לגבי העוולה של גניבת עין ע"א 5689/94 ורגוס בע"מ נ' נגה הנדסה בע"מ, פ"ד נב(1) 521, 528-527). בחנתי, אפוא, גם אני את סימני המסחר נשוא המחלוקת שבפנינו ולפי מראה עיני מצאתי דמיון ניכר ביניהם.


9. בשולי הדברים, הערה לעניין טענתה של קונטקט כי אלרגן העבירה את זכויותיה בבקשה לרישום שהגישה בישראל ובסימן המסחר גופו לאמ"ו ולפיכך יש לבטל את החלטתו הנזכרת של רשם הפטנטים מיום 19.11.2003 שבה נקב בשמה של אלרגן. אכן, ביום 9.5.2002 חתמה אלרגן על כתב העברה של זכויותיה בבקשה לרישום שהגישה בישראל ובסימן המסחר גופו לאמ"ו, בגדר העברה של זכויותיה ב"עשרות סימני מסחר" מאלרגן לאמ"ו. רשם הפטנטים אישר את העברת הזכויות בהחלטתו מיום 22.7.2002 ובהחלטתו מיום 5.2.2004 קבע כי עקב טעות טכנית "קלת ערך" ניתנה החלטתו לזכותה של אלרגן ולא לזכותה של אמ"ו. גלוי לעין כי דברים אמורים בפליטת קולמוס של רשם הפטנטים, בכך שנקב בשמה של אלרגן במקום בשמה של אמ"ו, בשעה שהתכוון לאחרונה. טעות זאת תיקן בהחלטתו מיום 5.2.2004 ובכך העמיד את החלטתו מיום 19.11.2003 על מכונה. לפיכך גם דין טענה זאת להידחות.


סוף דבר



10. בדין פסק רשם הפטנטים על קיבול בקשתה של אלרגן - שהוחלפה באמ"ו -לרישום ודחה את בקשתה של קונטקט ובדין סירב להרשות רישום מקביל של הסימנים. לפיכך אני מציע כי אלרגן תימחק מן הערעור וכי ערעורה של קונטקט יידחה.
קונטקט תשלם לאמ"ו שכר טרחת עורך דין בסך 50,000 ש"ח.


ש ו פ ט (בדימ')



הנשיא א' ברק:


אני מסכים.


ה נ ש י א



השופטת א' חיות:


אני מסכימה.


ש ו פ ט ת



הוחלט כאמור בפסק דינו של השופט י' טירקל.





לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177




נושאים רלוונטיים נוספים

  1. סימן מסחר גנרי

  2. סימן מסחרי מטעה

  3. סימן מסחר תלת מימדי

  4. סימן מסחר מוכר היטב

  5. הפרת סימן מסחר רשום

  6. דמיון בין סימני מסחר

  7. סימן מסחר אופי תיאורי

  8. סימני מסחר דומים

  9. תקנות סימני המסחר

  10. הפרת סימן מסחר לא רשום

  11. אופי מבחין - סימן מסחר

  12. סימן מסחר - אריזה

  13. דומיין - הפרת סימן מסחר

  14. סימן מסחר – בקבוק וודקה

  15. הפרת סימני מסחר באינטרנט

  16. סימן מסחר - תרופות

  17. פנקס כינויי מקור - מחיקה

  18. סעיף 41 לפקודת סימני מסחר

  19. חוזה מכר - הפרת סימן מסחר

  20. השוואה בין שני סימני מסחר

  21. ערעור על רישום סימן מסחרי

  22. סעיף 29 לפקודת סימני המסחר

  23. העתקה של רעיון - סימן מסחר

  24. סימן מסחר - שימוש שם של אדם

  25. החלטה בבקשה לרישום סימן מסחר

  26. סימן מסחר דומה עד כדי הטעייה

  27. סימן מסחר דומה במראה ובצליל ?

  28. סימני מסחר - משפט משווה

  29. הפרת סימן מסחר - תביעת פיצויים

  30. תפיסה של המכס - הפרת סימן מסחר

  31. שימוש בלתי מורשה בסימן המסחר ?

  32. דמיון בין סיומת של שם סימן מסחר

  33. דחיית התנגדות לרישום סימן מסחרי

  34. פקודת סימני מסחר נוסח חדש

  35. ערעור על החלטת פוסק - סימני מסחר

  36. רישום סימן מסחר תלת מימדי

  37. החלטה של רשם סימני המסחר - דוגמא

  38. פגיעה בזכות הקניין - הפרת סימן מסחר

  39. הפרה בוטה של סימני מסחר רשומים

  40. שימוש בסימן מסחר במשך שנים בלי רישום

  41. הפרת סימני מסחר - סמכות עניינית

  42. צו סימני המסחר אמנות נכסי תעשיה

  43. רישום אותו סימן מסחר ע"י שני אנשים שונים

  44. צירוף שתי מילים גנריות – רישום סימן מסחר

  45. קניית דומיין כדי למנוע שימוש ע"י חברה אחרת

  46. שומת הוצאות בתביעת הפרת סימן מסחר הרשום

  47. עיכוב הליכים בבקשה לביטול רישום סימן מסחר

  48. פוסק קניין רוחני - ערעור על החלטה של פוסק קניין רוחני

  49. שאלות ותשובות

רקע תחתון



שעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+



רקע תחתון